在 Supernus Pharmaceuticals, Inc. v. Iancu案中，联邦巡回上诉法院裁定，当申请人"无法采取任何措施推进审查程序"时，美国专利商标局不得因"申请人延误"而扣除专利期限调整（PTA）。 争议的PTA扣除依据《联邦法规》第37编第1.703(c)(8)条，针对在继续审查请求（RCE）提交后递交的信息披露声明（IDS）而实施。但USPTO拟对其他PTA规则进行修订，以符合法院对《美国法典》第35编第154(b)(2)(C)条的解释。
家长教师协会规则修订建议
在2019年10月4日发布的《联邦公报》通知中，美国专利商标局（USPTO）将Supernus案解读为确立了"根据《美国法典》第35编第154(b)(2)(C)条进行专利期限调整的缩减，必须等同于申请人未采取合理努力完成申请审查程序的时长"。 USPTO承认"《联邦法规汇编》第37编第1.704条的多项规定明确了与相应后果相对应的缩减期限"。 "，而非如Supernus案判决所述的‘申请人未尽合理努力期间的起止时段’。” 因此，USPTO提议修订《联邦法规》第37编第1.704(c)(2)、(c)(3)、(c)(6)、(c)(9)及(c)(10)条，使其与Supernus案判决保持一致。
| 家长教师协会章程 | 当前语言 | 拟议语言 |
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§1.704(c)(2) 根据§1.314推迟颁发专利 |
调整期……应扣除自提交延期颁发请求之日起至专利颁发之日止的天数。 | 调整期……应扣除自提交延期授予请求之日起至下列日期中较早者止的天数：提交终止延期请求之日或专利授予之日。 |
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§1.704(c)(3)
申请的放弃或发行费的逾期支付 |
调整期……应扣除自放弃之日或应缴费日期之后起算，至下列较早日期止的日数：
(i) 恢复申请或接受逾期缴付发行费的决定的邮寄日期；或 |
调整期……应按天数缩短……自放弃之日或应缴申请费之日次日起算，至可受理的恢复申请……或接受逾期缴纳申请费的申请提交之日止。 |
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§ 1.704(c)(6)* 在根据《美国法典》第35编第132条发出的审查意见通知书或根据《美国法典》第35编第151条发出的准予通知书寄出前不足一个月提交初步修改或其他初步文件，且该文件需寄出补充审查意见通知书或准予通知书的情况。 |
调整期……应按下列较小值予以缩短： (i) 自原始审查意见通知书或准予通知书邮寄日期次日起至补充审查意见通知书或准予通知书邮寄日期止的天数；或 (ii) 四个月 |
调整期……应按以下天数予以缩短……自下列日期次日起算：根据《美国法典》第35编第111(a)条提交申请之日或根据《美国法典》第35编第371(b)条进入国家阶段之日起八个月后的日期，或 (f) 提交国际申请之日，并终止于初步修改或其他初步文件提交之日。 |
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§ 1.704(c)(9) 在专利审判与上诉委员会作出决定后提交修正案或其他文件， （不包括被指定为包含新驳回理由的决定……或根据§41.50作出的声明，或联邦法院的判决），在根据《美国法典》第35编第132条发出的审查意见通知书或根据《美国法典》第35编第151条发出的准予通知书（该通知书要求寄发补充审查意见通知书或补充准予通知书）寄出前不足一个月提交的， |
调整期……应按下列较短者予以缩短： (i) 自原始审查意见通知书或准予通知书邮寄日期次日起至补充审查意见通知书或准予通知书邮寄日期止的天数；或 (ii) 四个月 |
调整期……应按以下天数予以缩短：自[专利审判与上诉委员会]或……联邦法院作出决定之日次日起，至修正案或其他文件提交之日止。 |
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§ 1.704(c)(10)
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调整期……应减去下列较少者： (i) 自根据§1.312提交的修正案或其他文件提交之日起至根据§1.312提交的修正案或其他文件所作的审查意见通知书或通知的邮寄之日止的天数；或 (ii) 四个月 |
调整期……应扣除自准予通知邮寄次日起至根据第1.312条提交的修正案或其他文件提交日止的天数。 |
*根据§ 1.704(c)(6)条款的修订，该通知说明申请文件应在提交后8个月内达到可审查状态。
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不难看出，这些变化将对专利期限调整（PTA）的计算产生重大影响，尤其是在美国专利商标局（USPTO）对涉及37 CFR §§ 1.704(c)(2)、(c)(3)、(c)(6)、(c)(9)或(c)(10)条款的PTA扣除申请处理较长时间的情况下。 尽管拟议规则需待最终规则制定通知发布后方能生效（预计2020年实施）， 但对于涉及上述条款的申请，建议申请人在专利获批后立即标记相关申请以进行PTA审查。
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美国专利商标局将考虑截至2019年12月3日收到的书面意见。根据该通知规定，意见应通过电子邮件发送至[email protected]。
