根据美国专利商标局现行专利期限调整(PTA)规则,若申请人在申请日(或国家阶段开始日)后八个月内未能使申请达到"可审查状态",则在审查开始前可能因"申请人延误"而被扣除专利期限调整(PTA)。 该规则虽于2013年12月18日《专利法条约》修订时首次生效,但自美国专利商标局实施 Supernus相关PTA变更后,此类扣除案例显著增加。尽管该变更明确调整了初步修改相关的PTA规则,但申请人可能意外发现,修正序列列表错误同样可能导致PTA扣除。
“准备接受检查”规则
现行八个月"准备审查"规则载于《联邦法规汇编》第37卷第1.704(c)(13)条:
(13) 未在本节(f)款规定的期限内提交符合审查条件的申请 在八个月内 (以较早者为准)起八个月内提交符合审查条件的申请书,该申请书须依据《美国法典》第35编第111(a)条提交,或在国际申请中依据《美国法典》第35编第371(b)或(f)条启动国家阶段之日起八个月内提交。此种情形下,§ 1.703规定的调整期限应扣除相应天数 (如存在),该调整期自下列日期次日起算:1. 根据《美国法典》第35编第111(a)条提交申请之日满八个月之日2. 根据《美国法典》第35编第371(b)条或(f)条进入国家阶段之日(国际申请) (f) 根据国际申请提交的申请,该期间自本条(f)款定义的申请进入审查条件之日终止;
该规则大致参照了PTA规则,该规则 授予 当美国专利商标局根据《美国法典》第35编第132条发出首次审查意见通知书或授权通知书耗时超过14个月时,将授予PTA。尽管8个月与14个月之间存在较大差距,但美国专利商标局始终致力于缩短首次审查意见通知书的发出时间,不希望因申请文件未准备就绪而阻碍这些努力。
根据美国专利商标局(USPTO)的仪表板数据,当前首次审查意见通知书的平均处理周期("首次审查意见通知书处理周期")为16.9个月。
“准备接受审查”的要求
当前“准备接受审查”的要求载于《联邦法规汇编》第37卷第1.704(f)条:
(f) 根据《美国法典》第35编第111(a)条提交的申请,在满足下列条件时即具备审查条件:该申请包含说明书(含至少一项权利要求及摘要(§ 1.72(b))),且具备符合§ 1.52规定的文件、符合§ 1.84规定的图纸(如有), 根据§1.52(d)或§1.57(a)要求提供的英文译文, 符合§1.821至§1.825规定的序列列举(如适用)发明人宣誓书或声明书,或载有§1.63(b)规定信息的申请数据表,基本申请费(§1.16(a)或§1.16(c)),检索费(§1.16(k)或§1.16(m)), 审查费(§ 1.16(o) 或 § 1.16(q))、根据§ 1.57(a)要求提交的先前申请的任何经认证副本,以及根据§ 1.16(s)要求由本局收取的任何申请规模费。 国际申请在满足以下条件时进入审查阶段:该申请已进入§1.491(b)定义的国家阶段,包含至少一项权利要求和摘要的说明书(§1.72(b)),且具备符合§1.52要求的文件、符合§1.84要求的图纸(如有)、 符合§1.821至§1.825规定的序列列名(如适用)发明人宣誓书或声明书,或载有§1.63(b)规定信息的申请数据表,检索费(§1.492(b)),审查费(§1.492(c)),以及根据§1.492(j)规定由本局要求的任何申请规模费。
如高亮部分所示,完全符合要求的序列列表是"准备审查"的必要条件之一。
若在任何要求满足之前即发出审查意见通知书(或准予通知书),"准备审查"规则设有临时措施:
申请应被视为具备符合§1.52的文件、符合§1.84的图纸(如有)以及符合§1.821至§1.825的序列列表 (如适用)的文件要求,以修正文件、图纸或程序列表的最新答复(如有)的提交日期为准,该日期须早于根据《美国法典》第35编第132条发出的行动通知或根据《美国法典》第35编第151条发出的准予通知的邮寄日期,以较早者为准。
这意味着,如果美国专利商标局在首次审查意见通知书(或准予授权通知书)发出前未发现任何缺陷,申请人将 不会 因在审查意见通知书规定的初始期限内修正审查员指出的缺陷而被扣除专利期限调整(PTA)。
另一方面,若美国专利商标局(或申请人)发现任何缺陷,在8个月期限届满后进行修正可能导致因"申请人延误"而被扣除专利期限调整(PTA)。
序列列表错误可能导致您失去PTA资格
虽然美国专利商标局通常会就费用不足等问题及时发出通知(例如),但针对序列列表中的错误(例如"关于符合含有核苷酸序列和/或氨基酸序列披露的专利申请要求的合规通知"),该局发出通知可能需要一定时间。 现行专利期限调整(PTA)规则并未为申请人提供任何保护措施:当申请人确信已遵守序列列表规则,但提交材料中的技术性错误在八个月期限临近或已过、且首次审查意见通知书(或授权通知书)发出之前被发现时,其权利将受到影响。 即使申请人及时提交了完整的合规通知响应,仍可能被扣除从八个月截止日到响应提交日期间的PTA。
申请人若希望最大限度延长专利期限并减少专利权期限调整(PTA)扣除,应采取措施确保在八个月期限截止前充分提交任何必需的序列列表,并确保完全遵守所有序列列表规则。 美国专利商标局(USPTO)提供《实用指南》以协助遵守规则,并推出基于微软Windows系统的"序列列表检查器"软件,用于核查计算机可读序列列表是否符合格式与内容规范。 但需注意,即使通过序列列表检查器的测试,USPTO仍可能发现序列列表存在错误。因此,即便利用这些资源也未必能完全避免序列列表错误;不过,它们确实能降低因序列列表问题导致的PTA权益损失风险。