在 Sawstop Holding LLC诉Vidal案案中，联邦巡回上诉法院维持了美国专利商标局（USPTO）对专利期限调整（PTA）法规的解释，该解释限制了针对审查员驳回决定提起上诉所耗时间的PTA适用范围。该裁决可能导致专利审判与上诉委员会（PTAB）基于"新驳回理由"而"维持"上诉驳回决定的裁决面临更严格审查。 该判决还可能促使申请人调整上诉策略，以期在获得有利裁决时，至少能使部分权利要求获得专利性认定。
PTA章程
争议的PTA法规条款为《美国法典》第35编第154(b)(1)(C)条：
[如]因……导致原始专利的颁发延迟，
(iii) 专利审判与上诉委员会或联邦法院对以下案件进行的上诉审查：该专利系依据推翻不利专利性裁定的审查决定而授予。
专利期限应按程序、命令或复审（视具体情况而定）的每一天延长一天。
此类延迟的PTA被称为“C型”PTA。
地区法院认定，"该条款的明确表述规定了两个要求：一是必须推翻专利性不利裁定，二是经该上诉程序审查的申请必须因该推翻而获得专利。"将此解释适用于争议专利的审查历史后，地区法院裁定无需支付C类专利权延长期补偿金。
争议的起诉历史
Sawstop对两项专利授予的专利权人权利（PTA）提出异议，这两项专利各自都具有复杂的审查历史。
针对美国专利第9,522,476号，Sawstop公司就审查员以Lokey专利第7-9图以及Lokey专利第1-5图结合Fergle专利为依据，认定权利要求11显而易见而予以驳回的决定提出上诉。 专利审判与上诉委员会（Board）认同审查员"未作出初步事实认定以证明权利要求11存在显而易见的初步证据"，但认定"Lokey图7-9本身足以……结合Fergle使权利要求11显而易见"。 审查委员会并未撤销驳回决定，而是基于"新的驳回理由"予以"维持"。Sawstop公司为应对新驳回理由重新启动审查程序，提交了继续审查请求（RCE）及进一步修改方案，最终审查员核准了权利要求11（作为'476专利的权利要求1授予）。
美国专利商标局未就上诉期间授予‘476专利任何专利期限调整。 针对Sawstop公司提出的复议请求，USPTO解释称不予授予PTA的原因在于："该权利要求并非基于推翻专利性不利决定的复审裁决而授予"，因为"在专利审判与上诉委员会作出裁决后，该权利要求仍处于驳回状态"，且"专利仅在后续审查程序后才获颁发"。 如前所述，Sawstop公司曾就该PTA决定向地区法院提起诉讼，但地区法院在简易判决中支持了USPTO的立场。
针对美国专利第9,927,796号，Sawstop公司曾就审查员以预见性及临时显而易见性双重专利为由驳回权利要求1、以预见性驳回权利要求2提出上诉。 专利审判与上诉委员会维持了对权利要求1的两项驳回决定，但撤销了对权利要求2的驳回。Sawstop仅就权利要求1的预见性驳回向地区法院提出异议，地区法院随后撤销了该项驳回。联邦巡回法院判决书中解释道：
在发回重审时，专利局注意到该临时驳回决定涉及的双重专利问题尚未解决，并为Sawstop提供了两种获准方案：Sawstop可提交终局放弃声明，或撤销权利要求1并将权利要求2改写为独立权利要求。……Sawstop选择了后者。
在随后的美国专利商标局（USPTO）函件中，权利要求2获得核准。但Sawstop公司提交了重新审查请求（RCE），以推进经修改的权利要求2的审查程序，该修改版本在后续USPTO函件中获得核准。
美国专利商标局（USPTO）针对第796号专利授予了专利期限调整（PTA），以补偿其就权利要求2的驳回决定提起上诉所耗费的时间，但未就权利要求1的驳回决定授予PTA。如前所述，Sawstop公司在地区法院诉讼中对PTA裁决提出异议，但地区法院在简易判决中支持了USPTO的PTA授予决定。尽管地区法院推翻了 针对权利要求1的 因 未上诉的 显而易见性类型的重复专利驳回，该权利要求"在上诉前后均不具备可专利性"。
联邦巡回法院PTA裁决
联邦巡回上诉法院的判决由林恩法官撰写，纽曼法官和陈法官联署。
法院的分析首先援引了2021年联邦巡回法院在 Chudik诉Hirshfeld案案，该案裁定争议的专利期限延长法要求"专利问题须基于专利审判与上诉委员会推翻审查员非专利性裁决的决定，或基于法院推翻该委员会非专利性裁决的判决"。法院同时指出，"'推翻'通常意味着 撤销 "。法院援引Supernus制药公司诉Iancu案（ 联邦巡回法院2019年判决） 的表述，强调"C类调整适用于因...导致的 延误... 成功 上诉”所致的延误而设。”
（在Chudik案中，驳回决定从未提交至委员会，因为每当申请人提交上诉简报时，审查员都会重新启动审查程序。）
联邦巡回法院总体上认同地区法院对专利期限延长法案的解释，认为其符合该法案"明确无误的措辞"。因此，联邦巡回法院仅审查了案卷记录，以评估是否满足C类延迟的"两项要求"：
- 专利性否定决定是否被撤销？
- 该申请是否因该撤销决定而获得专利？
476号专利未能通过C类PTA测试的双重标准
关于'476专利，法院承认"专利审判与上诉委员会（Board）驳回了审查员驳回权利要求11的依据"，但重点在于该委员会认定权利要求11不具备可专利性，"尽管理由不同"。联邦巡回法院指出，对于C类专利期限延长（PTA）而言，关键在于"无论在上诉前还是上诉后，该权利要求均被认定不具备可专利性"。 为支持此项法律解释，联邦巡回法院判决书援引了其他未直接涉及C类PTA资格的裁决，但这些裁决在阐释PTA法规整体时曾提及C类延迟的适用性（即附带意见）。
联邦巡回法院同时认可了地区法院拒绝授予专利延期（PTA）的第二个理由——由于针对新的驳回理由所作的权利要求修改，该专利并非"因审查员驳回决定被撤销而获得授权"。 联邦巡回法院驳回了Sawstop公司"若非成功上诉则权利要求本不会获批"的主张。相反，联邦巡回法院将PTA法规解释为要求"至少一项'获批'的权利要求必须经过作出'复审决定'的委员会或地区法院的分析"。针对'476专利，法院指出：
如果最终提出的权利要求与审查中的权利要求在实质上存在差异，则不符合法定要求。
796号专利未能通过C类PTA测试的双重标准
关于796号专利，联邦巡回法院再次驳回了Sawstop基于单项驳回理由提出的抗辩，并重申《专利期限调整法》要求推翻的是"专利性不利裁定"，而非仅推翻单项驳回决定。 尽管地区法院撤销了针对权利要求1的现有技术驳回，但由于尚待处理的显而易见性类型的双重专利驳回，该权利要求在上诉后仍不具备可专利性。因此，C类专利期限调整测试的第一项条件未得到满足。
联邦巡回上诉法院同时认定，'796专利未能通过C类PTA测试的第二项要件，因为"已颁发的'796专利并未包含上诉所涉的权利要求1"。如前所述，Sawstop公司取消了权利要求1，并基于权利要求2获得了新的权利要求。
C型PTA的不完全疗法
在本案裁决中，联邦巡回法院并未顾虑其对专利期限延长法案的解释无法补偿申请人因上诉错误驳回决定而损失的全部专利期限。该法院未考量立法沿革或国会意图，直接驳回Sawstop公司提出的衡平法主张，称其"忽视了法案的明确表述"。但特定驳回决定难道不能被视为"不利的专利性裁定”？是否明确无误地表明国会意图：除非上诉成功 不利的专利性判定"？难道能明确无误地断言：除非上诉同时推翻了该权利要求项下的所有其他驳回理由，否则国会无意为成功推翻错误驳回的上诉授予专利期限延长？
联邦巡回法院援引Chudik案判决作为其无视公平原则的依据，该案中因审查员阻止了专利审判与上诉委员会的复审程序，导致C类PTA无法获得。但一个不公正的决定真的能成为另一个不公正决定的正当理由吗？
根据该裁决，要使C类PTA获得授权，仅推翻特定驳回理由尚不足够；必须确保上诉前不具备专利性的权利要求在上诉后具备专利性，且最终获准的权利要求与上诉权利要求在实质内容上不得存在差异。这表明申请人应在构建上诉策略时确保：即使仅推翻部分驳回理由，也应使至少部分权利要求获得授权。
