本文最初发表于 最初发表于 于2022年11月4日由Law 360发布,经授权转载。
自2014年美国最高法院作出爱丽丝公司诉CLS银行国际案判决以来,软件领域的专利权人在试图行使专利权时,面临着更严峻的专利适格性障碍,导致大量基于软件的发明专利被宣告无效。
在地区法院审理的专利侵权案件中,被控侵权方可依据《美国法典》第35编第101条,以专利涉及不可专利主题为由,提出规则12(b)(6)动议请求宣告专利无效。 联邦巡回上诉法院近期发布了一项具有先例效力的判决,可能为成功抗辩此类第12(b)(6)条动议打开更宽阔的空间。
本文探讨了联邦巡回法院在判决书中的推理过程,并为专利权人和从业者提供了若干关键要点,这些要点可作为应对专利适格性挑战的指导方针。
美国专利号9,432,452
在9月28日"合作娱乐公司诉集体技术公司 案"的裁决中,联邦巡回上诉法院推翻了加州北区联邦地区法院的判决。该地区法院此前以缺乏可专利性为由,依据《联邦规则》第12(b)(6)条动议宣告涉案美国专利第9,432,452号无效。
联邦巡回上诉法院并未就权利要求的可专利性作出裁决。相反,该法院认定权利要求所描述的发明概念至少具有合理可能性,因此权利要求具备可专利性的可能性至少是存在的。
联邦巡回上诉法院因此裁定,依据规则12(b)(6)动议以专利不具备可诉性为由驳回诉讼的裁决存在错误。该判决为专利起草人提供了指导,使其在诉讼中能够成功应对针对其专利可诉性的规则12(b)(6)动议。
'452专利涉及一种点对点(P2P)动态网络,用于向不同设备分发大型数据文件——例如视频和电子游戏。该专利描述的动态P2P网络中,内容分发独立于任何受控系统的静态网络之外,且由对等节点之间相互分发相同内容,而非由单一服务器向每个设备分发内容。
'452专利阐明,该创新流程相较于现有技术系统,具备可靠性提升、冗余增强及传输效率提高等技术优势。该专利明确指出,现有技术的视频流传输由内容分发网络控制。此类现有系统中的内容分发服务器会直接向不同设备分发内容。
地区法院依据美国最高法院提出的两步式爱丽丝测试标准,认定该专利主张不符合专利资格。在第一步测试中,法院认定该主张指向通过计算机网络向对等方准备和传输内容这一抽象概念。
在第二步中,地区法院将‘452专利的权利要求描述为“仅实现了通过通用计算机组件和常规技术在计算机网络上准备和传输数据这一抽象概念”。
由于地区法院认定‘452专利的权利要求在Alice测试的第一步和第二步中均不符合专利资格,故判定该权利要求不具备专利资格,并驳回了Cooperative公司提出的专利侵权诉讼请求。
在上诉中,合作社请求联邦巡回法院撤销下级法院的裁决,上诉焦点在于为抵御《联邦民事诉讼规则》第12(b)(6)条动议所必需满足的相对较低的合理性门槛。合作社主张,经修改的侵权诉状已合理指称'452专利的权利要求在Alice第二步中涉及创造性概念,因此不应依据第12(b)(6)条动议予以驳回。
具体而言,合作方在修订后的诉状中主张,权利要求中记载了两个创新概念:
- 一个动态的点对点网络,包含在预定时间内设计为消费相同内容的节点,且这些节点被配置为在内容分发网络之外进行通信;以及
- 在内容分段中使用跟踪路由。
联邦巡回法院支持合作公司的立场,撤销了地区法院的发回重审裁决。美国巡回法官金伯利·A·穆尔在意见书中指出:
至少,地区法院本应驳回驳回动议,因为合作社在诉状中关于权利要求及'452专利书面描述的指控,就权利要求1.1所涉动态P2P配置的创造性问题提出了具有合理可能性的事实争议。
联邦巡回法院指出,在将所有事实均有利于非动议方的情况下,链路跟踪分段构成一项创造性概念,这符合《联邦民事诉讼规则》第12(b)(6)条动议的要求。
联邦巡回上诉法院在审理中着重指出说明书中的措辞,该措辞明确说明:通过痕迹路由实现内容分段来传输P2P内容的技术方案未见于现有技术,正是该方案赋予了所主张发明所具备的技术优势。
联邦巡回上诉法院还援引审查员在准予授权理由陈述中的表述——该表述指出两项被指控的发明概念均未见于现有技术——作为裁定‘452号专利权利要求合理地阐述了发明概念的依据。
Kollective公司辩称,由于点对点网络和CDN属于常规技术,'452专利中的权利要求不具备创造性,但该主张未获采纳。联邦巡回上诉法院驳回了这一论点,指出:
这种论点偏离了重点——对计算机网络的有益改进均可获得专利保护,无论该网络是否由标准计算设备构成。
联邦巡回法院指出,Kollective并未主张诉状中所述的发明概念缺乏创造性。然而,联邦巡回法院似乎认为此类主张终将失败,其陈述如下:
本案记录载明了诉状及说明书中的具体指控,即该分段限制并非公知常识、常规操作或惯例,且"阐述了一种改进计算机网络功能的特定技术"。
影响
Cooperative诉Kollective案为专利权人和从业者提供了克服软件发明不具备专利资格挑战的指导原则。在法庭上维护专利资格的典型指导意见可能是:在权利要求中详细描述技术改进的实现方式,而非仅陈述该技术改进的抽象概念。
在此,联邦巡回上诉法院通过阐明在说明书中准确识别和描述相关现有技术的益处,为这一智慧提供了切题的指引。若专利起草人能在说明书中阐述所主张的发明相较现有技术的技术改进之处,并在权利要求中列举实现该技术改进的步骤或组件,该专利至少能对发明概念作出合理的陈述。 因此,此类专利在专利侵权诉讼中更可能经受住早期可专利性挑战。
法院在Cooperative诉Kollective案中的裁决可能表明,法院在《爱丽丝测试》第二步中对创造性概念分析的重视程度正发生转变。 关于专利适格性的裁决往往取决于法院是否认定权利要求指向抽象概念或仅描述应用。法院基于创新性概念分析认定权利要求适格的情况较为罕见。然而本案判决为专利如何凭借说明书内容及相对于现有技术的改进性描述,在适格性挑战中获得存续提供了范例。
随着对发明概念分析的关注度提高,专利权人可能更有信心认为其专利组合中的专利能够经受住可专利性挑战,且具有可执行性。
1援引伯克海默诉惠普公司案,881 F.3d 1370(联邦巡回上诉法院2018年判决)。