美国专利商标局发布关于申请人承认的现有技术使用的最新指南

美国专利商标局（USPTO）局长凯西·维达尔近日修改了专利审判与上诉委员会（PTAB）的一项裁决，以规范在当事人间复审（IPR）请求中使用申请人承认的现有技术（AAPA）的做法。所谓AAPA，是指申请人在专利申请中引述或描述的技术，例如将某项技术表述为"常规"或"公知"的技术。 近年来，随着联邦巡回法院相关裁决及USPTO自身指导意见的出台，专利挑战方在IPR请愿书中运用AAPA的做法已逐步演变。维达尔局长此次复核决定就以下问题提供了有益的澄清：何种情形下可将AAPA纳入IPR请愿书，以及PTAB应如何对其进行考量。

AAPA在知识产权请愿书中的使用演变

根据《美国法典》第35编第311条，知识产权复审请求的"依据"仅限于"由专利或印刷出版物构成的现有技术"。然而，美国专利协会（AAPA）是否可被纳入复审请求，以及专利审判与上诉委员会（PTAB）在多大程度上可考虑并依赖该协会的意见，仍属未决问题。

2020年，时任美国专利商标局局长伊安库发布指导意见，指出《美国专利申请指南》(AAPA)不属于《专利法》第311条规定的现有技术范畴，因此不能作为无效宣告请求的依据。¹然而， 专利审判与上诉委员会（PTAB）仍可将AAPA视为证明发明时本领域普通技术人员普遍知识的证据。²因此，虽然AAPA本身不能作为知识产权复审请愿的依据，但允许请愿书将AAPA与其他专利或印刷出版物结合使用。³

美国专利商标局的指导意见在高通诉苹果案的联邦巡回法院判决中基本得到采纳。⁴专利审判与上诉委员会认定，鉴于《美国专利法修正案》载于专利说明书（即被质疑专利），该修正案符合第311条所指的"专利或印刷出版物"定义。 上诉中，联邦巡回法院持异议，认为AAPA不属于专利或印刷出版物，因此不能构成专利复审请求中有效性挑战的依据。 但联邦巡回法院同时指出："作为专利权人对现有技术范围和内容的陈述，其为本领域技术人员在发明时的认知提供了事实依据……因此AAPA可在当事人间复审中以类似方式使用。"^⁵

2022年6月，美国专利商标局局长维达尔发布更新指南，规定当专利复审请求同时援引《美国专利法修正案》（AAPA）及一项或多项现有技术专利或印刷出版物时，该等承认内容不构成该理由的"依据"，必须由专利复审委员会在专利性分析中予以考量^。

SolarEdge案第一及第二终审书面裁决书及后续复核

在引发维达尔局长审查的本案中，索拉瑞奇科技有限公司（请求人）通过一项专利复审请求（IPR）对若干涉及太阳能技术的专利提出挑战。请求人部分依据了专利权人在说明书中描述的AAPA技术。 2021年，根据2020年美国专利商标局（USPTO）的指导意见，专利审判与上诉委员会（PTAB）首次作出最终书面裁决，认定该AAPA不适格作为请愿的"依据"或"基础"。值得注意的是，PTAB同时判定请愿人未能证明该AAPA在技术领域具有公认性，进一步排除了其作为审议依据的资格。

请求人申请了重审，2022年专利审判与上诉委员会（PTAB）发布了第二次最终书面裁决。基于高通案的后续裁决及2022年美国专利商标局（USPTO）更新的指导意见，PTAB推翻了先前裁决，转而认定只要AAPA不构成无效主张的"依据"，其可被允许纳入无效论证范围。⁷PTAB认定，当纳入无效性分析时，AAPA填补了其他引用的现有技术中的空白，并促使PTAB判定所有被挑战的权利要求无效。⁸专利权人试图辩称，由于PTAB先前已认定请求人未能证明AAPA在技术领域中确属"公知"，故AAPA不应被纳入考量。 但PTAB认定，由于专利权人自身未提出该主张，而是试图援引PTAB先前裁决，该主张已实质性放弃^。

专利权人请求对第二次最终书面裁决进行具有先例效力的意见小组复审，但维达尔局长却主动启动了复审程序。在裁决中，她认定专利审判与上诉委员会（PTAB）对现行2022年指导原则的适用，符合联邦巡回上诉法院在高通案中的裁决。

然而，维达尔主任的裁决同时推翻了专利审判与上诉委员会（PTAB）关于专利权人是否丧失了对AAPA是否具有公知性提出异议的权利这一问题的裁定。由于该问题已在PTAB首次书面裁决中主动提出，专利权人无需在回应请愿人重新审理请求时提出该论点。专利权人本应在重新审理期间获得提出该论点的机会。

收获

根据美国专利商标局现行指南，潜在专利挑战者似乎可援引AAPA作为专利复审请求的补充依据。然而，挑战者在依赖AAPA质疑专利时应保持克制，务必确保在请求书中明确识别并以公开的现有技术专利或文献作为每项质疑的主体依据。 当专利权人面临以AAPA为依据的IPR请愿时，除质疑AAPA是否确为特定挑战的主依据外，还应考虑提出反驳论点：该技术并非真正公知公认，与专利文件中的相关主张相悖，从而否定AAPA的适用性。