寻求通过专利保护获得商业外观保护的局限性
本文最初发表于 Law360 2023年8月15日，经授权在此转载。
精通知识产权管理的品牌所有者通常会结合使用商品装潢、商标和专利来保护其知识产权。
多种保护形式对企业追求产品专有权具有重要价值，但在同时寻求商业外观和专利保护时，需注意存在重要限制。
在美国，对于完全由功能决定的设计，其产品外观和包装设计（即商业外观）无法获得保护。若某项产品特征对物品的使用或目的至关重要，影响物品的成本或质量，或提供其他竞争优势，则该特征被视为功能性特征，无法作为商业外观获得保护。
涉及人体内或体表的产品品牌所有者——例如医疗植入物、可穿戴设备、鞋类及其他服装——若其商品装潢被认定具有功能性，则可能面临商标注册被撤销的风险。
对于这些类别的商品而言，这尤其值得关注，因为它们不仅具有品牌特有的风格化美学特征，还常配备多种旨在优化性能或贴合度的功能设计。
品牌所有者应确保此类特征与产品美学特征及来源识别特征相互独立，否则其商业外观或设计专利主张可能因功能性判定而受挫。这正是为何在初期就评估何种知识产权类型最适合此类创新领域至关重要的原因之一。
医疗髋关节植入物与粉红色
2022年12月， 美国专利商标局商标审判与上诉委员会在C5 Medical Werks LLC诉CeramTec GmbH案中，批准了C5 Medical Werks撤销CeramTec两项粉色外观设计注册的请求，该注册涉及髋关节植入物的粉色外观设计。¹
C5 Medical Werks主张，且商标审判与上诉委员会（TTAB）认同，粉红色是制造过程中使用氧化铬作为材料成分的功能性副产物。TTAB的裁决考虑了CeramTec已过期的实用新型专利披露的技术优势：使用氧化铬可改善髋关节植入物的机械性能，例如提升所需硬度和断裂韧性。
注册号 4319095
注册号 4319096
CeramTec的公开声明——包括产品广告、监管申报文件及技术文献——均着重强调了在制造过程中使用氧化铬的技术优势，并将氧化铬的使用与产品呈现的粉红色调直接关联。
美国专利商标局商标审判与上诉委员会认定，CeramTec公司“长期向相关市场宣传，由含氧化铬（使该化合物呈现粉红色）的陶瓷材料制成的髋关节置换组件在机械性能方面更具优势”。
商标审判与上诉委员会据此认定，粉红色属于功能性特征，因为该颜色是由添加某种化合物所致，而该化合物对产品功能具有促进作用。
制鞋商的下一步行动
鞋履制造商Timberland正等待美国第四巡回上诉法院的裁决。 美国第四巡回上诉法院 的裁决，该裁决将决定是否授予其标志性靴款设计在TBL Licensing诉Vidal案中的商业外观保护。3
Timberland申请序列号 86634819
Timberland声称消费者能通过其靴款设计的八项特定特征识别出独特来源：填充式靴口、双色多硬度鞋底、Vibram风格凸纹鞋底、沙漏形后跟稳定片、四重缝线工艺、U形鞋面缝线、六角形鞋眼孔以及圆润的鞋头设计。
在2022年12月的一项裁决中， 美国弗吉尼亚东区联邦地区法院4持不同意见，认为该靴子的设计具有功能性，因为该公司的实用专利保护了靴子的结构、舒适性、防水性和支撑性。Timberland 的广告还将所主张的商品装潢与靴子性能的具体改进联系起来。
Timberland主张5，地区法院本应对设计整体进行分析，而非将各元素单独审视。 国际商标协会 已就这些问题提交法律意见书支持Timberland；预计其他品牌所有者也将加入声援。⁶
C5医疗工厂与TBL许可诉讼案凸显了在产品开发初期制定整体知识产权战略的益处。研发、市场营销及法律团队应协同规划：哪些产品要素将通过商业外观、商标及专利获得保护，以及针对企业拟作为来源标识的产品特性，公开宣传中应如何表述与禁忌表述。
商业外观与专利保护的结合
商品装潢保护非功能性且具有显著性的产品设计特征。与商标或标识类似，商品装潢的目的是识别产品的来源。
企业已为产品的形状或颜色注册了商业外观——例如可口可乐瓶的沙漏形瓶身，以及蒂芙尼珠宝盒特有的知更鸟蛋蓝。
要充分获得商标注册的权益，商品装潢所有者必须证明消费者能够通过产品设计识别商品来源。与专利不同，商品装潢保护不受期限限制；只要所有者持续在商业活动中使用该产品，其保护效力便能永久延续。
适用于医疗和消费品的专利类型主要是实用新型专利和外观设计专利。实用新型专利可涵盖工艺、机器、制造品及组合物，而外观设计专利则保护产品的装饰性外观。
例如，实用新型专利可以保护维生素C精华液的配方，而外观设计专利则能保护该精华液包装的独特视觉外观。
为最大限度地保护知识产权，将商业外观与专利保护相结合可能更为有利。商业外观与外观设计专利可同时存在，并提供不同的保护期限和保护范围。
商品装潢为产品设计、色彩或包装的整体外观和感觉提供可能无限期的保护，而美国外观设计专利则为物品的装饰性外观提供自授权之日起15年的保护。
若产品已公开或销售超过一年，则无法提交美国外观设计专利申请。与商业外观注册不同，美国外观设计专利申请通常在授予前保持保密状态，这使得品牌方能在产品上市前尽早寻求保护。
相比之下，当产品首次上市时，要获得产品设计的商业外观注册更为困难，因为需要证明其具有"次要含义"，而这种含义通常需要产品在市场上销售至少五年后才能确立。
一种选择是在产品生命周期早期申请外观设计专利注册，待产品上市数年后再寻求商业外观注册——此时更容易获取次要含义的证据。
例如，耐克公司拥有众多鞋款设计的商业外观和设计专利⁷，并已对多家鞋类竞争对手提起多起侵权诉讼。耐克持有Dunk鞋款轮廓（注册号3,711,305）和鞋底（注册号3,721,064）的商业外观注册。
耐克还为Nike Dunk Flyknit鞋款的外底获得了设计专利（美国专利号D804,158），并为Nike Flyknit鞋面制造方法获得了实用新型专利（美国专利号8,266,749）。在2022年4月"耐克公司诉La La Land Prod. & Design案"的裁决中， 美国加利福尼亚中区联邦地区法院 对La La Land Design公司实施了永久禁令，禁止其继续生产侵犯耐克Dunk鞋款设计权的产品。⁸
寻求商业外观和实用新型专利保护时的功能性考量
在同时寻求商品装潢和专利保护时，品牌所有者应在提交申请前评估产品的功能性特征，并分析其具体特性与用途。若产品设计主要或完全由功能性考量决定，通常不适合作为商品装潢的保护对象；而提前评估功能性可避免后期产生额外成本或面临无效风险。
若产品设计对产品的功能或制造具有实用价值，所有者应考虑申请专利保护。然而，获得实用新型专利可能会阻碍后续获得商业外观保护，因为产品设计将被推定为具有功能性。C5 Medical Werks公司正面临这一挑战。
事实上，美国专利商标局（USPTO）用于判定商业外观是否具有功能性的测试分析包括：
- 存在一项有效或已失效的实用新型专利，该专利揭示了注册主题事项的实用性优势；
- 注册人宣传该主题事项实用性优势的广告；
- 替代设计的可用性；以及
- 无论该主题内容源于相对简单或低成本的制造方法。9
当需要同时获得商业外观和专利保护时，应评估任何专利申请的内容对其关联商业外观申请的影响。
品牌所有者在专利申请中的描述至关重要：如前所述，在C5 Medical Werks案中，商标审判与上诉委员会（TTAB）除其他因素外，还考量了专利中宣称该技术功能优势的陈述。
同时运用商业外观和专利保护，可使品牌所有者——包括那些产品将被穿戴或置于人体内的品牌——通过现有知识产权工具实现最大程度的保护。
如上述案例所示，在提交商品装潢申请之前，尽早评估此类产品的功能性方面至关重要。
编者按：亚历山大·利德曼，乔治华盛顿大学法学院法律系学生，为本文提供了学术支持。他曾在富乐律师事务所担任暑期实习律师。 乔治华盛顿大学法学院的亚历山大·利德曼为本文提供了协助。他曾在福里律师事务所担任暑期实习律师。
披露： Foley & Lardner 系国际商标协会作为法庭之友提交的法律意见书的代理律师，该意见书涉及TBL Licensing LLC诉Vidal案。
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1 C5 Medical Werks有限责任公司诉CeramTec GmbH公司，撤销案号92058781和92058796，第95页（2022年12月6日）
2同上，第95页。
3TBL Licensing有限责任公司诉维达尔案，案号23-1150（第四巡回上诉法院，2023年）。
4 TBL Licensing有限责任公司诉维达尔案，案号：1:21CV681（弗吉尼亚东区联邦地区法院，2022年）。
5原告-上诉人开庭陈述书，TBL Licensing, LLC 诉 Vidal 一案，案号 23-1150（第四巡回上诉法院，2023年）。
6.国际商标协会（INTA）法庭之友意见书，TBL Licensing LLC诉Vidal案，案号23-1150（第四巡回上诉法院，2023年）。Foley & Lardner律师事务所担任本案INTA法庭之友的法律顾问。
8 耐克公司诉La La Land制作与设计公司案案，2:21-cv-00443-MCS-PVC（加州中区法院，2022年4月20日）。
9 关于莫顿-诺维奇产品公司案，671 F.2d 1332（联邦巡回上诉法院 1982年）。
