在最近一项涉及专利期限调整(PTA)与显而易见型双重专利(OTDP)复杂交互作用的裁决中,联邦巡回法院判定:对于获得PTA的先申请先授权母专利,不得因后续申请、后期授权且因未获PTA而提前失效的子专利而以OTDP为由宣告其无效。 该裁决实质上允许先申请先授权的母专利享有其PTA调整的权益。
被挑战的专利源自该专利家族中首份非临时专利申请,并获得了超过1000天的专利权期限调整(PTA)。 作为OTDP参考专利主张的专利,源自被挑战专利授权后提交的子申请。这些子专利通过中间子申请主张优先权,但未获得任何PTA。因此,该专利家族呈现出并不罕见的特殊情形:仅首项专利获得PTA,导致其到期日晚于其子专利。
联邦巡回法院的裁决(由审理Cellect案的同一合议庭作出)回顾了先前关于专利保护期(PTA)与专利权期限延长(OTDP)相互作用的判决,使读者清楚认识到该问题相当复杂。
- 在吉列德案中,基于另一项优先权主张而获得的、申请在后但授权在先的专利,因存在一项申请在先、授权在后且到期日更早的专利,被认定在OTDP技术领域无效。
- 在Cellect案中,争议专利因下列三项专利而对OTDP无效:(i)一项更早申请、更早授权的专利;(ii)一项更晚申请、更早授权的专利;以及(iii)一项更晚申请、更晚授权的专利。
在艾尔建案中,联邦巡回上诉法院裁定:
一项先申请、先授权、后期失效的权利要求,不能因一项后申请、后授权、前期失效且具有共同优先权日的参考权利要求而被宣告无效。
在作出此项决定时,该意见指出:
356专利到期时间较晚的事实在此无关紧要,因为它 并非同一发明申请的后期、后期到期的同项发明专利。作为该专利家族中最早提交申请、最早获批的专利,它确立了所主张主题及其任何可专利的细微变体所享有的最高排他期。
为免有人因试图厘清联邦巡回法院关于OTDP/PTA判例法的基本事实而辗转难眠,本意见援引"当事人陈述原则",仅考量联邦巡回法院既往判决如何解决当事人提出的具体"争议焦点"。 因此,意见书阐明:Cellect案确立了"在评估已获PTA的专利有效期时,相关到期日应为包含PTA的到期日——而非从优先权日起算20年的原始到期日"的规则,但"并未涉及,更遑论解决……在何种情形下权利要求可作为有效过期日期参考依据的问题。"
因此,尽管艾尔建明确主张"优先权日相同的后申请、后授权、更早到期的引证权利要求不能使先申请、先授权、后期到期的权利要求失效",但相关方在将该裁决推及不同OTDP/PTA情境时仍需谨慎。