在近期审理的Lashify公司诉美国国际贸易委员会案中,联邦巡回上诉法院为专利权人开辟了新路径,允许其将更广泛的国内投资类别纳入考量,以满足《美国法典》第337(a)(3)(B)条规定的国内产业经济要件。上诉案号2023-1245,判决书(2025年3月5日)。 此前未被纳入考量范围的产后活动——如销售、营销、仓储、质量控制及分销——现可作为国内产业投资纳入考量,以确立第337(a)(3)(B)条所指的国内产业。此举显著偏离了国际贸易委员会(ITC)的既有判例,或将引发更多针对外国制造产品的ITC调查。
国际贸易委员会(ITC)实践的独特之处在于,申诉方必须证明国内产业的存在,方能获得梦寐以求的排除令。该要求包含两个方面:技术方面要求申诉方证明其实施了争议专利;经济方面则要求申诉方针对专利保护的物品证明:(A) 对厂房和设备进行了重大投资; (B) 劳动力或资本的重大投入;或(C) 工程、研发或许可等商业化活动中的实质性投资。参见《美国法典》第19编第1337(a)(3)条。联邦巡回法院在Lashify案中的裁决即针对经济要件作出裁定。
自1988年颁布以来,国际贸易委员会对《美国法典》第337(a)(3)(B)条的解释,实质上排除了仅针对销售、营销、仓储、质量控制和分销等产后活动的国内投资,使其无法构成国内产业的存在依据。 ITC常将此类活动归为"普通进口商"行为,认为其无法单独满足国内产业要求的经济要素——因这类活动对商品实际制造毫无贡献。当商品制造环节发生在美国境外时,美国境内未进行任何使商品具备销售价值的附加工序,故无法为确立经济要素保留可认定的国内产业活动。 多年来,对《美国法典》第337(a)(3)条的这种解释,实质上要求必须存在某种形式的国内制造或组装活动才能满足国内产业要求的经济要素。但这种情况可能已不复存在。
Lashify销售人造睫毛、睫毛粘贴工具及相关产品,以及睫毛存储容器。该公司在美国进行研发工作,产品则在海外生产制造,并通过其官网销售给美国客户。 顾客可通过Lashify提供的多种资源进行操作指导,包括社交媒体教学视频、在线咨询及视频通话服务。 Lashify持有相关产品专利,包括至少一项实用专利(例如特定睫毛融合技术)及多项设计专利(例如睫毛延长专用存储盒)。该公司向国际贸易委员会(ITC)提起诉讼,指控进口同类产品的企业侵犯其专利权,违反了《美国贸易法》第337条款。
美国国际贸易委员会(ITC)的行政法法官(ALJ)驳回了Lashify依据该法规提出的救济请求,其裁定理由包括Lashify未能满足国内产业要求的经济要素。在作出此项裁定时,ALJ依据ITC数十年的先例,将销售、营销、仓储、质量控制及分销相关费用排除在外——这些先例均认定仅凭此类投资不足以满足国内产业要求的经济要素。 行政法官认为,由于产品抵达美国后"无需额外工序即可销售",且质量控制措施"仅限于普通进口商收货时常规操作",故根据《337(a)(3)(B)条款》不存在国内产业。
委员会同意复核行政法官的裁决并予以维持。多数委员认同行政法官的观点,即Lashify未能满足国内产业要求的经济要素,理由是"仅凭销售和营销活动无法满足国内产业要求,这是公认的定论"。多数委员在仓储、质量控制和分销方面也得出了相同结论。
Lashify向联邦巡回上诉法院提起上诉。联邦巡回上诉法院撤销了国际贸易委员会的裁定,并将调查发回国际贸易委员会,要求其重新判定是否满足国内产业要求的经济要件。联邦巡回上诉法院认定,国际贸易委员会的裁定基于对《美国法典》第337(a)(3)(B)条的不当解释。 联邦巡回法院驳回了ITC关于Lashify分析"过度涵盖且缺乏依据"的结论——该结论认为其分析"包含仓储、分销和质量控制相关费用"以及"销售和营销费用"。联邦巡回法院认定,在法律条文文本中找不到支持这些类别排除的依据,其裁决主要基于法律的字面文本以及对1988年立法历史的全面审查。
联邦巡回上诉法院指出,该条款"明确规定,若美国境内针对受相关专利保护的物品……存在大量劳动力和资本投入,则应视为存在国内产业"(《美国法典》第19编第1337(a)(3)(B)条)。联邦巡回上诉法院认为,在没有限制性条款的情况下:
该条款涵盖了对"劳动力"和"资本"的重大使用,且未对这些要素在所投入企业内部的使用(即其服务的企业职能)设置任何限制。 尤其值得注意的是,该条款未排除销售、营销、仓储、质量控制或分销等环节对劳动力或资本的使用。同样未暗示此类用途若要被纳入统计范畴,必须伴随制造等其他职能的重大使用。委员会的裁定对(B)条款附加了该条款本身未设定的限制。
联邦巡回法院进而认定,从该条款的立法背景或立法史中均无法找到其他依据,足以对第337(a)(3)(B)条施加绝对限制,从而排除此类投资的适用。 联邦巡回法院因此指示国际贸易委员会在发回重审时,"必须将Lashify在销售、营销、仓储、质量控制或分销中投入的劳动力和资本纳入计算范围,并依据'对所有相关因素的整体考量'作出事实认定,判定此类符合条件的支出是否具有显著性或实质性"。
联邦巡回法院在Lashify案中的裁决很可能对国际贸易委员会(ITC)的实践产生重大影响。首要影响在于,该裁决可能使那些因进口商品系外国制造而此前被排除在ITC管辖范围外的企业及行业获得申诉机会。 如今,即使相关劳动力和资本投入仅用于使产品可销售的活动,或仅限于普通进口商开展的产后活动,外国制造也难以成为专利权人依据第337(a)(3)(B)条主张重大或实质性国内劳动力与资本投资的障碍。 从事此类纯粹产后活动的公司——只要投资具有实质性——将有权主张该等活动构成国内投资,从而满足第337(a)(3)(B)条关于国内产业经济要件的要求。