显而易见型双重专利（OTDP）原则是美国专利法中最复杂的领域之一。联邦巡回法院近期裁决虽涉及具体OTDP问题，但该法官创设原则中相互冲突的目标所产生的张力，仍留下了诸多悬而未决的争议。 美国专利商标局现任领导层尚未提出改变审查员适用该原则的新规，但专利审判与上诉委员会（PTAB）作出的单方面裁决似乎表明，其有意要求审查员遵循现行法律状态。
OTDP拒绝需要有理有据的分析
在Ex parte Mobile Tech, Inc.案（上诉号2022-001034）（复审控制号90/014,363）（2022年2月11日裁决），专利审判与上诉委员会（PTAB）撤销了审查员基于四项现有技术文件（OTDP）作出的驳回决定。该决定指出，审查员未能提供"充分说明……以支持其结论"，即上诉中的权利要求相对于引证权利要求具有显而易见性。 该审查意见书虽提供了对齐权利要求限制的权利要求对照表，却未说明待审权利要求与引证权利要求之间的文本差异。
在撤销驳回决定时，专利审判与上诉委员会解释道：
[当]审查员的驳回意见未能：(1) 除简单引用所依据权利要求的措辞外，阐明任何分析依据 ；(2) 承认该措辞中的差异；(3) 说明这些差异为何对本领域普通技术人员显而易见时，审查员未能依据本案记录证明存在非法定双重专利。因此，仅基于此理由，该驳回决定即属错误。
后期提交、后期到期的专利不应作为OTDP的有效参考依据
在Ex parte Baurin案（上诉号2024-002920，申请号17/135,529）（2024年11月11日裁决）中 （2025年12月18日驳回重审请求），专利审判与上诉委员会撤销了五项以后期提交且后期到期专利作为OTDP参考依据的驳回决定，并撤销了一项基于后期提交且专利期限申请日更晚的待审申请作出的临时OTDP驳回决定，认定后期到期专利/申请不构成有效的OTDP参考依据。
专利审判与上诉委员会援引联邦巡回法院在Allergan USA, Inc.诉MSN Labs. Private LTD.案（111 F.4th 1358（Fed. Cir. 2024））中的判决，阐明了"专利权人不得就缺乏专利特征的发明获得第二项专利， 从而实质延长首项专利保护期限 "这一OTDP原则的核心要义。 专利审判与上诉委员会同时援引联邦巡回法院在Gilead Sciences, Inc.诉Natco Pharma Ltd.案（753 F.3d 1208，联邦巡回法院2014年）及Abbvie诉Matilda & Terrence Kennedy Institute案（764 F.3d 1366，联邦巡回法院2014年）中的判决， 753 F.3d 1208 (Fed. Cir. 2014)及艾伯维诉玛蒂尔达与特伦斯·肯尼迪研究所案（Abbvie v. Mathilda & Terrence Kennedy Institute, 764 F. 3d 1366 (Fed. Cir. 2014)）的判例，指出两案中被引用的权利要求均早于争议权利要求的申请日与到期日。 相反，上诉中被驳回的专利申请依赖于后期提交且到期日更晚的已授权专利。由于不符合艾尔建案的范式，这些驳回决定被撤销。
在一次罕见的事件中， 审查员 提交了重新审理请求，其理由如下：
(1) 委员会的决定误解了艾尔建案的判决要旨；
(2) 委员会的决定不符合美国专利商标局《专利审查指南》第804条及804.02条所载的指导原则；
(3) 委员会关于单独所有权风险“不重要”的结论……既无判例法支持，亦未得到美国专利商标局指导原则的佐证。
重组后的专利审判与上诉委员会（PTAB）合议庭以2比1的裁决驳回了重审请求，新任合议庭成员持反对意见。关于要点(1)，多数意见坚持适用艾尔建案先例，驳回了审查员试图将其限制于该案事实的尝试。关于要点(2)，多数意见在某些方面持异议，并强调《专利审查手册》（MPEP）"既不能创设新法，也不能无视法律"。 关于第(3)点，多数意见认为，所有权分离的风险不足以构成基于不当参考专利的OTDP驳回依据。
先例判决将提供明确指引
虽然这些裁决不具有先例效力，但据我所知，专利审判与上诉委员会律师协会已请求斯奎尔斯主任将两项裁决均指定为具有先例效力。此举将为申请人和审查员提供明确指引，并促进在此复杂原则下对申请审查的一致性。与此同时，遭遇不当OTDP驳回的申请人可援引这些裁决作为参考依据，并考虑就维持驳回的决定向专利审判与上诉委员会提起上诉。
福里律师事务所的律师在为客户就其自身及竞争对手专利组合中的过期专利设计方案（OTDP）问题提供咨询方面拥有丰富经验。如需了解更多信息，请联系本文作者或您的福里律师。
