2026年1月,联邦巡回上诉法院在 Guardant Health, Inc. v. University of Washington 案(临时判决书2024-1129号,2026年1月23日)作出了一项非先例性判决。该判决虽不具约束力,但对任何技术领域的专利实践具有高度参考价值。 争议专利(美国专利号10,760,127)主张采用双链共识测序(DCS)技术降低测序误差。该技术通过在扩增和测序前为双链DNA配对独特分子标识符,旨在实现检测罕见变异的前所未有的灵敏度——这一能力对早期癌症检测及其他高风险医学诊断至关重要。
Guardant公司向专利审判与上诉委员会(PTAB)提出专利异议,主张根据《美国法典》第35编第103条,该专利权利要求相对于现有技术组合显而易见。争议要素如下:
b) 扩增至少部分双链适配器-DNA分子的原始链,以产生第一和第二链拷贝;
c) 对多个第一链和第二链拷贝进行测序,以获得适配器-DNA分子至少部分区域的第一链和第二链序列读取数据;
意见书第4页。
Guardant主张,这两项权利要求要素已在现有技术文献——美国专利申请号2009/0298075 A1[1](Travers '075)——的单一实施例中共同公开。 Travers ’075虽主要针对PacBio的SMRT测序技术,但明确在单段落中描述了通过滚环复制(RCR)生成重复的顺式和反式链,随后对这些扩增产物进行测序的过程。华盛顿方则援引了PacBio科学家的另一项出版物Travers 2010[2]予以反驳。 特拉弗斯2010号文献描述了SMRTbell模板——一种具有双链区段和单链发夹环的拓扑环状DNA结构,该模板可通过SMRT技术直接测序而无需任何扩增步骤。 华盛顿认为,特拉弗斯2010年论文中"SMRT测序不依赖扩增"的普遍性论述,强化了他们的论点:熟练技术人员在SMRT测序前采用RCR扩增技术需要额外动机,且可能质疑这种组合方案的可行性。
专利审判与上诉委员会认同华盛顿大学的观点,认定Guardant公司未能证明其存在将Travers '075专利中的扩增概念与Travers 2010专利所教导的SMRTbell模板测序过程相结合的动机,亦未证明此类组合具有合理的成功预期。[3]但联邦巡回法院持异议,解释称当权利要求要素共同出现在单一参考文件的某一实施例中(本案中即特拉弗斯'075专利中的扩增与测序),无需像要素源自不同文献时那样分别进行"结合动机"[4]或"合理成功预期"[5]分析。 由于Guardant的请愿仅依据Travers '075单段落内容,而非修改Travers 2010所述的SMRT测序工艺,专利审判与上诉委员会的做法存在法律错误。 法院撤销了PTAB的裁决,并将案件发回重审,要求重新评估Travers '075中RCR技术加测序的公开内容是否具备实施性——这是在显而易见性分析中援引该公开内容的独立要求。
该意见书揭示了两个关键要点。首先,在显而易见性分析中,若所有争议的权利要求限定项均在单一现有技术文献的一个实施例中共同披露,则无需另行认定组合这些要素的动机。 将共同披露的步骤视为来自独立文献的做法,会给挑战方造成不当负担,并可能扭曲显而易见性的审查。其次,即使现有技术文献仅简要提及某项工艺或实施例(本案中为滚动圈复制后进行SMRT测序),该披露仍构成"其教导内容的全部"现有技术。该披露是否具备实施可能性是独立问题,必须在依据其认定显而易见性之前予以解决。
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[1]美国专利申请号 2009/0298075 A1
[2]Travers等人,《一种用于环状共识测序和SNP检测的灵活高效模板格式》,《核酸研究》第38卷,e159页(2010年)
[3]判决书第8页。
[4]判决书第9页。
[5]判决书第13页。