关键发现
- 联邦巡回上诉法院纠正了地区法院关于不明确性的法律判断标准，并根据第112(f)条明确指出，不能仅因某结构未包含专利中描述的未主张功能，就将其排除在外。
- 说明书中披露的其他功能并不影响相应结构的资格认定。在Gramm诉Deere案中，尽管某控制器未执行专利中提到的其他功能，但因其执行了专利所主张的提升和降低割台的功能，仍被认定为相应结构。
- 专利顾问应考虑针对每个权利要求中的要素提供示例结构的描述，无论这些结构是否执行超出权利要求所述范围的功能。
概述
联邦巡回上诉法院最近的一项具有先例意义的裁决明确指出，“说明书中对附加功能的披露不应导致符合手段条款要求的结构丧失资格。”Gramm诉Deere & Company案，案号2024-1598（联邦巡回上诉法院，2026年3月11日）。 涉案专利的说明书描述了两项功能，并引用了若干常规控制器的示例。Gramm主张，所有引用的常规控制器均符合《美国法典》第35编第112(f)条规定的“对应结构”要件。地区法院对此持不同意见，其认定其中一个控制器因无法执行说明书中提及的一项功能（尽管该功能并非权利要求所限定的内容）而不符合第112(f)条规定的“对应结构”要件。 联邦巡回上诉法院推翻了该判决，将判定何种结构符合§112(f)规定的“对应结构”的审查范围限定于仅依据权利要求本身的要求。
Gramm诉Deere案的背景
理查德·格拉姆（Richard Gramm）将美国专利第6,202,395号（以下简称“’395专利”）独家授权给Reaper Solutions LLC（以下简称“Reaper”）。’395专利涉及一种装置，用于在收割机穿越田地时，将农作物收割机的割台维持在距地面预定高度。 格拉姆与Reaper公司起诉迪尔公司（“迪尔”），指控迪尔的割台传感器套件侵犯了’395专利。迪尔在当事人间复审程序中对’395专利提出异议，最终仅保留独立权利要求12及其部分从属权利要求作为主张。
权利要求12包含以下相关表述：“控制装置……用于根据所述第一信号升降集料斗，以使集料斗保持在距地面指定高度的位置。” 双方一致认为，“控制手段”属于《美国法典》第35编第112(f)条规定的“手段加功能”限定。在考量对应结构时，双方就‘395专利说明书中将控制器描述为“常规的”且“如迪尔联合收割机中所采用的”这一部分达成一致。双方一致认为，截至申请日，此类常规控制器已有三种。
迪尔公司辩称，其中两款传统控制器使用了微处理器，且由于’395专利未描述任何算法，因此就该对应结构而言，权利要求12存在不明确性。HTC Corp. v. IPCom GmbH & Co., KG, 667 F.3d 1270, 1280 (联邦巡回上诉法院 2012年)；参见 Qualcomm Inc. v. Intel Corp., 6 F.4th 1256, 1267 (联邦巡回上诉法院 2021年)。 关于剩余的常规控制器，迪尔公司主张‘395专利的说明书要求具备两项功能，而该常规控制器未执行其中一项功能。因此，迪尔公司主张该剩余的常规控制器不能构成§112(f)项下的对应结构。地区法院采纳了迪尔公司的主张，并作出不利于Reaper公司的判决。
该决定的影响
联邦巡回上诉法院认定，地区法院在判定“控制装置”是否存在不明确性时，采用了错误的法律标准。这是因为地区法院排除了能够实现权利要求中所述的抬起和放下顶板的相应结构，理由是该被排除的结构缺乏说明书中才提及的横向定位能力。
Gramm重申了根据第 112(f) 条确定对应结构的路线图，并就说明书中描述了所描述结构未执行的功能时如何处理提供了指导。具体而言，根据第 112(f) 条，对应结构无需执行超出所要求保护范围的功能，且仅因说明书披露了未在权利要求中要求的额外功能，并不导致该对应结构丧失资格。
