美国专利商标局(USPTO)宣布了一项仅适用于美国国内阶段申请的新试点计划,该计划要求申请人在其申请被分配给审查员之前确认是否希望继续推进。与其他试点计划不同,将由美国专利商标局(而非申请人)决定哪些申请需遵守此项要求。 美国专利商标局希望该试点计划能减少待审申请的积压,从而提高其他申请的审查效率。然而,申请人可能担心这会延迟国家阶段申请的审查,增加审查费用,并导致专利期限调整补偿减少。
《PCT知情审查请求(PIER)试点计划》
新的“PCT知情审查请求(PIER)”试点计划将在选定的美国国家阶段申请(根据《美国法典》第35编第371条提交)中实施类似于审查请求的程序,要求申请人“根据对申请文件中现有国际阶段工作成果的审查,表明申请人是否选择继续进行国家阶段审查、 根据该计划将国家阶段审查推迟12个月,还是明确放弃该国家阶段申请。”根据《联邦公报》通知,美国专利商标局(USPTO)将依据《联邦法规汇编》第37卷第1.105条发布信息征询函。申请人必须使用(新版)PTO/SB/478表格,在可延长的两个月期限内予以回复。
选择进入审查程序的申请人,可(但非必须)“通过提交初步修改意见,使申请更符合审查要求”。
提醒选择放弃申请的申请人,必须提交一份由 授权 人员(例如,在申请中持有授权书的人员)或申请人本人(若非法人实体)签署。另一方面,该通知警告称,若未能及时提交经适当签署的回复,将导致申请被视为放弃,因此看来,即便是 签署不规范的 的放弃申请回复,也会导致申请被视为放弃。
不影响检索和审查费
选择放弃PIER试点计划下申请的申请人,无权要求退还检索费和审查费。根据该通知,这是因为该计划下发出的信息要求属于《美国法典》第35编第132条规定的行政行为。
PIERcing对专利期限调整的影响
PIER试点计划将对专利期限调整(PTA)产生两项关键影响:
首先,美国专利商标局(USPTO)已裁定,根据该计划发出的信息请求属于“《美国法典》第35编第132条规定的审查意见通知书”,这意味着从国家阶段起始日期起,针对美国专利商标局的14个月优先权期限计算将暂停。通常情况下,该期限的计算会因审查员发出的文件而暂停 审查员 签发的文件(例如附有限制要求的审查意见通知书、实质审查意见通知书或准予通知书)暂停,但纳入该试点计划的申请在 提交答复 提交答复后才分配给审查员。尽管如果美国专利商标局在答复提交后超过四个月才发出下一份审查意见通知书,应根据《美国法典》第35编第154(b)(1)(ii)条授予PTA,但这些申请将无法获得本应因整个延迟期间(直至审查员发出审查意见通知书)而获得的PTA。
其次,如果申请人选择根据该计划将审查推迟12个月,美国专利商标局(USPTO)将根据PTA规则将这12个月视为“申请人延迟”期,该延迟期自收到要求推迟审查的答复之日起算,至一年后结束。
关于PIER的尖锐问题
关于PIER试点项目,我有几个问题,但《通知》中并未给出答案。
- 美国专利商标局将如何遴选纳入该计划的申请?
- 将选出多少份申请?
- 美国专利商标局(USPTO)为何要将该计划的重点放在进入国家阶段的申请上?与其他新申请相比,进入国家阶段的申请在收到首次实质审查意见通知书后被放弃的情况是否更为频繁?
- 美国专利商标局(USPTO)是否可以将该计划下的信息请求视为《美国法典》第35编第132条所指的审查意见通知书?
《美国法典》第35编第132条规定(强调部分由笔者添加):
凡是, 在审查过程中,任何专利权利要求被驳回,或提出任何异议或要求时,局长应就此通知申请人, 并说明 ,并附上有助于判断是否应继续审理该申请的相关信息及参考资料;且 若申请人在收到该通知后,仍坚持其专利申请,无论是否进行修改, ,该申请应予复审。…… - 申请人选择放弃有哪些激励因素?