
在 谷歌诉 Sonos一案中,联邦巡回法院以专利申请中的 "不合理延迟 "为由,驳回了诉讼专利因诉讼时效而不可执行的论点。法院的推理是否排除了在已公布的母申请中公开的任何后来要求的发明的申请时效抗辩?阿尔索普法官担心无限制的延续实践会抑制竞争并破坏在促进和保护创新之间达成的谨慎平衡,这种担心是否有道理?
地区法院的裁决
阿尔苏普法官关于控方诉讼时效的命令毫不含糊:
该命令的主要内容是,专利持有人 Sonos, Inc. 在不合理、不可原谅和损害性的拖延超过 13 年之后才颁发专利。Sonos 公司于 2006 年提交了临时申请,而涉案专利的优先权即来源于该临时申请,但该公司直到 2019 年才提交这些专利的申请,并将所主张的权利要求提交审查。当这些专利于 2019 年和 2020 年颁发时,该行业已经开始将所主张的发明付诸实践。
尽管该命令承认 "Sonos 一直在努力申请[母案]",但它仍然质疑为什么 Sonos 在此期间没有提交 "包含新权利要求的平行申请"。命令认为,谷歌受到了延迟的损害,因为 "谷歌至少在 2015 年就开始对被诉产品进行投资,当时谷歌发布了其第一款实施发明的产品"。正如命令中所述,"毫无疑问,谷歌在 Sonos 的延迟期间研究、投资和使用了所主张的技术"。
该命令的结论是
以这种方式使用我们的专利制度是错误的。根据宪法规定,这一制度旨在促进和保护创新。与此相反,它却被用来惩罚创新者,并通过拖延和耍花招使伪装者中饱私囊。经过全面审判,我们才了解到这一可悲的事实,但正义终于得到了一定程度的伸张。
总之,根据诉讼时效理论,本案专利不可强制执行。....
联邦法院的意见
联邦巡回法院的意见书由 Lourie 法官撰写,Prost 法官和美国新泽西州地区法院首席法官 Bumb 法官加入了该意见书。
联邦巡回法院解释说,失效原则 "可能会使一项专利无法执行,如果该专利是在不合理且无法解释的诉讼延迟之后才颁发的,而这种延迟在整个情况下构成了对法定专利制度的严重滥用"。专利无效的抗辩需要证明两点:
- 起诉的拖延 "在总体情况下是不合理和不可原谅的",以及
- 被告 "遭受了可归因于延迟的损害"。
意见集中于第二点,并认为这一点不足:
[任何合理的事实认定者都不可能得出这样的结论:在谷歌进行任何所称投资之前,于 2013 年公布的说明书并未合理地披露重叠区域场景。 谷歌不能因为在其产品中加入了一项在其投资之前已在专利申请中公开披露的功能而受到损害。
为支持其裁决,联邦巡回法院引用了地区法院试图区分的案例:
"只要公开的内容支持扩大后的权利要求,申请人在申请过程中扩大权利要求范围以涵盖竞争对手的产品并无不妥"。Liebel-Flarsheim Co. v. Medrad, Inc.,358 F.3d 898, 909 (Fed. Cir. 2004)
"虽然已披露但未提出权利要求的主题一般都会向公众公开,但 "在继续申请或其他申请中提出权利要求 "的主题除外。礼来公司诉赫士睿公司案,933 F.3d 1320, 1334 (Fed. Cir. 2019)
联邦巡回法院的结论是,谷歌 "没有提出任何证据表明其遭受了可归因于Sonos的损害 在主张但未披露因此,地区法院关于不可执行的认定属于滥用自由裁量权。
起诉时效是否仍是可行的辩护理由
联邦巡回法院的判决可能会让那些认为阿尔索普法官的命令措辞严厉、令人不寒而栗的专利利益相关者松一口气。我觉得有趣的是,法院并没有深入研究起诉过程,而是以缺乏偏见为依据做出裁决。鉴于法院的裁决,被告是否能证明起诉失效?法院的理由是否打破了专利制度的平衡,有利于有能力维持继续申请的申请人?