在 谷歌诉索诺斯案案中,联邦巡回法院驳回了基于专利申请程序中"不合理延误"而主张涉案专利因延误而不可执行的辩护理由。法院的裁决是否排除了对公开母申请中后续主张的发明适用申请延误抗辩的可能性?阿尔索普法官关于无限续展实践可能抑制竞争、破坏创新促进与保护之间精妙平衡的担忧是否具有合理性?
地区法院判决书
阿尔苏普法官关于检方延误的裁决措辞严厉:
本命令的核心在于:专利权人Sonos公司经过长达十三年多不合理、不可原谅且具有损害性的延迟后才获得的专利。Sonos于2006年提交了临时申请(涉案专利主张优先权的依据),却直至2019年才正式提交专利申请并提交主张的权利要求进行审查。 待这些专利于2019年及2020年获批时,行业技术已然发展,将所主张的发明付诸实践。
尽管该命令承认"Sonos公司已积极推进[母案]申请程序",仍质疑其为何未在同期提交"包含覆盖该发明的新权利要求的平行申请"。该命令认定谷歌因延误遭受损害,因为"谷歌至少自2015年开始投资涉案产品,当时其首款实施该发明的产品已面世"。 如裁决书所述:"毫无疑问,在Sonos延误期间,谷歌持续研发、投资并应用了涉案技术。"
该命令最后指出:
我国专利制度被如此滥用实属不当。该制度以宪法为根基,旨在促进和保护创新。然而在此案中,它却被用来惩罚创新者,并通过拖延和诡计使冒名者获利。经过完整审判才揭示这一可悲事实,但正义终究得以伸张。
总而言之,根据起诉延误原则,本案涉案专利均不可强制执行。……
联邦法院意见书
联邦巡回上诉法院的判决书由卢里法官撰写,普罗斯特法官及新泽西州联邦地区法院首席法官邦布(以指定身份参与审理)共同签署。
联邦巡回上诉法院阐明,延误抗辩原则"可能导致专利不可执行——当该专利在申请过程中存在不合理且无法解释的延误,且在综合考量所有情况后构成对法定专利制度的严重滥用时"。延误抗辩的成立需证明两点:
- 指控延误在"综合考量所有情况后属于不合理且不可原谅",并且
- 被告“因该延误而遭受了可归因于该延误的不利影响”。
该意见书着重探讨了第二点,并认为其存在不足:
任何合理的证据审查者都无法得出结论认为,该说明书——其发表于2013年,早于谷歌所主张的任何投资行为——未能合理披露重叠区域场景。 谷歌在其产品中采用一项在投资前已公开披露于专利申请中的功能,不应因此受到不利影响。
联邦巡回法院援引了地区法院曾试图区分的案例来支持其裁决:
“申请人在审查过程中为涵盖竞争对手产品而扩大其权利要求范围并不不当,只要该披露能够支持扩大的权利要求。”——Liebel-Flarsheim Co. v. Medrad, Inc.案,358 F.3d 898, 909(联邦巡回上诉法院2004年判决)
“尽管未被主张的公开主题通常归属于公众,但存在一项例外情形:即‘在延续申请或其他申请中主张的主题’。参见礼来公司诉赫斯皮拉公司案,933 F.3d 1320, 1334 (联邦巡回上诉法院 2019年)。”
联邦巡回法院认定谷歌“未能提供任何证据证明其因索诺斯延迟主张权利而遭受损害,但未能披露索诺斯延迟主张权利的具体情况”。 延迟主张但未披露重叠区域场景”所导致的损害),因此地方法院关于不可执行的裁定属于滥用裁量权。
起诉时效抗辩是否仍具可采性
对于那些因阿尔索普法官命令措辞严厉而感到寒蝉效应的专利利益相关方而言,联邦巡回法院的裁决或许能带来些许宽慰。我注意到法院并未深入探讨专利审查程序的具体过程,而是基于"未造成实质损害"这一理由作出判决。鉴于此裁决,被告方是否还有可能证明审查程序存在延误?法院的裁决逻辑是否打破了专利制度的平衡,使有能力维持延续申请的申请人获得更多优势?