美国专利商标局就酌情驳回 IPR 程序发布拟议规则

在局长斯奎尔斯（Squires）领导下发布的第一份拟议规则 中，美国专利商标局建议修改与酌情拒绝启动专利部分间审查（IPR）程序有关的实践规则。拟议的规则反映了现任政府对同一专利的串行和并行挑战及其对我们以创新为中心的经济的威胁的担忧。除了 "促进 IPR 程序的一致性 "和 "限制地区法院和专利复审委员会审议相同或密切相关问题的情况 "外，美国专利商标局还希望拟议的规则变更 "将对经济产生积极影响"，"提高专利权的可靠性和专利纠纷的可预测性"，并 "降低专利诉讼的总体支出和专利许可的交易成本"。

美国专利商标局 "邀请公众就这一拟议规则是否在专利制度的效率、公平性和稳定性之间取得了适当的平衡发表意见"。联邦登记公告只设定了 30 天的公众评论期，因此利益相关者需要尽快行动，以确保他们的意见得到考虑。 

修改建议要点 

美国专利商标局的新闻稿重点介绍了美国专利商标局拟议规则制定的以下几个方面：

• 要求 IPR 申请人提交一份约定，不在其他论坛根据《美国法典》第 35 编第 102 或 103 条提出无效质疑
• 规定当美国专利商标局或其他机构已经对权利要求的可专利性或有效性做出裁决时，美国专利商标局将不会提起 IPR
• 规定当另一项程序有可能首先根据第 102 或 103 节确定权利要求的可专利性或有效性时，美国专利商标局将不启动 IPR。
• 允许美国专利商标局在特殊情况下，尽管先前已对可专利性或有效性做出裁决或预期的早期裁决，仍可进行 IPR。

根据联邦登记公告，新规则将 "把 [IPR] 程序的重点放在以前未在诉讼中受到质疑或以前的诉讼已在早期阶段得到解决的专利权利要求上"，"旨在促进专利纠纷的公平、效率和可预测性"。 

促进可靠的专利权，支持创新投资

拟议规则制定的 "背景 "部分将其表述为促进对创新商业化至关重要的 "可靠的专利权"，并警告说系列挑战有可能破坏我们以创新为中心的经济。根据该通知，"自《美国专利法》通过以来，在所有提交的 IPR 申请中，约 54% 是针对同一专利的多项申请之一"，"超过 80% 的 IPR 有共同待决的地区法院诉讼，其中申请人还对专利有效性提出质疑"。

可靠的专利权能鼓励发明人或其他人对专利技术进行投资，因为他们相信自己而不是竞争对手将从自己的努力中获益。....[通过知识产权对同一项专利提出多重挑战，会损害专利权的可靠性，也不利于对新技术进行投资。

背景 "部分讨论了无效判定的主观性，以及如果 "掷骰子 "的次数足够多，即使是最强大的专利也可能被宣告无效的概念：

即使是极为有力的专利，在受到系列或并行有效性质疑时也会变得不可靠。确定一项专利权利要求是否符合可专利性的法定要求往往是一个判断问题，合理的想法可能会对此产生分歧。....由于有理性的人对某项专利权利要求是否符合法定要求可能会有分歧，而且经常会有分歧，因此，如果专利永远受到从头审查，就无法发挥其经济功能。 

考虑一项假设的专利权利要求，70% 经验丰富的专利从业者会得出结论认为该权利要求的授权是正确的，而 30% 的从业者会反对这一结论。这样的专利申请似乎是可靠的，因为绝大多数从业者都认为它是可以申请专利的，而且是正确授权的。然而，如果每次专利实施时都要对其专利性进行反复的从头审查，那么它就不再可靠了。....[一项]专利如果有 70% 的机会通过一次从头开始的可专利性审查，那么其通过两次或更多次从头开始的可专利性审查的机会就不足 50%。.... 

背景 "部分讨论了 IPR 法规的立法历史，并援引了国会授予的权力，"以确定 IPR 程序在何种情况下有利于或不利于专利制度"。背景 "部分还讨论了串行和并行专利挑战的高发生率，并声称并行 IPR 和地区法院/ITC 诉讼会增加解决专利纠纷的成本和复杂性。

保护资源 单方面上诉

根据通知，拟议的规则修改将允许美国专利商标局投入更多资源，审理审查员驳回待决专利申请的单方面上诉。迅速解决单方面上诉是本届政府的一个重要目标，因为 "单方面上诉的延迟解决会阻碍或推迟企业的成立或资本筹集，进而推迟专利技术的发布或投放市场"。美国专利商标局指出，PTAB单方面上诉是质疑审查员驳回意见的唯一选择，而 "IPR并不是质疑已授权专利有效性的唯一机制"。

建议修改的细节 

所有修改建议均针对 37 C.F.R. § 42.108，标题为 "当事方之间复审的提起"，并将增加新的 (d)-(f) 段：

(d) 提高效率的必要约定。除非每个申请人向委员会和其正在或以后就被异议专利提起诉讼的任何其他法庭提交一份协议，声明如果进行审判，申请人和申请人的任何实际利益方或代理人将不会在任何其他程序中根据《美国法典》第 35 编第 102 条或第 103 条就被异议专利提出无效或不具专利性的理由，否则不得提起或维持各方之间的复审。

根据通知，"[美国专利商标局]认为，这一要求将把类似的专利挑战引导到一个单一的论坛，从而促进公平和效率，并确保 IPR 通常应至少完全替代诉讼的某些阶段"。 

(e) 在先前程序中认定有效的权利要求。如果受质疑的权利要求或受质疑的权利要求所依赖的独立权利要求被认定有效，则不得提起或维持当事人之间的复审：

(1) 美国地区法院审判 - 根据《美国法典》第 35 编第 102 或 103 条的规定，由地区法院或陪审团在进行法官审判或陪审团审判后，在相关部分未被撤销或推翻的裁决或判决中认定为非无效； 

(2) 美国地区法院简易判决 - 由地区法院根据《美国法典》第 35 编第 102 或 103 条，在简易判决裁决中认定不存在重大事实争议，且相关部分未被撤销或推翻； 

(3) 美国国际贸易委员会 - 根据《美国法典》第 35 编第 102 或 103 条，在美国国际贸易委员会的初审或终审裁定中被认定为非无效，且相关部分未被撤销或推翻； 

(4) 美国专利复审委员会最终书面决定--根据 35 U.S.C. 318(a) 或 328(a)，在委员会的最终书面决定中被认定为非不可专利，且未被撤销或推翻； 

(5) 单方复审--在专利所有人、专利所有人的实际利益方或知情人以外的其他人根据《美国法典》第 35 卷第 30 章提出复审请求后，专利复审委员会在官 方行动或决定中认定该专利具有可专利性；或 

(6) 联邦巡回法院 - 根据《美国法典》第 35 编第 102 条或第 103 条，在一项裁决中被认定为不可专利或无效，但该裁决的相关部分被美国联邦巡回上诉法院推翻。

通知》明确指出，这一规则 "将扩展到从属权利要求，如果每项从属权利要求所依赖的独立权利要求已经过审查"。 

(f) 平行诉讼--如果在根据《美国法典》第 35 编第 316(a)(11)条做出最终书面决定的期限之前，就受质疑的权利要求或受质疑的权利要求所依据的独立权利要求而言，很有可能发生以下情况，则不得提起或维持当事人之间的复审： 

(1) 美国地区法院 - 一方当事人根据《美国法典》第 35 编第 102 或 103 条对专利提出异议的地区法院审判； 

(2) 美国国际贸易委员会--美国国际贸易委员会就《美国法典》第 35 编第 102 或 103 条作出的初步或最终裁定；或 

(3) PTAB 最终书面决定--委员会根据《美国法典》第 35 编第 318(a)条或第 328(a)条发布最终书面决定。

通知》没有对这一拟议的新段落提出补充意见。 

(g) 特殊情况下的提起。尽管有(d)、(e)或(f)段的规定，如果委员会的一个小组确定特殊情况下有必要提起诉讼，该小组应将此事提交局长，局长可亲自提起双方复审。特殊情况可能包括：局长认定先前提出的禁止提起复审的质疑是出于恶意，例如，为了防止今后的质疑，或者鉴于法规或美国最高法院的先例发生了重大变化，先前的质疑已变得无关紧要。不寻常和特殊情况不包括新的或额外的现有技术、新的专家证词、新的判例法（上述规定除外）或新的法律论据，也不包括先前的质疑者未提出上诉。除本款规定外，局长或委员会均不得放弃本条第(d)、(e)或(f)款的要求。对根据本款提出的无理要求或滥用权力的申请，可给予适当制裁，包括判给律师费。

根据《通知》，新的第(g)段 "尽管有第(d)、(e)或(f)段的规定，但允许在特殊情况下进行机构设置"，但 "为确保机构设置决定的可预见性，本拟议部分确定了潜在特殊情况的具体示例和非特殊情况的示例"。

利益相关者将如何回应 

让我们拭目以待利益相关者如何回应拟议的规则制定。毫无疑问，支持和批评的意见都会有。拟议的规则制定已经对要求美国专利商标局使用规则制定程序的呼声做出了回应，但将 IPR 程序视为重要选择的利益相关者很可能会认为，拟议的修改中至少有一些超出了美国专利商标局的权限。