在 关于手势技术合伙公司案，案号：2025-1075（联邦巡回法院2025年12月1日） （“手势案”）案中，联邦巡回法院重申了 单方面 重新审查作为无效现行专利和已失效专利的有力工具，同时结合 多方复审 审查（“IPR””）的强大工具，其裁定认为《美国法典》第35编第315(e)(1)条的禁反言条款不适用于正在进行的 单方 重新审查程序，因请求人未参与该程序；同时认定专利局对 针对已过期专利的单方复审，因专利权人在专利失效后仍保有部分权利，可能形成 重新审查，理由在于专利权人于专利期满后仍保有部分权利，此类权利可构成可通过 单方 重新审查。
在 手势案中，专利权人就 单方面 重新审查决定提出上诉，该决定由美国专利商标局专利审判与上诉委员会（"委员会"）作出，确认美国专利7,933,431（"431专利"）的第1-30项权利要求因被预见或显而易见而不具备可专利性。 该单方 重新审查是在两项旨在使'431专利所有权利要求无效的知识产权复审请求（IPR）待决期间提出的。其中一项IPR由统一专利有限责任公司（Unified Patents LLC）发起，而该公司的 单方 请求方系其成员。专利审判与上诉委员会在两项专利复审请求中均作出最终书面裁决，宣告除两项权利要求外其余权利要求无效。联邦巡回上诉法院随后维持了这两项专利复审裁决。
在两项知识产权案件的最终裁决后，Gesture公司申请终止正在进行的 单方 重新审查程序，主张作为统一专利IPR的成员，请求人依据《美国法典》第35编第315(e)(1)条存在禁反言，不得在专利局维持该待决重新审查程序。专利局驳回该申请，并认定第315(e)(1)条的禁反言条款不适用于正在进行的 单方 复审程序。随后，审查员在 单方 重新审查程序中，审查员发出最终审查意见通知书，以现有技术预先公开为由驳回'431专利剩余两项未撤销的权利要求。专利审判与上诉委员会维持该驳回决定，宣告'431专利所有权利要求无效。
上诉中，Gesture公司主张专利局在认定《美国法典》第35编第315(e)(1)条的禁反言条款不适用于待决 单方 重新审查程序。Gesture公司进一步主张，由于'431专利已过期，专利局对该专利不具有管辖权。
《美国法典》第35编第315(e)(1)条不适用于正在进行的 单方 重新审查程序
联邦巡回上诉法院裁定，"《美国法典》第35编第315(e)(1)条的禁反言条款不适用于专利局针对正在进行的 单方 重新审查程序中不适用该条款”。联邦巡回法院进一步澄清，请求人在提出 单方 重新审查，但并非由其维持该程序，而是由专利局维持。此外，除《美国法典》第35编第304条规定的可选答复外， 单方 重新审查法规未规定请求人在重新审查程序中的任何参与权。
自《莱希-史密斯美国发明法案》颁布以来，专利局对第315(e)(1)条和第325(e)(1)条的指导意见始终认为，禁止反言条款不适用于 待决 再审查程序。参见《专利审查指南》第2210节。该指导意见现已被联邦巡回上诉法院确立为法律。
然而，专利局坚持认为第315(e)条和第325(e)条的禁反言规定“仅禁止后续提交单方请求”。 " 重新审查请求，一旦禁反言效力产生。"（《专利审查手册》§2210）迄今为止，多数 单方 重新审查程序因违反37 CFR 1.510(b)(6)条款的不当认证而终止。因此，申请人可通过提交 单方 重新审查，或在IPR程序启动后配合IPR程序进行，或在IPR最终书面决定发布前任何时间提出。此外，请求人可考虑在IPR程序与 单方 重新审查中提出不同的权利要求。
专利局对 单方 已失效专利的重新审查
联邦巡回法院同时认定，与专利复审程序类似，"专利审判与上诉委员会对 针对已失效专利的 已失效专利的重新审查程序”。联邦巡回法院指出，其在 案（Apple Inc. v. Gesture Tech. Partners, LLC案（127 F.4th 364, 368-69 (Fed. Cir. 2025)）中 上诉被驳回，案号24-1280（美国最高法院2025年11月17日），该案确认专利审判与上诉委员会对已过期专利的IPR具有管辖权，同样适用于 单方面 复审程序。具体而言，"专利权人在专利失效后仍保留部分权利，包括就既往损害提起诉讼的权利，该权利可构成可通过 单方 复审程序予以解决。"
单方面 再审查与专利权复审程序合并
知识产权请愿人应考虑利用 单方面 重新审查程序，以提高使专利所有权利要求失效的成功率。 单方 重新审查是一种被动方式，可实现与专利复审程序相同的终局结果，且如本案所示能产生协同无效效应。请求人还可考虑提交 单方 重新审查，以替代申请加入现有专利复审程序。 单方 复审具有以下优势：
1) 《美国法典》第35编第315(e)(1)条的禁止反言规定不适用于正在审理中的 单方 重新审查程序；
2) 已失效专利可重新审查；
3) 该 单方 可匿名提交重新审查申请；
4) 单方 复审仅限于两次审查意见通知书；
5) 请求方不维持该程序，但可选择性地对专利权人初步陈述作出答复；
6) 单方 重新审查程序无需证据开示或证人质询，因专利局负责维持程序；
7) 无字数或页数限制；
8) 准予 重新审查 重新审查的门槛在于判定是否存在"实质性新专利性问题"（SNQ）；以及
9) 该程序不受《美国法典》第35编第314条规定的自由裁量权拒绝。
随着授权后程序的格局持续演变，理解如何战略性地组合诸如 单方复审 重新审查和专利复审程序等工具进行战略性组合，对保护或挑战宝贵的知识产权资产具有决定性意义。
