美国专利商标局和地方法院对爱丽丝专利资格分析的分歧

根据《美国法典》第 35 编第 101 条确定专利主体资格的梅奥/爱丽丝[1]框架长期以来一直与专利检察官和诉讼律师对立，给基于软件的技术和创新领域带来了巨大的不确定性。除了这种不确定性之外，专利局对两步式爱丽丝 分析法的应用也与地方法院不同，有时会导致专利审查员和法官在审查相同权利要求时做出相互矛盾的决定。事实上，虽然《专利审查程序手册》（MPEP）和美国专利商标局（USPTO）关于应用爱丽丝 分析法的其他指南表面上解释并应用了爱丽丝及其后代，但专利审查员根据现行指南所采取的方法允许将权利要求视为针对符合条件的主题，只要司法例外 "融入了实际应用"，此时权利要求就被视为不针对司法例外。

从业人员应了解Alice 分析在申请和诉讼中的细微差别，以便在对方当事人根据Alice 框架在地方法院对权利要求提出严格质疑时，获得经得起审查的已授权专利。

法院面前的爱丽丝

美国最高法院首次阐述的Mayo/Alice 两步分析法为专利诉讼律师所熟知。法院必须首先 "确定有争议的权利要求是否针对与自然法则、自然现象或抽象概念的司法例外有关的不符合专利资格的概念"（即 "第一步"）。[2]如果满足了第一步，那么法院必须 "单独和'作为有序组合'考虑每项权利要求的要素，以确定附加要素是否'将权利要求的性质'转变为符合专利资格的应用"（即 "第二步"）、3] Alice分析法的第二步是寻找 "创造性概念"，即权利要求中的一个要素或要素组合，"足以确保专利在实践中的意义远远大于[不合格概念]本身的专利"[4]。

简而言之，法院只适用上述两个步骤：(1) 确定权利要求是否针对不符合专利条件的概念；如果是，(2) 确定权利要求要素的组合是否叙述了一个创造性概念，其创造性大大超过不符合专利条件的概念本身。这两个步骤构成了法院对主体资格的调查。应该注意的是，法院很少在第二步分析中发现创造性概念，因此第一步的决定在很大程度上控制了调查。

专利局面前的爱丽丝

MPEP §2106 为专利局提供了审查员在审查过程中如何处理Alice 主题资格分析的指导。以下流程图旨在帮助审查员解决这些问题。

可以看出，步骤 2A 与地区法院适用的Alice 第一步相对应，步骤 2B 与第二步相对应。然而，与地区法院法官进行的Alice 分析不同，美国专利商标局将Alice 的第一步（如步骤 2A）进一步细分为两个不同的调查，如下所示[5]：

步骤 2A 的第二部分要求审查员确定，如果权利要求叙述了司法例外，是否还叙述了将司法例外纳入 "实际应用 "的附加要素。此外，美国专利商标局还在《联邦公报》上发布了《2019 年专利主题事项资格修订指南》（"2019 年指南"），其中包括以下有关专利局流程步骤 2A 第二部分的指南：

审查员通过以下方式评估是否与实际应用相结合(a) 确定在司法例外之外，权利要求中是否还叙述了任何其他要素；(b) 使用最高法院和联邦巡回法院规定的一个或多个考虑因素，例如下文列出的考虑因素，对这些其他要素进行单独和组合评估，以确定它们是否将例外纳入了实际应用。虽然以下列出的一些考虑因素在之前的指南中已在步骤 2B 的背景下讨论过，但在修订后的步骤 2A 中对其进行评估，可促进专利资格的早期和高效解决，并增加确定性和可靠性。但是，审查员应注意，修订后的步骤 2A 明确排除了对附加要素是否代表广为人知的、常规的、传统的活动的考虑。相反，对广为人知的、常规的、传统的活动的分析在步骤 2B 中进行。因此，在修订后的步骤 2A 中，审查员应确保在评估司法例外是否已被纳入实际应用时，重视所有附加要素，无论其是否属于常规要素[6]。

爱丽丝并排分析

并排来看，很明显，MPEP 在步骤 2A 的第二步中采用的 "融入实际应用 "的方法超越了地区法院采用的方法，将爱丽丝 案第二步的某些方面纳入了第一步。

"融入实际应用"

重要的是，在步骤 2A 的第二部分，审查员要分析权利要求是否将司法例外与实际应用结合起来，而不能严格地确定权利要求是否与司法例外结合起来。 而不能严格确定具体的附加要素是否代表了广为人知的、常规的、传统的活动。例如，《2019 年指南》特别指示："在修订后的步骤 2A 中，审查员应确保在评估司法例外是否已融入实际应用时，重视所有附加要素，无论其是否属于常规要素。"[7]但是，一旦审查员决定权利要求将司法例外融入实际应用，权利要求就被视为具有专利资格，而无需进入步骤 2B，因为有些人认为，如果不进入步骤 2B，常规附加要素就会打折扣（类似于法院对Alice 第二步的适用）。

这种方法可能会导致这样的情况：审查员根据爱丽丝法 确定专利权利要求符合条件，因为权利要求通过本来可能是常规的要素整合了实际应用，而这些权利要求后来被地方法院确定为不符合条件，因为地方法院在爱丽丝法 第二步中单独考虑了常规方面，而没有考虑专利局审查期间采用的 "整合 "步骤。

关于这一问题的判例法，Aviation Capital Partners, LLC 诉 SH Advisors, LLC[8]案很能说明问题。该案涉及一项专利侵权诉讼，主张 2021 年 3 月 23 日颁发的美国专利号 10,956,988 中的三项权利要求，这些权利要求与确定飞机的纳税状态有关。在专利申请过程中，审查员根据爱丽丝原则以主体资格为由驳回了专利申请，但在对权利要求进行修改后，审查员认定这些权利要求具有专利资格，因为它们将抽象概念融入了实际应用中。

美国专利商标局的专利审查员在申请过程中采用了爱丽丝 分析法。在诉讼中，地区法院的一名法官在早期的驳回动议阶段表示，法院并不尊重审查员的做法："正如专利局所承认的那样......我对专利局关于该专利是否符合条件的总体判断不予考虑。"[10]法院没有讨论Alice 第一步分析中的 "实际应用"。相反，法院讨论了专利所有人原告关于审查员在爱丽丝 案第二步中对 "实际应用 "的陈述的论点，指出 "尽管有实际应用，但专利权利要求并没有为实现其抽象概念提供新的见解或改进......我再次对专利商标局的结论不予考虑"[11]。

虽然该判决目前正在上诉中，但它表明地区法院法官可能不同意美国专利商标局根据 "实际应用 "方法撤销§101 驳回的理由。此外，即使存在实际应用，一些地区法院在步骤 2A 的第二环中对 "实际应用 "的期望也可能高于特定案件中的特定美国专利商标局审查员。尽管如此，其他法院的判决对审查员在驳回动议阶段将司法例外纳入实际应用的§101判定给予了更多的尊重[12]。

美国专利商标局在 2024 年人工智能发明专利资格指南中加倍努力

美国专利商标局发布了新的人工智能主题资格指南，自 2024 年 7 月 17 日起生效。[13]虽然旨在专门解决与人工智能技术相关的发明，但美国专利商标局加倍加强了步骤 2A 棱镜二的调查，即询问 "所要求的发明作为一个整体是否将所引用的司法例外整合到实际应用中"。此外，更新的《2024 年人工智能发明指南》重申，"在步骤 2A 棱镜二或步骤 2B 中，不要求提供证据来支持例外情况未被纳入实际应用的结论，也不要求提供证据来支持附加要素未显著超出例外情况的结论，除非审查员在步骤 2B 中声称附加限制是众所周知的、常规的、传统的活动"。这些新指南并未对美国专利商标局审查员和地区法院法官对爱丽丝 及其后代的不同应用作出评论。

缩小差距

虽然《2019年指南》和更新的《2024年指南》针对人工智能发明引用了步骤2A第二项的判例法，但所引用的案例均未明确讨论Alice 分析的第一步 "结合实际应用 "的方法--也就是说，所引用的案例并未直接使用该语言。事实上，《2019年指南》提供的案例是从不同的§101判例中得出这种语言的，其中包括涉及爱丽丝第二步中有关寻找创造性概念的实际应用分析的案例[14]。

可以肯定的是，《专利法实施细则》（MPEP）确实表明，在步骤 2B 中对实际应用的整合进行分析是适当的。例如，《专利实践指南》指出，"如果一项权利要求叙述了司法例外，则该权利要求中的附加要素（如果有的话）必须'将该权利要求的性质'转变为司法例外的专利应用、 或者在步骤 2B 中。."[15]

然而，MPEP 鼓励在资格分析的早期阶段处理 §101 问题，这样，在进入步骤 2B 之前，通常就可以确定一项权利要求是否与实际应用相结合。例如，MPEP § 2106.06(b)允许审查员使用 "简化的资格 "分析。当权利要求的资格不言而喻时，例如，由于权利要求明显改善了技术或计算机功能，就可以使用简化的资格分析。如果有这样的改进，该权利要求就符合第 101 节规定的合格主题，而无需进行进一步的分析。步骤 2A 的第二部分鼓励审查员在爱丽丝 案的步骤 1 而不是步骤 2 中处理与实际应用的整合问题，但如前所述，这样做并没有考虑到权利要求的附加要素是否属于常规要素。

一些法院的判决似乎并不一定以同样的方式对爱丽丝 分析法的第一步进行细分。虽然爱丽丝案中的两个步骤之间存在一些重叠，但法官并未明确判定一项专利权利要求不针对司法例外，因为它在爱丽丝 案第一步中已 "融入了实际应用"。

虽然专利审查员通常会遵循美国专利商标局发布的 MPEP 和其他指南，而不是联邦巡回法院的判决，但两者对法院都不具有约束力，而且一些地区法院的判决并不尊重美国专利商标局审查员的§101 分析。联邦巡回法院完全有可能利用Aviation Capital Partners案上诉的机会，就美国专利商标局与地区法院在§101 资格分析上的分歧发表更直接的意见。

另外，《专利资格恢复法案》中新提出的立法可能会消除美国专利商标局和地区法院在适用第 101 节方面的不确定性。

结论

面临§101驳回的专利申请人可能需要考虑确立资格的策略，这些策略不仅要考虑到MPEP和美国专利商标局的其他指南，还要考虑到地区法院是如何处理类似问题的。这可能意味着在美国专利商标局的步骤 2A、步骤 2 分析之外提供一些分析。根据具体情况，这种策略可能包括创建一份记录，指出任何 "附加要素 "如何不是常规和传统的，以及在同一专利或跨系列专利中提出不同范围的权利要求。这样的记录在以后的诉讼中可能会有用。

[1] Mayo Collaborative Servs.诉 Prometheus Labs.公司，566 U.S. 66 (2012)；Alice Corp.Pty.Ltd. v. CLS Bank Int'l, 573 U.S. 208 (2014)。

[2] Alice, 573 U.S. at 217-18;Mayo, 566 U.S. at 72, 77-79.

[3] 同上。

[4] 同上。

[5]MPEP §2106.04。

[6]2019 年专利主题资格指南修订版，84 Fed.Reg. 50 (Jan. 7, 2019)。

[7]84 Fed.Reg. 50（2019 年 1 月 7 日）。

[8]民事诉讼案号 22-1556-RGA，2023 U.S. Dist. LEXIS 145104（D. Del. Aug. 18, 2023）。

[9]美国专利 10,956,988 档案历史，2021 年 2 月 18 日批准通知，第 5 页。

[10]2023 U.S. Dist. LEXIS 145104 at *11。

[11] 同上，第*13页。

[12] 例如，Rich Media Club LLC 诉 Duration Media LLC，No. CV-22-02086-PHX-JJT, 2023 U.S. Dist. LEXIS 120102, at *13-14 (D. Ariz. July 11, 2023)（以§101 为由驳回动议，部分原因是在所主张专利的许可通知中，审查员得出结论："修正案与其他限制相结合，形成了有序的组合和综合的实际应用。101 条被撤回"）。

[13]《2024 年专利主题资格更新指南，包括人工智能》，89 Fed.Reg. 137 (July 2024)。

[14] 例如，参见 84 Fed.Reg. 50 (Jan. 7, 2019) (citingBASCOM Glob.Internet Servs., Inc. v. AT&T Mobility LLC, 827 F.3d 1341, 1352 (Fed. Cir. 2016)（结论是，如果在 "将抽象概念......转化为该抽象概念的特定实际应用 "的限制条件的有序组合中可以找到所谓的创造性概念，则权利要求可以符合Alice Step Two 的规定）；CLS Bank Int'l v. Alice Corp.Pty.Ltd., 717 F.3d 1269, 1315 (Fed. Cir. 2013) (Moore, J., joined by Rader, C.J., and Linn and O'Malley, JJ., dissenting in part) ("The key question is thus whether a claim recites a sufficiently concrete and practical application of an abstract idea to qualify as patent-eligible. Prometheus instructs us to answer this question.普罗米修斯案指示我们通过确定涉及自然法则或抽象概念的过程是否也包含'创造性概念'来回答这个问题"），573 U.S. 208 (2014)，维持原判。

[15]MPEP §2106.04（着重部分由作者标明）（引文省略）。

[例如，参见 cxLoyalty, Inc. v. Maritz Holdings Inc., 986 F.3d 1367, 1375 n.1 (Fed. Cir. 2021) （"在其最终书面决定中，专利复审委员会反复提及美国专利商标局 2019 年修订的《专利主题资格指南》，84 Fed.Reg. 50 (Jan. 7, 2019)。我们注意到，该指南本身并非专利资格法律，不具有法律效力，对我们的专利资格分析不具有约束力。如果该指南与我们的判例法相抵触或不完全一致，则必须以我们的判例法及其所依据的最高法院判例为准。）(引文省略）。