在我们之前的文章中,我们讨论了美国专利商标局(USPTO)与地区法院在根据《美国法典》第35编第101条(35 U.S.C. § 101)判定专利适格性时存在不同裁决的案例。 联邦巡回法院近期一则非先例性判决——Aviation Capital Partners, LLC v. SH Advisors, LLC案(案号24-1099,2025年5月6日)——突显出关键程序要点:地区法院在诉状阶段无需将USPTO的认定视为事实依据,除非该认定已被明确载入诉状。
该争议在上诉阶段浮出水面,此前特拉华州地方法院依据《联邦规则》第12(b)(6)条驳回了航空资本公司的专利侵权诉讼,认定所主张的专利权利要求不符合《专利法》第101条规定的专利适格性要求。 原告上诉人航空资本合伙公司(以专业税务追偿公司"STR"名义经营)在上诉中主张,地区法院在驳回动议阶段未将美国专利商标局先前支持专利适格性的分析作为事实认定予以采纳,此举构成司法失当。
具体而言,STR主张美国专利商标局在审查过程中作出的结论——即权利要求"已整合到实际应用中"且"包含远不止抽象概念的内容"——本应被地区法院作为真实事实认定采纳,作为裁决驳回动议的依据。但联邦巡回法院直接驳回了该主张,声明:
- STR还主张,在裁决驳回动议时,地区法院必须将专利局的"事实认定——即权利要求已整合为实用应用且包含远超抽象概念的内容"视为真实。上诉人诉状第23-25页。我们对此持异议。 "就驳回动议而言,我们必须将诉状中所有事实主张视为真实……"(《阿什克罗夫特诉伊克巴尔案》,556 U.S. 662, 678 (2009))(强调部分为原文所加)。 本案中,诉状未包含专利局作出的任何事实认定。J.A. 16–32;口头辩论第4:38–5:45段(诉状指控专利局作出两项法律判断,但未指控任何事实认定)。因此,地区法院拒绝将专利局在§101适格性分析中可能作出的任何未指控事实认定视为真实,并无不当。[
本段落强调了驳回动议所适用的程序严格性:法院仅受诉状中实际陈述的事实约束。尽管STR试图将审查员的分析纳入案卷,联邦巡回法院明确指出,任何美国专利商标局的"事实认定"必须在地区法院驳回动议阶段被明确主张,方可获得采信。
审查员就§101适格性提出意见时对诉讼当事人及诉状起草的影响
本裁决为从业者在"爱丽丝案"后处理§101争议提供了实务指南。诉讼当事人不可预设审查员的有利结论(如"融入实际应用")将被视为事实,除非该认定已在诉状中明确具体地提出主张。
美国专利商标局现行指南要求审查员评估权利要求是否"融入实际应用",以及是否包含"远超抽象概念"的内容——这些标准可能使申请在审查过程中跨越§101条款的门槛。然而,正如 《航空资本》 案所证实,此类审查员裁定的推崇程度可能存在差异,且在依据规则12(b)(6)提出的驳回动议中,仅需将诉状中明确提出的事实主张视为真实。这引发了一个问题——如果专利权人明确指控审查员在审查过程中就§101条款作出的事实认定,这是否足以驳回驳回动议?尽管不具先例效力,但航空资本案暗示了这种可能性。
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《航空资本》案的裁决有力提醒诉讼律师:必须审慎主张事实依据以证明资格。若要保留基于审查员结论的论点,这些结论必须超越背景信息——它们必须作为诉状中主张的事实存在,而非仅被援引的结论。
否则,法院仍可自由从头开始评估资格。正如本裁决所重申的,该评估可能与美国专利商标局先前作出的结论存在差异。
[1] 航空资本合伙公司诉SH顾问公司案,案号24-1099, 第7页(联邦巡回上诉法院,2025年5月6日)。