Utiliser les licences IP anticipées pour réduire les perturbations futures de la chaîne d'approvisionnement

Les entreprises concluent souvent des contrats d'approvisionnement pour des composants couverts par les droits de propriété intellectuelle (PI) d'un fournisseur ou fabriqués à l'aide de ces droits, mais elles ne réfléchissent pas suffisamment à la question des licences de PI. Face aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement et à la nécessité qui en découle d'étudier les options de double approvisionnement et d'internalisation, les fournisseurs peuvent être enclins à tirer parti de ces droits pour empêcher la production de leurs pièces exclusives. Par exemple, le fournisseur peut affirmer que le composant est couvert par un brevet ou que le recours à une deuxième source d'approvisionnement ou à l'internalisation par le client utiliserait le « savoir-faire » du fournisseur. En conséquence, les droits de propriété intellectuelle des fournisseurs, généralement considérés comme secondaires dans le cadre des accords d'approvisionnement ordinaires, sont désormais au premier plan des préoccupations dans de nombreux secteurs.

En particulier pendant et à la suite de la pandémie de COVID-19, des perturbations et des retards imprévus ont affecté la chaîne d'approvisionnement, empêchant certains fournisseurs de fournir des composants ou des matériaux à leurs clients en temps voulu, dans les quantités requises ou au prix convenu. Dans certains cas, ces perturbations ont considérablement entravé la capacité des clients à livrer leurs produits dans les délais, dans le respect du budget et en quantités suffisantes, entraînant une perte de revenus et de clientèle.

Afin de faire face à ces risques liés à la chaîne d'approvisionnement, les clients doivent négocier, dans le cadre du contrat d'approvisionnement ou même dans un document distinct, la possibilité d'utiliser la propriété intellectuelle de leur fournisseur dans certains cas où celui-ci affirme ne pas être en mesure de fournir la quantité requise du composant en question dans les délais impartis ou au prix convenu. Que ce soit en externalisant la fabrication du composant à un tiers ou en internalisant la production, un client doit se donner la possibilité d'utiliser la propriété intellectuelle du fournisseur afin de perturber le moins possible la production. Le client peut obtenir cette option en négociant avec le fournisseur afin d'établir, par exemple, une licence conditionnelle ou un dépôt fiduciaire de propriété intellectuelle qui lui permet d'utiliser la propriété intellectuelle du fournisseur dans certaines conditions convenues.

Brevets et savoir-faire courants dans la chaîne d'approvisionnement

Un fournisseur peut détenir divers droits de propriété intellectuelle couvrant un composant qu'il fournit à un client, notamment des droits de brevet et des droits protégeant son « savoir-faire ». En général, un brevet confère à son titulaire (le fournisseur, dans le cas présent) l' droit exclusif droit d'empêcher d'autres personnes (un client, des tiers engagés par le client ou toute autre personne) de fabriquer, d'utiliser, de vendre, d'offrir à la vente ou d'importer le produit couvert par le brevet, sauf accord contraire. Que le composant soit breveté ou non, le fournisseur peut également avoir intérêt à protéger son savoir-faire en ce qui concerne le composant. Le savoir-faire peut être tangible ou intangible, brevetable ou non, et protégé ou non par les lois étatiques sur les secrets commerciaux^.1Le savoir-faire peut inclure, par exemple : des informations scientifiques ou techniques, des résultats et des données de tout type ; des secrets commerciaux ; des pratiques, des protocoles, des méthodes, des processus (y compris des processus de fabrication) ou des techniques ; des spécifications de composants (par exemple, dimensions, choix des matériaux, nomenclature (BOM), etc.) ; et des dessins techniques et des modèles tridimensionnels de conception assistée par ordinateur (CAO). Un fournisseur peut tenter de ne pas partager et de garder secret une grande partie de son savoir-faire concernant un composant. Mais dans certains cas, le fournisseur peut être amené à partager au moins une partie de son savoir-faire avec son client afin que celui-ci puisse concevoir et fabriquer le produit final, de manière à ce que le composant puisse être intégré dans l'ensemble, afin de générer des dessins et des modèles de produits à des fins de production et d'instructions d'assemblage, etc.

Dilemme : dispositions types relatives à la propriété intellectuelle incluses dans les contrats d'approvisionnement

Les contrats d'approvisionnement traitent généralement la propriété intellectuelle comme un élément secondaire, par exemple lorsqu'ils définissent les droits de propriété intellectuelle du fournisseur et n'accordent au client qu'un droit limité d'utiliser cette propriété intellectuelle. Les contrats d'approvisionnement traditionnels peuvent également définir et inclure uniquement un droit limité d'utiliser le savoir-faire du fournisseur (par exemple, le savoir-faire partagé avec le client ne peut être utilisé que dans des buts spécifiques et énumérés par le client, le savoir-faire partagé avec le client ne peut être largement diffusé, etc. Toutefois, en cas de perturbation de la chaîne d'approvisionnement ou de retard dans la livraison des composants dans le cadre de contrats d'approvisionnement traditionnels, le client peut se retrouver dans une situation perdant-perdant : (a) perdre des revenus et la confiance de ses clients en étant incapable de répondre à la demande de produits ou (b) enfreindre les droits de propriété intellectuelle du fournisseur en faisant fabriquer le composant en dehors du cadre du contrat d'approvisionnement.

Réponse : Inclure une licence conditionnelle pour les brevets et la propriété intellectuelle connexe dans les contrats d'approvisionnement.

Alors que les clauses relatives à la propriété intellectuelle dans les contrats d'approvisionnement étaient autrefois limitées et sporadiques, le contexte actuel exige que les clients prennent au sérieux la propriété intellectuelle des fournisseurs. Les contrats d'approvisionnement doivent inclure diverses déclarations et garanties du fournisseur concernant le caractère breveté ou non du composant fourni. Le contrat d'approvisionnement peut également exiger une clause stipulant que le fournisseur informera le client de tout changement concernant le statut de brevet du composant pendant la durée du contrat d'approvisionnement (par exemple, expiration d'un brevet, délivrance d'un nouveau brevet couvrant le composant, introduction de nouvelles caractéristiques brevetées dans les générations futures du composant, etc. De même, des dispositions relatives au savoir-faire, aux informations confidentielles, aux droits d'auteur et aux secrets commerciaux doivent être incluses, telles que la reconnaissance par le fournisseur que les informations ne sont pas confidentielles ou ne constituent pas un savoir-faire à moins d'être marquées comme telles par le fournisseur. Ces dispositions visent à promouvoir la sécurité en empêchant que le client ne souhaite ultérieurement s'approvisionner auprès d'un autre fournisseur pour le composant, mais se trouve dans l'impossibilité de le faire en raison des droits de propriété intellectuelle du fournisseur.

Connaître les brevets ou autres droits de propriété intellectuelle d'un fournisseur n'est qu'une partie de la solution. Pour éviter toute perturbation, les clients doivent tout mettre en œuvre pour négocier avec le fournisseur une licence conditionnelle préalable qui précise dans quelles conditions le client peut, sous certaines conditions, fabriquer lui-même le composant (en interne) ou le faire fabriquer par un tiers (double approvisionnement). Cela prend généralement la forme d'une licence qui permet au client de produire le composant sans enfreindre les droits de brevet du fournisseur ni abuser de son savoir-faire. La licence peut également autoriser l'utilisation des plans du fournisseur, ce qui évite les coûts liés à la refonte ultérieure des composants. Une telle licence permettra au fournisseur et au client de préciser clairement quand la licence conditionnelle s'active, pour combien de temps et quelles informations le client peut utiliser afin que celui-ci puisse agir rapidement et atténuer tout impact négatif sur la fabrication de son produit.

De nombreuses conditions peuvent déclencher l'activation de ces licences :

Les clients qui exigent des licences conditionnelles de la part des fournisseurs doivent comprendre que celles-ci ont un coût. Par exemple, le fournisseur peut exiger du client le paiement d'une redevance pour chaque composant qui n'est pas produit par lui. Dans les cas où le client a accepté d'acheter un composant auprès d'un fournisseur et où ce dernier n'est pas autorisé à fournir ce composant à d'autres clients (par exemple, en raison d'un développement conjoint entre le fournisseur et le client, dans le cadre duquel le fournisseur ne peut fournir le composant qu'au partenaire/client, etc.), le fournisseur peut souhaiter que ces restrictions soient levées si le client est autorisé à s'approvisionner auprès d'une autre source ou à fabriquer le composant en interne. Les fournisseurs peuvent également souhaiter mettre leurs produits (plus coûteux) sur le marché libre en échange de la possibilité pour le client de s'approvisionner auprès d'un autre fournisseur ou de fabriquer le composant en interne. Toutefois, un accord préalable mutuel réduira l'incertitude pour les deux parties et évitera des discussions précipitées et controversées ultérieurement, lorsque, par définition, la livraison du produit sera en jeu.

Force exécutoire

Comme beaucoup de termes dans un contrat d'approvisionnement, une licence conditionnelle qui permet à une entreprise d'utiliser la propriété intellectuelle d'un fournisseur doit être claire. Le contrat doit énoncer expressément les conditions de la licence, en prévoyant au minimum les éléments suivants : (a) les modalités d'activation de la licence (par exemple, pour des raisons pratiques, uniquement en cas de certains déclencheurs, etc.), (b) la propriété intellectuelle exacte que l'entreprise peut utiliser, (c) la durée de la licence et (d) les coûts associés à l'utilisation. Les conditions doivent également énoncer expressément les informations exactes que le fournisseur doit fournir, le cas échéant, dans le cadre d'un transfert de technologie afin de permettre au client de fabriquer le produit.

Un manque de précision dans l'accord peut rendre difficile de déterminer exactement ce que le fournisseur doit fournir dans le cadre du transfert de propriété intellectuelle^.2En l'absence de clauses contractuelles suffisantes, les tribunaux peuvent hésiter à imposer des transferts de propriété intellectuelle qui pourraient porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du fournisseur (par exemple, la divulgation de secrets commerciaux tels que des procédés de fabrication exclusifs).³Dans la plupart des cas, la mesure corrective privilégiée pour faire respecter le transfert de technologie prévu par une licence conditionnelle dans un contrat d'approvisionnement sera une injonction préliminaire obligatoire. Parmi les mesures judiciaires, seule une telle injonction peut permettre le transfert rapide nécessaire pour éviter une perturbation importante de la chaîne d'approvisionnement. Mais une mesure injonctive obligatoire (exigeant des actes positifs d'exécution) par opposition à une mesure injonctive prohibitive (interdisant certains comportements) est particulièrement difficile à obtenir à titre préliminaire.⁴Pour cette raison, il est particulièrement important que les conditions d'une licence conditionnelle dans un contrat d'approvisionnement soient énoncées de manière explicite et détaillée. À titre d'exemple, une telle disposition pourrait stipuler que « le fournisseur accorde une licence pour les brevets A et B, le dessin technique C, le modèle CAO D et la nomenclature E pour une période de X [jours/mois/années] à un taux de redevance de Y pour chaque composant Z fabriqué ou faisant l'objet d'une fabrication par le client ». Pour plus de clarté et de précision, une option pourrait consister à inclure chaque document considéré comme faisant partie du transfert de propriété intellectuelle dans un dossier de transfert en tant que pièce jointe au contrat d'approvisionnement.

Une autre approche qui pourrait permettre aux parties d'éviter les retards et l'incertitude liés à une action en justice consisterait à mettre en place un dépôt fiduciaire de propriété intellectuelle. Un tel dépôt nécessiterait un accord établissant clairement les éléments et les informations à déposer, ainsi qu'une formulation très précise définissant les circonstances et les documents requis pour autoriser un agent fiduciaire à remettre les éléments déposés au client. L'accord d'entiercement pourrait également inclure une clause obligeant le fournisseur à fournir à l'agent d'entiercement toute nouvelle propriété intellectuelle nécessaire à l'exécution du contrat de fourniture au fur et à mesure de sa mise en œuvre. Il serait difficile de contrôler le respect par le fournisseur de cette obligation de mise à jour ; le client pourrait devoir s'en remettre dans une certaine mesure à la bonne foi du fournisseur pour divulguer les nouveaux développements en matière de propriété intellectuelle au fur et à mesure qu'ils se produisent. Par conséquent, même un accord d'entiercement soigneusement rédigé pourrait ne pas remplacer complètement la nécessité de recours judiciaires.

Conclusion

Quelles que soient les conditions, établir dès le début d'une relation commerciale le droit d'accéder à la propriété intellectuelle du fournisseur apporte plus de clarté aux deux parties. Utilisé à bon escient, cela peut éviter des discussions tendues en cas de perturbations imprévues de la chaîne d'approvisionnement.

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