La USPTO adopta un enfoque flexible respecto a la terminología de los grupos de Markush
En el caso Ex parte Chowdhury, Recurso 2025-002261 (resuelto el 5 de febrero de 2026), la Junta de Juicios y Apelaciones en materia de Patentes de la USPTO revocó la denegación por parte de un examinador de unas reivindicaciones que, según este, contenían agrupaciones de Markush «inadecuadas». La USPTO ha calificado esta resolución como «informativa» por su conclusión de que «una agrupación de Markush es adecuada si enumera miembros de un subgénero y la memoria descriptiva describe dichos miembros como si desempeñaran funciones similares en el contexto de la invención». Esta resolución podría resultar útil para los solicitantes que presenten reivindicaciones en las que especies estructuralmente diversas puedan desempeñar la misma función.
Reivindicaciones de Markush
Según la definición de la USPTO en el MPEP, § 2117(I),las «reivindicaciones Markush» recogen «una lista de elementos que pueden utilizarse de forma alternativa». Tal y como se señala en el MPEP, «las invenciones en los campos de la metalurgia, los refractarios, la cerámica, la química, la farmacología y la biología suelen reivindicarse con mayor frecuencia mediante la fórmula Markush, pero también pueden reivindicarse características puramente mecánicas o etapas de un proceso utilizando el estilo de reivindicación Markush ».
Según el artículo 2117(II) del MPEP, una reivindicación de tipo Markush puede ser rechazada por contener una «agrupación inadecuada» si se da cualquiera de las siguientes circunstancias:
(1) los miembros del grupo de Markush no comparten una «única similitud estructural» o
(2) los miembros no comparten un uso común.
La denegación objeto de este asunto se basó en el motivo (1).
El lenguaje de Markush, en el punto de mira
La solicitud en cuestión (solicitud de patente de EE. UU. n.º 17/005.548) describe métodos para utilizar biomarcadores de miARN con el fin de determinar la eficacia de un tratamiento destinado a reducir el daño inducido por la radiación. La solicitud identifica una serie de miARN cuyos niveles séricos, según se afirma, varían de forma dependiente de la dosis tras una irradiación corporal total.
Las reivindicaciones objeto de recurso describían métodos para tratar el daño inducido por la radiación en un sujeto humano que comprendían, entre otros pasos, la determinación de los niveles séricos de determinados miARN antes y después de administrar un tratamiento destinado a reducir dicho daño. El texto de Markush en cuestión establecía lo siguiente:
… en el que el uno o más miARN se seleccionan del grupo formado por miR-130a-3p, miR-150-Sp, miR-142-Sp, miR-706, miR-342-3p, miR-136-Sp, miR-17-3p, miR-126-3p, miR-322-3p, miR-34b-3p, miR-187-3p, miR-194-Sp, miR-27a-3p, miR-30a-3p y miR-30c-5p …
El examinador rechazó las reivindicaciones por contener «agrupaciones de Markush inadecuadas», ya que los miARN enumerados «no comparten ni una sola similitud estructural», dado que cada uno tiene una secuencia de nucleótidos diferente, siendo la «única similitud estructural presente» que todos están compuestos por nucleótidos. El examinador también argumentó que los miARN no pertenecían a una clase reconocida porque «no cabe esperar, a la luz del estado de la técnica, que los miARN se comporten de la misma manera y puedan sustituirse entre sí». El examinador reconoció que los miARN «se describen todos en la memoria descriptiva como correlacionados con la exposición a la radiación» y «se transcriben y procesan de la misma manera», pero mantuvo que «no comparten una similitud estructural sustancial esencial para esta actividad».
En su recurso contra la denegación del examinador, el solicitante alegó que «cuando el grupo de Markush aparece en una reivindicación que describe un proceso o una combinación (y no un único compuesto), basta con que se revele en la memoria descriptiva que los miembros del grupo poseen al menos una propiedad en común que sea la principal responsable de su función en la relación reivindicada». El solicitante alegó asimismo que «los miARN descritos en las reivindicaciones son marcadores, es decir, cuya presencia o cantidad(es) relativa(s) desencadena(n) (o no) las etapas del método de tratamiento reivindicado». Como marcadores, «los miARN de las reivindicaciones son sustituibles entre sí y son lo suficientemente similares desde el punto de vista estructural como para ser clasificados como una clase unificada en el contexto de los métodos reivindicados».
Análisis de la Junta
La Comisión consideró que los argumentos del solicitante eran «convincentes» y revocó la denegación.
La Junta examinó la jurisprudencia pertinente y explicó el criterio fundamental para una correcta agrupación según Markush de la siguiente manera:
[S]i un grupo de Markush mencionado en la reivindicación enumera un conjunto de elementos que el inventor describe como un subgénero, y dichos elementos se describen en la memoria descriptiva como útiles para la función de la invención debido a sus similitudes, entonces su inclusión en un grupo de Markush no es improcedente.
La Sala explicó que el hecho de que el examinador se centrara en cómo funciona cada uno de los miARN enumerados estaba fuera de lugar, ya que «la funcionalidad individual de los miARN no se contempla en el contexto de la invención reivindicada».
Basándose en las afirmaciones de la solicitud según las cuales «se puede observar que las especies de miARN reivindicadas […] aumentan o disminuyen en cantidad como reacción del paciente a dicha exposición», la Sala razonó que «no es necesario que las especies de miARN enumeradas funcionen como miARN, de la misma manera, con el mismo fin o en absoluto, para que la invención funcione». Es decir, «lo que importa en el contexto de la invención es si los miARN reivindicados se producen en respuesta a la exposición a la radiación y en qué nivel se producen». Dado que el examinador no había cuestionado ese elemento común, la redacción de la reivindicación según Markush no era inadecuada.
Puntos clave
Esta resolución de la USPTO podría resultar útil para los solicitantes que presenten reivindicaciones en las que especies estructuralmente diversas puedan desempeñar la misma función, incluso en otros casos de «biomarcadores» en los que proteínas o ácidos nucleicos estructuralmente diversos puedan estar correlacionados con el mismo estado fisiológico, aunque tengan funciones biológicas distintas. Según el caso Ex parte Chowdhury, siempre que la solicitud de patente revele que los miembros enumerados de una agrupación de Markush pueden desempeñar el mismo papel en la invención reivindicada, la agrupación de Markush debería considerarse adecuada, incluso si los miembros enumerados desempeñan papeles diferentes en otros contextos. Aunque el caso Ex parte Chowdhury se ha calificado de «informativo» en lugar de «sentar precedente», ofrece una guía clara para impugnar las denegaciones por agrupaciones de Markush inadecuadas.
Los solicitantes que se enfrenten a denegaciones similares deberían plantearse citar esta resolución y, en caso de que se mantengan las denegaciones, interponer un recurso. Los profesionales de asesoramiento en materia de patentes de Foley cuentan con una amplia experiencia en la tramitación de solicitudes de patente, incluida la representación de clientes en recursos ex parte contra las denegaciones de los examinadores. Póngase en contacto con los autores o con su abogado de Foley para obtener más información.
