¿Limitará el Tribunal Federal de Apelación la doble patentabilidad por carácter obvio a los casos de prórroga de la vigencia de la patente?
La doctrina de la doble patentabilidad por obviedad («OTDP») es uno de los aspectos más complejos de la legislación estadounidense en materia de patentes, pero el Tribunal de Apelación de los Estados Unidos para el Circuito Federal pronto tendrá la oportunidad de delimitar en qué casos puede darse la OTDP. ¿Aprovechará esta oportunidad para simplificar la legislación estadounidense en materia de patentes, agilizar el proceso de examen e incentivar aún más la innovación derivada?
Según las directrices actuales de la USPTO establecidas en el § 804 del MPEP, el OTDP se basa en una política pública que persigue dos objetivos: «evitar la prórroga injustificada de la exclusividad de la patente» y «evitar la posibilidad de que se interpongan múltiples demandas contra un presunto infractor por parte de diferentes cesionarios de patentes que reivindiquen variaciones de la misma invención que sean indistinguibles a efectos de patentabilidad». Dos recursos de apelación pendientes ante el Tribunal Federal de Apelación solicitan al tribunal que reconsidere si la posibilidad teórica de acoso procesal debería constituir un fundamento «autónomo» para la aplicación del OTDP.
Las sentencias del caso Ex parte Baurin
En el caso Ex parte Baurin, la resolución original del tribunal de la Junta de Apelaciones y Juicios sobre Patentes (PTAB) de la Oficina de Patentes y Marcas de EE. UU. (USPTO), dictada el 11 de noviembre de 2024, anuló seis denegaciones de la Oficina de Denegación de Patentes (OTDP) que se habían dictado en la solicitud de patente de EE. UU. n.º 17/135.529 basándose únicamente en la posibilidad de acoso procesal. El dictamen citó la sentencia del Tribunal Federal de Apelación en el asunto Allergan USA, Inc. contra MSN Labs. Private LTD., 111 F.4th 1358 (Fed. Cir. 2024), en relación con el principio de que las patentes concedidas a partir de solicitudes presentadas posteriormente y con fechas de vencimiento posteriores no plantean problemas de OTDP para las reivindicaciones con una fecha de vencimiento anterior.
Poco más de un año después, en una resolución de 2 a 1 dictada el 18 de diciembre de 2025, un tribunal reconstituido denegó la solicitud de nueva vista, confirmando así, en la práctica, la resolución del tribunal original.
Quizás como respuesta a la atención que estaba recibiendo el caso Baurin —y a su incoherencia con otras resoluciones ex parte de la PTAB—, el director Squires convocó a un Panel de Revisión de Apelaciones (ARP) para que revisara«de oficio»la resolución del caso Baurin. En la resolución emitida el 10 de agosto de 2026, el ARP revocó las resoluciones anteriores del panel de la PTAB y confirmó las denegaciones originales de la OTDP.
En cuanto al fondo del asunto, la ARP discrepó de las resoluciones del tribunal de la PTAB en dos puntos principales:
- La ARP ha determinado que la solicitud en cuestión no entra dentro del ámbito de aplicación del caso Allergan, ya que no es el primer caso de su familia en ser presentado (según la fecha real de presentación) ni el primero en ser concedido —y, de hecho, aún no se ha concedido—
- La ARP concluyó que «la jurisprudencia vinculante del Tribunal Federal de Apelación» sostiene que la posibilidad teórica de acoso procesal puede constituir un fundamento «autónomo» para la OTDP.
El demandante ha recurrido la resolución de la ARP ante el Tribunal Federal de Apelación.
Más allá de Baurin
Puede que la resolución del ARP en el caso Baurin no sea nada extraordinario, pero las últimas diez páginas del dictamen están acaparando los titulares. En ellas, el ARP invita al Tribunal Federal de Apelación a «aclarar» si sus precedentes deben interpretarse realmente en el sentido de que permiten denegaciones por OTDP «basadas únicamente en el razonamiento contra el acoso», y expone razones de política por las que el Tribunal Federal de Apelación debería eliminar o restringir la aplicación de la OTDP cuando no exista una cuestión de prórroga del plazo:
- Las denegaciones del OTDP basadas únicamente en el argumento contra el acoso son especulativas y pueden limitar injustamente los derechos de patente.
- Si se produjera algún caso de «acoso procesal», los tribunales podrían invalidar las patentes en virtud de la OTDP
- El uso de familias de patentes posteriores para invalidar familias de patentes anteriores desalienta la investigación y la colaboración posteriores y puede perjudicar la innovación.
- Si no se eliminan las denegaciones del OTDP basadas exclusivamente en el argumento contra el acoso, estas deberían limitarse a los casos en los que (i) el solicitante tenga antecedentes de acoso procesal o (ii) el OTDP pueda demostrarse mediante la prueba bidireccional (la obviedad se aplica en ambos sentidos).
La resolución del ARP señala que el Tribunal Federal de Apelación puede abordar estas cuestiones en el recurso de apelación pendiente en el caso «In reAblynx/Ex Parte Baumeister», pero el escrito de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO) en defensa de las denegaciones en apelación eludió los argumentos basados en cuestiones de política.
AsuntoAblynx/Ex parte Baumeister
El caso «In re Ablynx» es el recurso pendiente ante el Tribunal Federal de Apelación contra la resolución del tribunal de la PTAB en el caso «Ex Parte Baumeister». En dicho caso, la PTAB confirmó seis denegaciones por OTDP dictadas en la solicitud de patente estadounidense n.º 17/409,019, que se basaban únicamente en el fundamento de la lucha contra el acoso. El escrito inicial de la parte apelada de la USPTO se presentó pocos días después de que se publicara la resolución del ARP en el caso Baurin, pero defiende las denegaciones por OTDP basándose en los siguientes argumentos:
- La jurisprudencia del Tribunal Federal de Apelación «exige» que se denieguen las solicitudes de OTDP «incluso cuando no exista una prórroga injustificada en cuanto al plazo, ya que persiste el riesgo de acoso».
- Ninguna de las «circunstancias específicas» en las que el Tribunal Federal de Apelación ha limitado la aplicación del OTDP es aplicable en este caso
- «Los argumentos de política de los recurrentes quedan descartados» a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Federal de Apelación
La única referencia que hace el escrito a la resolución del ARP responde a los «argumentos de carácter normativo» del recurrente y se limita a afirmar lo siguiente:
Independientemente de los méritos de esos argumentos políticos, la Junta aplicó fielmente la jurisprudencia vinculante de este Tribunal.
¿Limitará el Tribunal Federal de Apelación la aplicación del OTDP a los casos de prórroga de plazos?
Tanto la resolución del ARP en el caso Baurin como el escrito de la USPTO en el caso Ablynx se basan en el caso In Re Fallaux, 564 F.3d 1313 (Fed. Cir. 2009), como la principal resolución del Tribunal Federal de Apelación que respalda el OTDP basándose únicamente en el razonamiento contra el acoso. Pero, ¿debe interpretarse así el caso Fallaux?
La sentencia Fallaux analizó y respaldó el razonamiento contra el acoso, pero la cuestión principal que se planteaba era si la denegación de la OTDP en cuestión debería haberse basado en la prueba bidireccional de obviedad en lugar de en la prueba unidireccional. Ablynx planteó esta cuestión en su escrito inicial de apelación. Por lo tanto, si el Tribunal Federal de Apelación se inclina por limitar la doctrina OTDP, podría explicar que el caso Fallaux solo abordó qué prueba de obviedad debía utilizarse, y no si el riesgo de acoso por sí solo puede sustentar la doctrina OTDP. De hecho, la sentencia Fallaux solo planteó el razonamiento contra el acoso en respuesta a los argumentos de que «los casos en los que se niega a los solicitantes la posibilidad de basarse en la prueba bidireccional son distinguibles porque, a diferencia de los solicitantes en esos casos, el Dr. Fallaux no busca una prórroga injustificada del plazo de la patente».
Es probable que el Tribunal Federal de Apelación se pronuncie, al menos sobre el caso Ablynx, a principios o mediados de 2027. Los solicitantes que actualmente se enfrentan a denegaciones de la OTDP basadas únicamente en el argumento contra el acoso tal vez prefieran evitar presentar una renuncia terminal o adoptar cualquier otra medida definitiva hasta que el Tribunal Federal de Apelación —y, posiblemente, el Tribunal Supremo— se hayan pronunciado sobre la cuestión.
Los abogados de Foley cuentan con una amplia experiencia en el asesoramiento a clientes sobre el OTDP en sus propias carteras de patentes y en las de la competencia. Para obtener más información, ponte en contacto con el autor o con tu abogado de Foley.
