美国专利商标局（USPTO）对马库什组表述采取了灵活的做法

在“Chowdhury单方上诉案”（上诉号 2025-002261， ，2026年2月5日作出裁决）中，美国专利商标局（USPTO）专利审判与上诉委员会推翻了审查员对某些权利要求的驳回决定——该审查员此前认为这些权利要求包含“不当”的马库什分组 。 美国专利商标局已将该裁决指定为“具有指导意义”，因其裁定：“如果马克什分组列举了亚属的成员，且说明书描述了这些列举的成员在发明背景下具有相似的功能，则该马克什分组是恰当的。”该裁决对于申请人在权利要求中主张结构各异的物种能够发挥相同功能的申请人而言，可能具有参考价值。

马库什权利要求

根据美国专利商标局（USPTO）在《专利审查指南》（MPEP）第2117(I)条中的定义，“马库什式权利 要求”包含“一组可互选的要素” 。如《专利审查指南》所述：“冶金、耐火材料、陶瓷、化学、药理学和生物学领域的发明最常采用马库什公式进行权利要求，但纯机械特征或工艺步骤也可采用马库什式权利要求进行保护。”

根据《专利审查指南》（MPEP）第2117(II)条，如果出现以下任一种情况，马库什（Markush）权利要求可能会因包含“不当分组”而被驳回：

(1) 马库什基团的各成员之间不存在“单一的结构相似性”，或者

(2) 这些成员没有共同的使用目的。 

本案所涉的驳回决定是基于理由（1）作出的。

备受争议的马库什表述

该申请（美国专利申请号 17/005,548）描述了利用miRNA生物标志物来评估减轻辐射诱导损伤的治疗方法的有效性。该申请指出了若干种miRNA，据称在全身照射后，其血清水平会以剂量依赖性方式发生变化。

上诉中的权利要求描述了一种治疗人体受辐射损伤的方法，该方法包括（除其他步骤外）在实施用于减轻辐射损伤的治疗前后测定某些miRNA的血清水平。争议的马库什条款内容 如下：

审查员驳回了这些权利要求，理由是其中包含“不恰当的马库什分组”，因为所列出的miRNA“不存在任何结构上的相似性”——由于每种miRNA的核苷酸序列各不相同，而“唯一的结构相似性”仅在于它们均由核苷酸组成。 审查员还认为，这些miRNA不属于公认的类别，因为“根据现有技术知识，无法预期这些miRNA会表现出相同的行为且可以相互替代”。 审查员承认，这些miRNA“在说明书中均被披露为与辐射暴露相关”，且“转录和加工方式相同”，但坚持认为“它们不具有对该活性至关重要的实质性结构相似性”。

在针对审查员驳回决定提出的上诉中，申请人主张：“当马库什组（Markushgroup）出现在描述一种工艺或组合（而非单一化合物）的权利要求中时，只要说明书中披露该组的各成员至少具有一项共同特性，且该特性是其在权利要求所涉关系中发挥功能的主要原因，即可视为满足要求。”  申请人还主张：“权利要求中所述的miRNA是标志物，即其存在或相对含量会（或不会）触发权利要求所涉治疗方法的步骤。”作为标志物，“权利要求中的miRNA可以相互替代，且在权利要求所涉方法的背景下，它们在结构上足够相似，可被归类为同一类。”

董事会分析

委员会认为申请人的论点“有说服力”，并撤销了驳回决定。

委员会审查了相关判例法，并就正确进行马库什分组的判断标准作了如下说明：

委员会解释道，审查员将重点放在所列出的每种miRNA的功能上是不恰当的，因为“在所主张发明的背景下，并未考虑单个miRNA的功能”。  

委员会援引申请文件中的陈述——“可以观察到，作为患者对这种暴露的反应，所主张的miRNA种类……其数量会增加或减少”，并据此推论道：“所列出的miRNA种类无需以相同的方式、为达到相同的目的，甚至无需发挥miRNA的功能，本发明即可生效。” 也就是说，“就本发明而言，关键在于所要求的miRNA是否是作为对辐射暴露的反应而产生的，以及其产生水平如何。”鉴于审查员并未对这一共同点提出异议，因此马克什（Markush）权利要求措辞并无不当。

关键要点

美国专利商标局（USPTO）的这一裁决，可能对那些主张结构各异的物种能够发挥相同功能的申请人有所帮助，包括在其他“生物标志物”案件中——在这些案件中，结构各异的蛋白质或核酸可能与相同的生理状态相关，即使它们具有不同的生物功能。 根据“Chowdhury案”，只要专利申请公开了马库什分组中列出的成员在所主张的发明中能够发挥相同的作用，该马库什分组即应被视为有效，即使这些列出的成员在其他情况下发挥着不同的作用。尽管“Chowdhury案”被定性为“参考性”而非“先例性”，但它为对不当的马库什分组驳回决定提出异议提供了明确的指导方针。

面临类似驳回决定的申请人应考虑援引该裁决；若驳回决定维持不变，则应提起上诉。福里律师事务所（Foley）的专利顾问团队在专利申请审查方面拥有丰富的经验，包括代表客户就审查员的驳回决定提起单方上诉。如需了解更多信息，请联系本文作者或您的福里律师事务所律师。