“显而易见型双重专利”(OTDP)原则是美国专利法中最复杂的方面之一,但美国联邦巡回上诉法院很快将有机会对OTDP的适用情形加以限制。该法院是否会借此机会简化美国专利法、优化审查程序,并进一步激励后续创新?
根据《美国专利商标局审查指南》(MPEP)第804节中规定的现行指导原则,OTDP基于一项具有双重目标的公共政策:“防止专利独占权被无理延长” 以及 “防止不同专利受让人针对同一发明中可专利性上无实质区别的变体,对被指控侵权人提起多起诉讼的可能性。”目前联邦巡回上诉法院有两起待审上诉案件,均请求法院重新审议:诉讼骚扰的理论可能性是否应作为OTDP的“独立”依据。
“鲍林案 ”的 单方面裁决
在“Ex parte Baurin”一案中,美国专利商标局(USPTO)专利审判与上诉委员会(PTAB)于2024年11月11日作出的初审合议组裁决,推翻了此前针对美国专利申请号17/135,529作出的六项基于“可能构成诉讼骚扰”这一理由的OTDP驳回决定。 该裁决援引了联邦巡回上诉法院在“Allergan USA, Inc. 诉 MSN Labs. Private LTD.”案(111 F.4th 1358(Fed. Cir. 2024))中的判决,确立了以下原则:从申请时间较晚且有效期较长的申请中授予的专利,对于有效期较早的权利要求而言,不会引发“过度延迟授予专利”(OTDP)问题。
一年多后,在2025年12月18日作出的2比1裁决中,重组后的合议庭驳回了重审请求,实际上维持了原合议庭的裁决。
或许是为了应对鲍林案所引发的关注——以及该案与其他PTAB单方面裁决之间的矛盾——斯奎尔斯主任召集了一个上诉审查小组(ARP),对鲍林案的裁决进行“依职权”审查。在2026年8月10日发布的裁决中,上诉审查小组推翻了此前PTAB小组的裁决,并维持了OTDP最初作出的驳回决定。
就案件实质而言,ARP在两个主要问题上对PTAB合议组的裁决持异议:
- ARP认定,该争议申请不属于“艾尔建案”的适用范围,因为它并非该专利族中(按实际提交日期计算)最早提交且最早获批的案件——事实上,该申请目前尚未获批。
- ARP发现,“具有约束力的联邦巡回上诉法院先例”认为,诉讼骚扰的理论可能性可以作为OTDP的“独立”依据。
申请人已就ARP的裁决向联邦巡回上诉法院提起上诉。
超越 鲍林
ARP在“鲍林案”中的裁决或许并不引人注目,但该裁决意见书的最后10页却成为了头条新闻。在该部分,ARP邀请联邦巡回上诉法院就其先例是否确实应被解释为允许“仅基于反骚扰理由”驳回OTDP申请一事作出“澄清”,并提出了政策理由,说明为何在不涉及保护期延长问题时,联邦巡回上诉法院应废除或限制OTDP:
- 仅基于反骚扰理由作出的OTDP驳回决定属于推测性,可能会不公正地限制专利权
- 如果确实发生了任何“诉讼骚扰”, 法院 可能会依据OTDP宣告相关专利无效
- 利用较晚的专利家族来使较早的专利家族失效,会阻碍后续的研究和合作,并可能损害创新
- 如果仅基于反骚扰理由的OTDP驳回决定未能被废除,则应将其限定于以下情形:(i) 申请人存在诉讼骚扰的前科,或 (ii) 根据双向测试(显而易见性具有双向性)可认定存在OTDP。
ARP的裁决指出,联邦巡回上诉法院可以在正在审理的“In reAblynx/Ex Parte Baumeister”上诉案中处理这些问题,但美国专利商标局(USPTO)在上诉中为驳回决定所作的辩护状回避了基于政策理由的论点。
关于Ablynx案/Baumeister单方面申请案
“Ablynx案”是针对 PTAB合议组在“Baumeister单方案”中所作裁决,目前正在联邦巡回上诉法院审理的 上诉案件 。 在该案中,PTAB维持了针对美国专利申请号17/409,019作出的六项基于“反骚扰”理由的OTDP驳回决定。美国专利商标局(USPTO)的被上诉人开庭答辩状是在“Baurin案”的ARP裁决公布几天后提交的,但该答辩状基于以下论点支持这些OTDP驳回决定:
- 联邦巡回上诉法院的判例“规定”,即使“不存在不合理的时限延长,但鉴于骚扰风险依然存在”,也必须驳回OTDP申请。
- 联邦巡回上诉法院曾用于限制OTDP适用范围的那些“狭义情形”,本案中均不适用
- 根据联邦巡回上诉法院的判例,“上诉人的政策论点已不复成立”
该诉状中唯一提及ARP裁决的地方,是针对上诉人的“政策论点”所作的回应,仅简要陈述如下:
无论这些政策论点有何优劣,委员会都忠实地适用了我院具有约束力的判例。
联邦巡回上诉法院会将OTDP的适用范围限制在专利期限延长的情形吗?
无论是ARP在Baurin案中的裁决,还是美国专利商标局(USPTO)在Ablynx案中的 简报,都援引了 In Re Fallaux案(564 F.3d 1313(联邦巡回上诉法院 2009年))作为联邦巡回上诉法院的主要判例,该判例仅基于反骚扰理由支持了OTDP。但Fallaux案是否必须如此解读呢?
Fallaux案的判决讨论并认可了反骚扰原则,但该案提出的核心问题在于,争议中的OTDP驳回决定是否应当基于显而易见性的双向测试,而非单向测试。Ablynx公司在其上诉开庭陈述书中提出了这一问题。 因此,如果联邦巡回上诉法院倾向于限制“显而易见性测试”(OTDP)的适用范围,它可以解释称,法洛案仅 涉及应采用哪种显而易见性测试标准,而非仅凭骚扰风险本身能否支持“显而易见性测试”。事实上,Fallaux案的判决仅在回应以下论点时才提出了反骚扰理由:“那些拒绝允许申请人援引双向测试的案件与本案存在区别,因为与那些案件中的申请人不同,Fallaux博士并非在寻求不合理的专利期限延长。”
联邦巡回上诉法院很可能在2027年上半年 至年中对至少Ablynx一案 作出裁决。目前仅因“反骚扰”理由而面临OTDP驳回的申请人,或许应避免提交终止声明或采取其他最终行动,直至联邦巡回上诉法院——以及可能的最高法院——就该问题作出裁决。
Foley 律师事务所的律师在就客户自身及竞争对手的专利组合中的 OTDP 问题为客户提供法律咨询方面拥有丰富的经验。如需了解更多信息,请联系本文作者或您的 Foley 律师。