Bulletin d'information sur les litiges en matière de propriété intellectuelle, été 2007

KSR c. Teleflex– La Cour suprême des États-Unis rend un verdict inattendu en rejetant le critère « enseignement-suggestion-motivation »
Kristy J. Downing et James G. Morrow

La Cour suprême des États-Unis a rejeté le critère TSM (Teaching-Suggestion-Motivation) de la Cour d'appel du circuit fédéral dans l'affaire KSR c. Teleflex. N° 04-1350 (30 avril 2007). Dans un avis unanime rédigé par le juge Kennedy, la Cour a principalement rejeté le test TSM en raison de sa portée « étroite » — qui élimine essentiellement un brevet uniquement lorsque l'état de la technique enseignait spécifiquement à combiner l'état de la technique de la manière revendiquée, plutôt que de poser la question générale de savoir si le titulaire du brevet aurait trouvé un avantage prévisible à combiner les références de l'état de la technique.

Depuis, Graham, la Cour d'appel fédérale exige que « le requérant établisse une suggestion, un enseignement ou une motivation qui aurait conduit une personne du métier à combiner les enseignements de l'état de la technique pertinents de la manière revendiquée ». Voir KSR c. Teleflex, 119 Fed. Appx. 282 à 285, 2886 (Fed. Cir. 2005). Jusqu'à présent, le test TSM a été fortement intégré dans le droit des brevets. Voir MPEP §2142-43.

L'affaire KSR c. Teleflex a été initialement jugée dans le district est du Michigan, où le juge Zatkoff a déclaré le brevet Teleflex (brevet américain n° 6 237 565) (le « brevet 565 ») invalide pour cause d'évidence. Teleflex Inc. c. KSR Int'l Co., 298 F. Supp. 2d 581 (E.D. Mich. 2003). Le brevet '565 concerne un ensemble de pédales réglables avec commande électronique de l'accélérateur. La revendication 4 du brevet '565 — la seule revendication en cause — exige que la commande électronique [des gaz] (telle qu'illustrée à la figure 2) soit montée sur le support de pédale. L'état de la technique comprenait des références décrivant des ensembles de pédales avec un fil/câble pivotant relié à des commandes d'accélérateur et des références décrivant une commande électronique montée sur le support à l'aide d'un potentiomètre.

La Cour d'appel fédérale a annulé la décision du tribunal de district, soulignant le rôle important que joue le test TSM pour résister à la tentation de se livrer à un recul inacceptable lors de l'examen des inventions pour déterminer leur caractère évident. à 7a citant In re Dembiczak, 175 F.3d 994 à 999 (Fed. Cir. 1999) (« En effet, « combiner des références antérieures sans preuve d'une telle suggestion, d'un tel enseignement ou d'une telle motivation revient simplement à prendre la divulgation de l'inventeur comme un plan directeur pour rassembler l'état de la technique afin de réfuter la brevetabilité, ce qui est l'essence même du recul »).

En rejetant le test TSM de la Cour d'appel fédérale, la Cour a déclaré que la meilleure question à se poser était de savoir si la combinaison obtenue offrait un avantage prévisible. (« La combinaison d'éléments familiers selon des méthodes connues est susceptible d'être évidente lorsqu'elle ne fait que produire des résultats prévisibles. »). La Cour a relevé deux défauts majeurs dans le test TSM de la Cour d'appel fédérale : (1) l'accent mis sur le problème que le titulaire du brevet tentait de résoudre ; et (2) « l'hypothèse selon laquelle une personne du métier qui tente de résoudre un problème sera uniquement guidée vers les éléments de l'état de la technique conçus pour résoudre le même problème ».  Si le nouveau test ne préconise pas la suppression des brevets sur la base d'une connaissance indépendante de chacun des éléments revendiqués dans l'état de la technique, il élargit toutefois les bases disponibles pour remettre en cause la brevetabilité en détournant l'attention des motivations du titulaire du brevet/des auteurs de l'état de la technique pour la porter sur la « portée objective de la revendication » et ses avantages prévisibles.

La Cour a rejeté la revendication 4 en se basant sur les avantages prévisibles de « faire fonctionner des pédales préexistantes avec de nouveaux moteurs » et de « prendre une pédale électronique réglable... et rechercher une amélioration qui éviterait le problème d'usure des fils ». En l'absence de preuve objective de non-évidence, le brevet '565 a été jugé invalide.

Avec le recul, la Cour a déclaré que le test TSM était inutile lorsque le « bon sens » aurait encouragé l'inventeur à combiner les enseignements de l'état de la technique. (« Des règles préventives rigides qui empêchent les enquêteurs de recourir au bon sens... ne sont ni nécessaires ni compatibles avec notre jurisprudence actuelle. »).

Microsoft c. AT&T— La Cour suprême limite la possibilité d'obtenir des dommages-intérêts pour des activités à l'étranger
Le 30 avril 2007, la Cour suprême des États-Unis a infirmé la décision rendue à la majorité par la Cour d'appel des États-Unis pour le circuit fédéral dans l'affaire Microsoft Corp. c. AT&T Corp., n° 05-1056. Cette décision limite la possibilité d'obtenir des dommages-intérêts pour des activités à l'étranger et présente un intérêt particulier pour les secteurs des logiciels et des biotechnologies.

En vertu des lois américaines sur les brevets, certaines activités menées dans des pays étrangers peuvent engager la responsabilité civile pour contrefaçon d'un brevet américain :

(1) Quiconque, sans autorisation, fournit [...] depuis les États-Unis [...] les composants d'une invention brevetée [...] de manière à inciter activement à la combinaison de ces composants en dehors des États-Unis d'une manière qui constituerait une contrefaçon du brevet si cette combinaison avait lieu aux États-Unis, est responsable en tant que contrefacteur.

(2) Quiconque, sans autorisation, fournit [...] à partir des États-Unis tout composant d'une invention brevetée spécialement conçu ou adapté pour être utilisé dans l'invention [...], sachant que ce composant est ainsi conçu ou adapté et dans l'intention que ce composant soit combiné en dehors des États-Unis d'une manière qui constituerait une contrefaçon du brevet si cette combinaison avait lieu aux États-Unis, est responsable en tant que contrefacteur.

35 U. S. C. § 271(f) (italiques ajoutés).

AT&T a intenté un procès contre Microsoft, affirmant que cette dernière était responsable d'avoir incité à la violation de brevets américains, car des fabricants d'ordinateurs étrangers copiaient Microsoft Windows sur des ordinateurs qui étaient ensuite vendus pour être utilisés à l'étranger. Dans son avis, la Cour suprême a abordé deux questions : premièrement, un logiciel peut-il être un composant d'une invention brevetée ? Deuxièmement, les copies de logiciels fabriquées à l'étranger et fournies à partir des États-Unis sont-elles également fournies à partir des États-Unis ?

La Cour suprême a répondu « oui » à la première question. Elle a déterminé que la concrétisation physique du logiciel pouvait constituer un élément de l'invention revendiquée. Microsoft Corp. c. AT&T Corp., n° 05-1056, slip op. à la page 12 (États-Unis, 30 avril 2007). La Cour suprême a expressément refusé de se prononcer sur la question de savoir si un logiciel, conçu comme un ensemble abstrait d'instructions, peut constituer un élément d'une invention revendiquée. Id. à la page 12 n.13.

La Cour suprême a répondu « non » à la deuxième question. Elle a déterminé que les copies de logiciels réalisées et installées sur des machines à l'étranger ne sont pas des composants fournis depuis les États-Unis. En répondant à cette question, la Cour suprême a rejeté l'avis majoritaire du panel selon lequel la facilité de copie des logiciels signifiait que l'acte de copie était inclus dans le processus de fourniture. Au lieu de cela, la Cour suprême a adopté une interprétation du terme « fournitures » liée au composant physique utilisé dans l'appareil assemblé. Ce résultat pourrait avoir une incidence sur l'applicabilité de l'article 271(f) dans un large éventail de cas, en particulier dans le domaine de la biotechnologie.

Il résulte de ces décisions que l'installation de logiciels sur des ordinateurs assemblés et utilisés en dehors des États-Unis ne constitue pas une violation des brevets américains. Cela signifie que les titulaires de brevets américains qui souhaitent obtenir réparation pour de tels actes devront se fonder sur les brevets étrangers dont ils disposent et saisir les tribunaux étrangers.

La décision n'a toutefois pas abordé certaines des questions les plus controversées soulevées lors de l'audience et des plaidoiries. Plus précisément, la Cour suprême n'a pas abordé la question de savoir si les logiciels pouvaient ou non être brevetés dans l'abstrait. Bien que cette question ait été soulevée par plusieurs membres de la Cour suprême lors des plaidoiries, elle n'a pas été clairement présentée dans cette affaire, et l'avis de la Cour suprême est resté très éloigné de cette question difficile.

Réforme du droit des brevets de 2007
Courtenay C. Brinckerhoff

Le 18 avril 2007, le sénateur Patrick Leahy (D-Vt.) et le représentant Howard Berman (CA-28) ont présenté un projet de loi bipartite et bicaméral visant à réformer le droit des brevets, qui modifierait considérablement la législation américaine en la matière. Les changements apportés par le projet de loi comprennent (1) le passage des États-Unis à un système de premier déposant, (2) la limitation des dommages-intérêts en matière de brevets, (3) la restriction de la définition de la contrefaçon délibérée, (4) la mise en place d'un nouveau mécanisme de réexamen après délivrance et (5) l'autorisation d'un appel interlocutoire des décisions relatives à l'interprétation des revendications. Bien que le projet de loi soit inévitablement révisé au cours du processus législatif, nombreux sont ceux qui estiment que, dans le contexte actuel favorable à la réforme du droit des brevets, au moins certaines de ses dispositions devraient être adoptées.

Les 50 pages du projet de loi comportent de nombreux points importants à prendre en considération. Cet article présente les principales dispositions d'intérêt général. Le projet de loi comprend d'autres dispositions qui peuvent présenter un intérêt particulier pour une stratégie donnée en matière de poursuites ou de litiges en matière de brevets.

du premier déposantLa législation proposée réécrirait complètement l'article 102 (nouveauté), en fixant la date critique pour la brevetabilité à la « date effective de dépôt » de l'objet revendiqué, par opposition à la date de l'invention. La seule « période de grâce » serait une période d'un an pour les publications rédigées par l'inventeur ou dérivées de celui-ci, par des personnes tenues de céder leur travail à la même entité que l'inventeur ou par des personnes travaillant dans le cadre d'un accord de recherche conjoint. Il n'y aurait aucune disposition équivalente à l'actuel § 102(c) (abandon) ; § 102(d) (demande étrangère antérieure datant de plus d'un an avant la demande américaine) ; ou § 102(g) (interférence). Le seul corollaire à l'actuel § 102(f) (n'a pas lui-même inventé l'objet) se trouve dans la proposition de « procédure de dérivation ».Des modifications conformes abrogeraient le § 291 (brevets interférents), et d'autres modifications donneraient à la commission (qui serait rebaptisée « Commission d'appel et de recours en matière de brevets ») le pouvoir discrétionnaire de poursuivre les interférences en cours ou de les rejeter sans préjudice du dépôt d'une procédure d'annulation dans le cadre des procédures de réexamen post-octroi proposées.

de la mondialisationLes conditions de brevetabilité seraient mondialisées, sans traitement préférentiel accordé aux demandes déposées aux États-Unis par rapport à celles déposées à l'étranger. Par exemple, une « date de dépôt effective » pourrait être établie par une demande étrangère en vertu de l'article 119, même si la demande a été déposée plus d'un an avant la date de dépôt aux États-Unis. En outre, une utilisation ou une vente antérieure n'importe où dans le monde empêcherait la brevetabilité, alors qu'actuellement, ces activités doivent avoir lieu aux États-Unis. L'article 104 (inventions réalisées à l'étranger) serait abrogé.

Limitations des dommages-intérêts
La loi sur les dommages-intérêts (§ 284) serait modifiée afin de limiter les dommages-intérêts à plusieurs égards. Une redevance raisonnable serait basée uniquement sur les « contributions spécifiques de l'invention par rapport à l'état de la technique », et la base ne doit pas inclure la valeur économique des aspects non brevetés du produit ou du procédé contrefait. De même, les dommages-intérêts ne pourraient pas être basés sur la valeur marchande totale du produit ou du procédé contrefait, à moins que le titulaire du brevet ne démontre que la contribution de l'invention par rapport à l'état de la technique est la base prédominante de la demande du marché. En outre, l'octroi de dommages-intérêts pourrait tenir compte des conditions de toute licence non exclusive de commercialisation de l'invention ainsi que d'« autres facteurs pertinents ».

relatives à la contrefaçon délibéréeLa contrefaçon délibéréeserait limitée à trois circonstances spécifiques : (1) lorsque le titulaire du brevet a fourni un avis écrit alléguant des actes de contrefaçon avec précision et que le contrefacteur, après avoir eu une possibilité raisonnable d'enquêter, a commis un acte présumé de contrefaçon ; (2) lorsque le contrefacteur a intentionnellement copié l'invention brevetée en sachant qu'elle était brevetée ; ou (3) lorsque le contrefacteur se livre à un comportement qui n'est pas sensiblement différent d'un comportement précédemment jugé contrefaisant.

Les dispositions excluraient expressément toute conclusion d'intention délibérée lorsque le contrefacteur avait la conviction sincère et éclairée que le brevet était invalide, inapplicable ou n'avait pas été contrefait. La loi définirait la « conviction sincère » comme étant établie par une confiance raisonnable dans les conseils d'un avocat, la preuve d'une tentative de modification du comportement afin d'éviter la contrefaçon, ou toute autre preuve appropriée jugée satisfaisante par un tribunal. La décision de ne pas présenter de preuve des conseils d'un avocat ne pourrait être prise en compte pour déterminer l'intention délibérée.

La législation modifierait également la procédure judiciaire applicable aux allégations de contrefaçon délibérée. Une partie ne pourrait invoquer la contrefaçon délibérée tant qu'un tribunal n'aurait pas déterminé que le brevet n'est pas invalide, qu'il est applicable et qu'il a été contrefait. En outre, la détermination du caractère délibéré serait effectuée sans jury.

de réexamenLa loi sur le réexamen serait modifiée afin de limiter l'exclusion judiciaire d'une procédure donnée aux questions qui ont effectivement été soulevées au cours de la procédure, alors que les dispositions actuelles excluent les questions qui « auraient pu » être soulevées.

de réexamen après délivranceLa législation proposée créerait de nouvelles procédures de réexamen après délivrance qui pourraient être engagées par des tiers demandant l'« annulation » d'une revendication de brevet. Une demande d'annulation pourrait être déposée dans l'un des deux « délais » suivants : (1) dans les 12 mois suivant la délivrance du brevet ou (2) dans l'une des trois circonstances spécifiées, notamment la démonstration d'un « préjudice économique important » causé par le maintien de la revendication de brevet, une notification alléguant une contrefaçon ou le consentement du titulaire du brevet. Une demande d'annulation devrait identifier la partie réellement intéressée, et une partie ne pourrait pas introduire plus d'une demande contre le même brevet. En outre, une partie à une action civile infructueuse visant à invalider une revendication de brevet ne pourrait pas engager une procédure d'annulation pour les motifs qu'elle a invoqués ou dont elle avait connaissance pendant l'action civile.

La procédure d'annulation serait menée par la Commission, et l'Office américain des brevets et des marques (Office des brevets) serait généralement tenu de conclure la procédure dans un délai d'un an à compter de son ouverture. Le titulaire du brevet aurait la possibilité de répondre aux allégations contenues dans la requête en annulation et aurait au moins une occasion d'annuler ou de modifier (restreindre) les revendications. La partie qui présente une proposition aurait la charge de la preuve selon la norme de la prépondérance de la preuve, et la présomption de validité (§ 282) ne s'appliquerait pas.

Une personne dont la demande d'annulation a été rejetée ne pourra invoquer aucun des motifs soulevés au cours de la procédure dans le cadre d'un réexamen, d'une dérivation, d'une annulation ou d'une procédure civile contre la ou les revendications du brevet.

d'appel interlocutoireLa législation proposée prévoirait un appel interlocutoire des décisions relatives à l'interprétation des revendications. Un tel appel devrait être interjeté dans les 10 jours suivant la décision et suspendrait la procédure devant le tribunal de district.

Date d'entrée en vigueur
Dans sa forme actuelle, la législation s'appliquerait à tous les brevets délivrés 12 mois après son entrée en vigueur. Ainsi, le dépôt de demandes avant cette date ne permettrait pas d'échapper aux changements. Il est toutefois probable qu'au moins les modifications apportées à l'article 102 seront appliquées en fonction de la date de dépôt, afin d'éviter de modifier les normes d'examen une fois la procédure engagée.

Il est peu probable que le Congrès entende un secteur qui soutienne pleinement toutes les réformes proposées. En effet, les témoignages entendus lors de l'audience de la commission judiciaire de la Chambre des représentants suggèrent que différents secteurs soutiendront (ou s'opposeront) à différentes dispositions. Cependant, le Congrès pourrait déterminer que la législation représente un compromis viable qui devrait être adopté afin d'améliorer le système américain des brevets et de renforcer l'économie américaine.

Lexmark c. Static Control: le point sur les droits d'auteur et la concurrence
John F. Zabriskie

Un acteur établi sur le marché peut-il utiliser des expressions protégées par le droit d'auteur, telles que des logiciels intégrés dans un produit manufacturé, pour bloquer le développement de produits concurrents interopérables ? Dans sa décision largement médiatisée dans l'affaire Lexmark Int'l, Inc. c. Static Control Components, Inc., 387 F.3d 522 (^6e Cir. 2004), la sixième chambre d'appel semblait porter un coup dur aux tiers cherchant à pénétrer un marché. Dans cette affaire, la Cour d'appel du sixième circuit a annulé une injonction préliminaire empêchant la distribution d'un composant de cartouche de toner d'imprimante qui devait contenir une copie exacte d'un petit logiciel protégé par le droit d'auteur du plaignant afin que la cartouche puisse être utilisée avec les imprimantes du plaignant. La Cour d'appel du sixième circuit a toutefois laissé la porte ouverte à la possibilité que d'autres preuves puissent démontrer une violation du droit d'auteur. Récemment, le tribunal de district a fermé cette porte. (Static Control Components, Inc. c. Lexmark Int'l, Inc., 5:04-cv-00084-GGVT, 18 avril 2007) Cette décision mérite d'être étudiée pour ce qu'elle enseigne sur la frontière entre l'application du droit d'auteur et la concurrence.

de fondLexmark fabrique des imprimantes et des cartouches de toner pour ces imprimantes. Les cartouches Lexmark contenaient une micropuce dotée d'un programme logiciel court et simple qui permettait à l'imprimante de déterminer la quantité de toner restante dans la cartouche et d'identifier la cartouche comme étant une cartouche Lexmark. Static Control a fabriqué une micropuce contenant une copie exacte du programme Lexmark et l'a vendue à d'autres fabricants afin que leurs cartouches puissent fonctionner avec les imprimantes Lexmark.

Lexmark a intenté une action en justice pour violation de ses droits d'auteur sur son programme de toner et violation des dispositions anti-contournement de la loi Digital Millennium Copyright Act (DMCA) de 1998. Le tribunal de district a provisoirement interdit à Static Control de distribuer sa micropuce.

En appel, la Cour d'appel du sixième circuit a annulé l'injonction. Elle a estimé que Lexmark ne pouvait invoquer la DMCA, car celle-ci ne protège que les mesures techniques de contrôle d'accès, et que la puce électronique de Static Control ne donnait pas accès au programme de toner de Lexmark, mais le remplaçait purement et simplement. La Cour d'appel du sixième circuit a également estimé que Lexmark n'avait pas démontré que son programme de toner était susceptible d'être protégé par le droit d'auteur aux fins de l'injonction préliminaire, mais a renvoyé l'affaire devant le tribunal de district afin qu'il se prononce définitivement sur cette question en se fondant sur davantage de faits.

La décision récente et sa signification
Après avoir examiné des informations supplémentaires concernant le programme de toner de Lexmark, le tribunal de district n'a constaté aucune violation. Tout d'abord, le tribunal de district a déterminé que le programme court et simple de Lexmark ne pouvait être considéré comme une œuvre « originale » au sens de la loi sur le droit d'auteur. Lexmark a souligné le nombre d'approches différentes qui auraient pu être utilisées pour écrire le programme de toner. Le tribunal de district n'a pas été convaincu, estimant que la plupart des alternatives étaient des méthodes différentes, qui ne peuvent être protégées par le droit d'auteur, et non des expressions différentes d'une même méthode. Les autres alternatives étaient impraticables ou inefficaces. En bref, la décision du tribunal de district rappelle de manière importante que le simple fait de faire des choix lors de la création d'une œuvre ne garantit pas la protection du droit d'auteur.

Deuxièmement, le tribunal de district a estimé que la copie du programme de toner par Static Control constituait un « usage loyal » autorisé par la loi sur le droit d'auteur, nécessaire pour permettre l'interopérabilité. Au départ, le tribunal de district s'est concentré sur le double rôle du programme de toner Lexmark, qui consiste à mesurer le niveau de toner et à permettre l'interopérabilité avec les imprimantes Lexmark. Étant donné que l'objectif de Static Control en copiant n'avait d'incidence que sur le second rôle, à savoir permettre l'interopérabilité, le tribunal de district a conclu à un usage loyal, même si la puce électronique de Static Control avait un objectif commercial, à savoir créer des cartouches concurrentes. Le tribunal de district a ensuite examiné si la copie portait préjudice au marché de l'œuvre protégée par le droit d'auteur. Ici, le point intéressant est la définition très restrictive du terme « marché ». La sixième chambre d'appel avait précédemment estimé que le « marché » pouvait concerner les programmes de toner, et non les cartouches de toner. Le tribunal de district n'a trouvé aucune preuve de l'existence d'un marché indépendant pour les programmes de toner et a donc conclu à un usage loyal. La leçon à tirer pour les titulaires de droits d'auteur est de procéder avec prudence avant de tenter de faire valoir leurs droits d'auteur au-delà de l'œuvre protégée elle-même pour des produits ou services associés.

Enfin, il convient de rappeler que même si la loi sur le droit d'auteur autorise le développement d'un produit interopérable, un contrat peut l'interdire. Bien que l'affaire Static Control ne concernait pas un tel contrat, les produits impliquant des logiciels sont souvent vendus ou concédés sous licence dans le cadre d'un contrat interdisant toute copie ou utilisation pour développer un produit concurrent, y compris la rétro-ingénierie. La plupart des tribunaux appliquent désormais ces dispositions, qui suppriment effectivement les moyens de défense tels que l'usage loyal face aux revendications de droit d'auteur.

Rapport de la FTC et du ministère américain de la Justice : restrictions antitrust sur l'utilisation des droits de propriété intellectuelle
Michael G. Halfenger

Le 17 avril 2007, la Commission fédérale du commerce (FTC) et le ministère américain de la Justice (DOJ) ont publié un rapport conjoint intitulé « Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights: Promoting Innovation and Competition » (Application des lois antitrust et droits de propriété intellectuelle : promouvoir l'innovation et la concurrence). Ce rapport est le fruit d'un travail de plusieurs années mené par ces agences, qui ont notamment organisé deux douzaines de jours d'audiences et reçu de nombreux mémoires écrits, afin d'étudier les effets et la nécessité de l'application des lois antitrust dans une « économie fondée sur la connaissance ».

Le rapport réaffirme en grande partie les principes décrits dans les lignes directrices antitrust de 1995 des agences pour l'octroi de licences de propriété intellectuelle (lignes directrices PI). Les agences reconnaissent que la plupart des utilisations de la propriété intellectuelle (PI) peuvent profiter aux consommateurs en renforçant la concurrence, et elles annoncent leur intention d'appliquer la règle de raison — une norme antitrust selon laquelle un accord n'est illégal que si ses effets anticoncurrentiels l'emportent sur ses effets proconcurrentiels — pour évaluer la plupart des utilisations de la PI. Le rapport reste muet sur la question brûlante des limites antitrust applicables au règlement des litiges en matière de brevets entre les fabricants de médicaments de marque et les fabricants de médicaments génériques en vertu de la loi Hatch-Waxman.

Les points saillants du rapport de 220 pages, divisé en six chapitres, sont les suivants :

Refus unilatéraux d'octroyer des licences
Le rapport suggère que le refus d'une seule entreprise d'accorder une licence sur des droits de propriété intellectuelle sera rarement contesté par les autorités chargées de l'application des lois antitrust, affirmant que « la responsabilité antitrust pour le simple refus unilatéral et inconditionnel d'accorder une licence sur des brevets ne jouera pas un rôle significatif dans l'interface entre les droits de brevet et les protections antitrust ». Les réserves sont importantes. Les accords de non-octroi de licence à des tiers et les refus conditionnels d'octroi de licence restent des domaines de responsabilité antitrust potentielle s'ils causent un préjudice à la concurrence.

de normalisationLe rapport traite en détail des questions antitrust concernant les organismes de normalisation, un domaine qui continue de retenir l'attention des autorités. Il conclut de manière générale que les conditions de licence négociées avant la normalisation peuvent être favorables à la concurrence et ne sont donc pas susceptibles d'être considérées comme des violations automatiques de la législation antitrust. Bien que les autorités déclarent qu'elles évalueront les conditions de licence négociées ex ante selon la règle de raison, elles « ne prennent pas position » sur la question de savoir si les organismes de normalisation devraient engager des discussions prospectives sur les licences.

Licences croisées et pools de brevets
Les agences adhéreront à l'approche des lignes directrices en matière de propriété intellectuelleconcernant les licences croisées et les pools de brevets. En particulier, elles analyseront « généralement » les deux types d'accords selon la règle de raison. Elles reconnaissent que les licences croisées de brevets complémentaires sont « généralement » favorables à la concurrence et annoncent que « l'inclusion de brevets de substitution dans un pool ne rend pas celui-ci présumé anticoncurrentiel ». Les effets sur la concurrence, qui constituent la pierre angulaire des agences dans ce domaine, « seront évalués au cas par cas ». Les agences ne se prononceront « généralement » pas sur le caractère raisonnable des redevances fixées par un pool.

Pratiques de licence liées au couplage, au regroupement et autres
Le rapport traite de diverses pratiques spécifiques en matière de licence, notamment les clauses de non-revendication, les concessions réciproques, les accords de redevances indirectes, le couplage et le regroupement. Conformément aux lignes directrices des agences en matière de propriété intellectuelle, le rapport conclut de manière générale que les agences appliqueront la règle de raison dans l'analyse de ces pratiques.

Accords s'étendant au-delà de la durée du brevet
Le rapport estime que l'interdiction de percevoir des redevances au-delà de la durée d'un brevet, interdiction créée par la Cour suprême dans l'affaire Brulotte c. Thys Co., 379 U.S. 29 (1964), n'a aucun fondement économique ou antitrust. Au contraire, explique le rapport, les accords prévoyant des redevances après l'expiration ou regroupant des brevets et des secrets commerciaux peuvent constituer des conditions de licence efficaces qui favorisent l'innovation et améliorent le bien-être des consommateurs. Pour évaluer ces pratiques, les agences analyseront d'abord si le brevet confère un pouvoir de marché et, dans l'affirmative, appliqueront l'analyse des effets concurrentiels de la règle de raison, à moins que l'accord ne serve simplement de couverture à une entente sur les prix ou à une répartition du marché.

Jugement sommaire confirmé pour le client de Foley, United Online
Le 20 février 2007, la Cour d'appel du circuit fédéral de Washington, D.C. a confirmé un jugement sommaire de non-contrefaçon en faveur du client de Foley, UnitedOnline, Inc., dans l'affaire MyMail, Ltd. c. America Online, et al.

Les avocats William J. (Bill) Robinson et Ronald Coslick, du cabinet Foley Los Angeles, ont représenté les défendeurs NetZero, Juno et NetBrands contre le « chasseur de brevets » MyMail. Un chasseur de brevets est une société qui détient des brevets mais ne commercialise aucun produit et tire ses revenus en poursuivant en justice d'autres sociétés pour violation de ses brevets. Dans la plainte initiale déposée en avril 2004, MyMail affirmait que son brevet couvrait les processus de base utilisés par les fournisseurs d'accès Internet pour connecter leurs clients à Internet, et demandait une injonction visant à fermer les services des fournisseurs d'accès Internet (FAI) NetZero, Juno et NetBrand, ainsi que 75 millions de dollars de dommages-intérêts. Afin d'accélérer la procédure, NetZero, Inc, Juno Online Services, Inc et NetBrands, Inc ont regroupé leurs litiges sous le nom de UOL (United Online, Inc.) et ont répondu conjointement à la plainte.

La défense agressive de l'équipe Foley a démantelé l'argumentation de MyMail, conduisant le tribunal à rendre un jugement sommaire contre toutes les allégations de contrefaçon de MyMail. Le tribunal a statué que « le brevet ne soutient pas l'argumentation de MyMail » et que « la logique ne soutient pas la position de MyMail ».

Cette affaire est l'un des rares cas où les défendeurs ont obtenu gain de cause lors d'un jugement sommaire dans un procès en matière de brevet dans le district est du Texas (EDTX), considéré comme un district favorable aux plaignants. Les entreprises n'aiment pas être poursuivies devant l'EDTX en raison de sa réputation favorable aux plaignants, et cette crainte a été exploitée par les plaignants, en particulier les chasseurs de brevets, pour obtenir des règlements importants de la part des défendeurs. Cette victoire montre que les défendeurs peuvent gagner devant l'EDTX.

Pleins feux sur : Ybet Villacorta

Le Dr Gilberto « Ybet » (prononcé « e BET ») Villacorta rejoint le cabinet Foley à Washington D.C. en tant qu'associé dans les domaines de la biotechnologie et de l'industrie pharmaceutique, de l'électronique et des litiges en matière de propriété intellectuelle (PI). Récemment encore chez Katten Muchin Rosenman LLP, il se décrit comme un scientifique, un inventeur, un avocat, un conseiller et un homme d'affaires.

Après avoir obtenu une licence et une maîtrise à l'université Rutgers, et alors qu'il poursuivait un doctorat en chimie inorganique au Massachusetts Institute of Technology, Ybet a inventé une pince destinée à être utilisée en laboratoire. En déposant ce brevet, il s'est intéressé au droit de la propriété intellectuelle, ce qui l'a finalement conduit à faire des études de droit et, finalement, à rejoindre Foley.

Ybet a parcouru un long chemin depuis qu'il a fait valoir ses droits sur son invention, le lab-clamp, notamment en poursuivant le Roslin Institute pour avoir déposé un brevet sur des méthodes de clonage et les animaux clonés qui en ont résulté, connus de beaucoup sous le nom de « Dolly » et de sa cousine « Magic », la célèbre brebis. Le chemin qui l'a mené d'inventeur à avocat n'a pas été linéaire. Sa carrière professionnelle a été et continue d'être multidimensionnelle : scientifique chez AT&T Bell Labs, philanthrope, créateur d'un fonds à l'université Rutgers pour aider les professeurs de chimie à faire passer leurs découvertes du concept au développement, et homme d'affaires, considérant les problèmes juridiques de ses clients non pas nécessairement du point de vue d'un avocat, mais de celui d'un négociateur. Ybet espère créer un jour un fonds de capital-investissement, peut-être lorsque sa carrière juridique sera terminée.

Compte tenu de la diversité de son parcours, il n'est pas surprenant que la pratique d'Ybet couvre également un large éventail de domaines, notamment :

• Planification, développement et gestion de portefeuilles de brevets et de marques déposées
• Négociations relatives aux licences, au marketing et au développement de produits, et accords qui en résultent
• Enquêtes de diligence raisonnable dans le cadre de fusions, acquisitions et financements
• Brevetabilité, enregistrabilité, examen par les pairs, évaluation du marché, avis sur la validité et la contrefaçon
• Application et litiges

Ybet — un surnom que lui a donné sa sœur lorsqu'il avait trois ans — est quelqu'un de très terre-à-terre. Il a été reconnu comme l'un des meilleurs avocats spécialisés en propriété intellectuelle par le Legal Times et comme l'un des meilleurs avocats de Washington par le Washington Business Journal et le Washingtonian Magazine. Cependant, plutôt que de mettre en avant ses diplômes ou ses distinctions comme ses plus grands atouts, il souligne que sa plus grande force en tant qu'avocat et conseiller en propriété intellectuelle réside dans sa capacité à « traduire des notions très techniques dans un langage facilement compréhensible ».