引言
联邦巡回上诉法院最近作出的两项裁决,就专利法中一个反复出现的问题提供了互为补充的指导:当所主张的发明是已知化合物或组合物类的新用途时,专利说明书必须披露哪些内容,才能满足《美国法典》第35编第112条规定的书面描述和实施启示要求?Teva Pharm. Int’l GmbH 诉 Eli Lilly & Co. 一案(172 F.4th 1367(联邦巡回上诉法院 2026 年))与In re Xencor, Inc. 一案(130 F.4th 1350(联邦巡回上诉法院 2025 年))在表面上相似的事实基础上得出了不同的结论。这种对比具有启发性。
特瓦诉礼来公司案
特瓦以侵犯三项“头痛专利”(美国专利号 8,586,045、9,884,907 和 9,884,908)为由起诉礼来,这些专利旨在通过给药人源化抗CGRP拮抗剂抗体来降低人类头痛的发生率或治疗头痛。 抗CGRP拮抗剂抗体可与CGRP结合并抑制与其相关的头痛活性,而小鼠抗CGRP拮抗剂抗体可通过已知的人源化方法转化为人源化形式。
该说明书指出,抗CGRP拮抗剂抗体是“本领域已知的”,引用了包括抗体4901在内的鼠源实例,披露了其他鼠源抗CGRP拮抗剂抗体,并指出抗CGRP拮抗剂抗体“可通过本领域任何已知的方法制备” (参见美国专利第8,586,045号,第27栏第41-42行),公开了一种名为G1的人源化抗体,并指出了现有技术中的人源化方法。
代表性主张
’045专利的第30项权利要求是这三组专利权利要求的代表。第30项权利要求从属于第17项权利要求,并参照第17项权利要求重新表述如下: “一种用于减少人类头痛发生率或治疗人类头痛的方法,包括向人类施用有效量的抗CGRP拮抗剂抗体,其中所述抗CGRP拮抗剂抗体是一种……人源化单克隆抗体。”参见美国专利第8,586,045号,第17和30项权利要求。
该表述承担了大部分分析工作。该权利要求所针对的并非仅是人源化抗体这一类别本身,而是通过给药有效剂量的人源化抗CGRP拮抗剂单克隆抗体来降低头痛发生率或治疗头痛的方法。联邦巡回上诉法院将这一区别视为实质性区别,因为“治疗头痛”这一用途与定义该抗体特性的功能——即拮抗CGRP——不同。
诉讼经过
2018年9月,特瓦公司在马萨诸塞州地区法院提起诉讼,指控礼来公司通过其Emgality产品间接侵犯了头痛相关专利。此后,该纠纷与此前的一项专利复审程序产生交集——在该程序中,礼来公司曾辩称,抗CGRP拮抗剂抗体是公知的,现有技术中充斥着相关实例,其制备方法已有详尽描述,且人源化属于常规操作。 在庭审中,陪审团认定存在故意侵权,驳回了礼来公司关于“书面描述”和“实施能力”的抗辩,并判令其支付损害赔偿。 然而,地区法院仍根据《美国法典》第112条,裁定所主张的权利要求无效,并驳回了原告的诉讼请求(JMOL)。在上诉中,联邦巡回上诉法院依据第一巡回上诉法院的法律对该判决进行了重新审查,在事实认定和推论方面均倾向于支持陪审团的裁决,同时考虑了礼来公司就专利无效所承担的“明确且令人信服”的举证责任,并最终推翻了原判,理由是合理的陪审团本可驳回礼来公司关于专利无效的主张。
程序性立场如何决定了结果
这一立场之所以重要,是因为联邦巡回上诉法院并非在毫无事实依据的情况下作出裁决。 法院将陪审团视为已就所有支持裁决的事实认定作出了在充分证据允许范围内的裁决,包括认定抗CGRP拮抗剂抗体是已知的、人源化是常规操作,以及说明书教导了所主张的治疗用途。这一标准使得礼来公司获得的“驳回陪审团裁决”胜诉结果变得岌岌可危:除非案卷证据在陪审团的隐含认定以及礼来公司承担的“明确且令人信服”举证责任下仍足以证明专利无效,否则必须恢复原裁决。
从实际证据角度来看,当事人间复审(IPR)的案史也具有重要意义。礼来公司此前关于抗CGRP拮抗剂抗体已属公知状态的陈述、对其制备方法的详尽描述,以及人源化工艺的常规性,这些共同为案卷提供了支持性证据,从而使特瓦案区别于那些专利权人仅主张某类物质已属公知的案件。
关于书面说明的裁决
联邦巡回上诉法院裁定,以“缺乏书面描述”为由作出的即决判决(JMOL)是不恰当的。该法院将相关判例法界定为适用于“权利要求涉及公知属类,而该属类本身并非发明”的情形。Teva案,172 F.4th 1374。头痛专利明确指出,所主张的发明是将抗CGRP拮抗剂抗体(或其人源化版本)用于治疗头痛,而非抗体本身。
法院认为,一个合理的陪审团本可以得出以下结论。首先,抗CGRP拮抗剂抗体及其制备方法在现有技术中已是公知、丰富且被广泛描述的,这部分基于礼来公司在先前专利权复审程序中的陈述。其次,截至2006年11月的优先权日,人源化已是一项成熟且常规的工艺。 第三,本领域技术人员阅读说明书后,本应理解所有人源化抗CGRP拮抗剂抗体均可用于治疗头痛。
结合专利说明书中的披露内容,这些调查结果足以支持陪审团驳回礼来公司关于书面描述的异议。
法院驳回了礼来公司关于说明书仅披露了一种人源化版本(G1)的论点。法院认为,小鼠版本是公知的,说明书中披露了多种此类版本,且这些版本“只需经过一项常规(且同样已披露)的步骤即可实现人源化”。 法院还驳回了礼来公司关于“无实质差异的语义区分”的论点,并指出此前关于方法权利要求的判决中,相关权利要求依赖于未公开或未知的、能够实现所主张功能的化合物。相比之下,本案中的权利要求使用了已知的抗CGRP拮抗剂抗体,用于治疗头痛这一不同的治疗目的。
法院对先前方法-权利要求裁决的区分
特瓦案法院所区分的主要方法权利要求裁决包括:罗切斯特大学诉G.D. Searle & Co.案,358 F.3d 916(联邦巡回上诉法院 2004年),以及Ariad Pharms., Inc.诉Eli Lilly & Co.案, 598 F.3d 1336(联邦巡回上诉法院 2010 年)),以及在可实施性分析中涉及的“艾迪尼克斯制药有限责任公司诉吉利德科学公司案”(941 F.3d 1149(联邦巡回上诉法院 2019 年))。正如特瓦(Teva)所指出的,罗切斯特大学案涉及的方法权利要求旨在通过给药一种选择性抑制PGHS-2的化合物来选择性抑制PGHS-2。特瓦案的法院解释称,“方法与化合物”的区分对罗切斯特大学的专利权人并无帮助,因为说明书中未披露任何可用于权利要求所涉方法的化合物,且无证据表明此类化合物是公知的。
正如特瓦(Teva)所指出的,阿里亚德(Ariad)的专利涉及一种方法专利,旨在利用能够降低NF-κB活性的物质来降低该活性。审理特瓦案的法院指出,该专利存在的问题在于未能充分披露能够实现所主张的活性降低效果的分子,包括那些仅基于假设的类别——这些类别既缺乏充分的实例,也未能提供关于所需活性的充分证据。
这一区别之所以重要,是因为特瓦公司将那些案例视为“利用某种能够实现X功能的物质来实现X的方法”的专利主张。相比之下,头痛相关的专利主张并非被表述为“利用抗CGRP抗体来拮抗CGRP的方法”。它们是“利用已知的抗CGRP拮抗剂抗体治疗头痛的方法”,而法院将此视为与定义这些抗体功能的发明不同的另一项发明。
在关于专利实施能力的讨论中,法院还对“Idenix案”进行了区分——Teva公司认为该案涉及一种使用一大类2’-甲基-up核苷治疗丙型肝炎的方法。两案的关键区别在于证据方面:在“Idenix案”中,案卷材料无法支持“所有权利要求中的核苷均可治疗丙型肝炎病毒(HCV)”这一认定;而在Teva案中,一个合理的陪审团可以认定“所有人源化抗CGRP拮抗剂抗体均可治疗头痛”。
关于启用的持仓情况
联邦巡回上诉法院指出,在类似事实情况下,“实施可能性与书面描述往往相辅相成”。Ariad案,598 F.3d,第1352页。法院认为,就实施可能性不存在作出即决判决(JMOL)同样不当,因为相关的实施可能性问题应依据权利要求措辞来判断。 礼来公司关于专利保护范围广度的论点假设,专利必须能够使本领域技术人员实现该抗体属的全部内容,但被主张的权利要求“仅涵盖将此类抗体用于治疗头痛这一不同且有限的目的”。Teva案,172 F.4th 1381。 由于案卷记录支持“所有人源化抗CGRP拮抗剂抗体均可治疗头痛”这一认定,法院将发现或制备更多抗体的任务视为“更类似于额外加分,而非必要的研究任务”。同上。这是Teva案的直接裁决,但该裁决也具有立场敏感性,因为它取决于陪审团能够从说明书、现有技术以及礼来公司的承认中合理得出何种结论。
关于Xencor案
事实与技术
该申请涉及一种经过Fc区M428L/N434S位点替换修饰的抗体,该修饰可延长其在体内的半衰期,旨在减少频繁治疗的需求。 抗C5抗体可与补体C5蛋白结合,说明书中明确指出了其中一种抗C5抗体——5G1.1。依库珠单抗(Eculizumab)是5G1.1的人源化版本,其序列已知,此前已被用于治疗PNH,并针对其他适应症进行了研究。审查中的问题在于,该技术披露未能为Xencor所选用的完整治疗表述提供书面描述支持。
争议主张
权利要求8和9是本案所涉权利要求的代表性权利要求。
第8项权利要求(杰普森权利要求)的内容如下:
“在一种通过给患者施用具有Fc结构域的抗C5抗体来治疗患者的方法中,该改进包括所述Fc结构域包含氨基酸替换M428L/N434S……其中,与未进行所述氨基酸替换的抗体相比,具有所述氨基酸替换的抗C5抗体在体内的半衰期有所延长。”Xencor案,130 F.4th 页1354-55。
权利要求9是一项包含“手段加功能”要素的方法权利要求,其内容如下:
“[一种]通过给患者施用抗C5抗体进行治疗的方法,该抗体包括:a) 与人C5蛋白结合的基团;以及 b) 包含氨基酸替换M428L/N434S的Fc结构域……其中,与未进行上述氨基酸替换的抗体相比,具有上述氨基酸替换的抗C5抗体在体内的半衰期有所延长。”Xencor案,130 F.4th 页1355。
相关表述不仅限于Fc替换。就权利要求8而言,Jepson案的引言部分——其中载明“[在]通过给药具有Fc结构域的抗C5抗体来治疗患者的方法中”——已成为所主张发明的一部分。 就权利要求9而言,“通过给药抗C5抗体来治疗患者的方法”这一短语具有限定性,因为它赋予了“给药”这一行为、所主张的体内半衰期改善以及该方法的治疗背景以具体含义。因此,法院在分析书面描述时,依据的是完整的治疗表述,而不仅仅是Fc工程改良部分。
诉讼经过
2021年,审查员以缺乏书面说明为由驳回了权利要求8和9。 上诉委员会于2023年1月维持原裁决,Xencor申请重新审理,并向联邦巡回上诉法院提起上诉。在该上诉案开庭审理前,美国专利商标局请求将案件发回ARP进行复审,ARP于2024年5月21日作出替代性裁决,维持了基于书面描述不足的驳回决定。 随后,联邦巡回上诉法院于2025年3月13日维持原判,对法律问题进行了重新审查,对上诉委员会的事实认定进行了实质证据审查,并尊重了上诉委员会对专家可信度的认定。这种程序立场起到了决定性作用:与Teva案不同——在该案中,上诉法院保护了由陪审团支持的事实认定,使其免受即决判决(JMOL)的影响——Xencor向法院提交的则是对其不利的机构事实认定,而这些认定在审查中得到了尊重。
关于书面说明的裁决
联邦巡回上诉法院认为,“治疗患者”这一表述具有限制性,因为该短语通过“通过”一词与“给药抗C5抗体”直接关联,且该权利要求未规定剂量和给药频率,而“延长体内半衰期”这一表述仅在治疗背景下才具有实际意义。 说明书通过解释“更长的体内半衰期可减少治疗性抗体的注射频率或降低剂量”进一步强化了这一解读。结果是,“治疗患者”并非一种装饰性的目的陈述,而是该方法存在的根本依据,并扩大了书面描述的举证责任。
联邦巡回上诉法院还裁定,Jepson权利要求的引言部分需要书面描述,因为Jepson格式利用引言部分来定义所主张的发明并限定权利要求范围。因此,权利要求8不能仅归结为该改进本身,即“所述Fc结构域包含氨基酸替换M428L/N434S”。 该发明是将所述改进应用于通过给患者注射抗C5抗体来治疗患者的现有技术方法,Xencor不能仅凭主张引言部分的内容已是公知技术,就规避书面描述的要求。
由于权利要求书并未将治疗限定于特定疾病,因此美国专利商标局(ARP)和联邦巡回上诉法院将“治疗患者”的范围解释为涵盖所有患者和所有疾病。 说明书未对“治疗”一词进行定义,未提供使用具有所主张Fc修饰的任何抗C5抗体治疗任何患有任何疾病或病症的患者的相关数据,也未包含治疗的实施例。因此,仅列举三类一般性疾病或病症以及未经修饰的抗体,不足以证明在权利要求全部范围内拥有所主张的治疗方法。
ARP认定,所披露的唯一一种抗C5抗体5G1.1不足以代表更广泛的抗C5抗体属,因为该属涉及不同的特异性和表位。ARP还采纳了上诉委员会的认定,即Xencor公司的专家证词缺乏可信度,且现有技术案例未能证明抗C5抗体是公知技术,因此说明书可以省略进一步的佐证。 联邦巡回上诉法院维持原判,理由是这些不利的事实认定有充分证据支持。
第112(f)条和《专利审查指南》(MPEP)第2181节
权利要求9中“用于结合人类C5蛋白的手段”这一限定援引了《美国法典》第35编第112(f)条(原第112条第6款)。 根据《专利审查指南》(MPEP)第2181条,若某项限制性特征使用“手段”、“步骤”或其他临时性术语来描述功能,但未充分描述结构,则应解释为涵盖说明书中描述的相应结构、材料或行为及其等同物。 ARP将5G1.1确定为唯一的对应结构,并认定该公开内容足以满足“手段加功能”限制本身的要求。本领域普通技术人员会理解5G1.1是指原始的小鼠单克隆抗体及其人源化版本依库珠单抗。5G1.1的等同物无需单独描述。
然而,权利要求9对于“治疗患者”这一独立限定仍缺乏书面描述。根据§ 112(f)的分析,抗体要素被限定为5G1.1及其等同物,但这种限定并未为宽泛且无限制的治疗引言部分提供书面描述。 《美国专利审查指南》(MPEP)第2181条是关于权利要求解释的指导原则,旨在将权利要求范围限定于公开的结构及其等同物,但该指南并未解决其他权利要求限定项在第112(a)条下的充分性问题。
特瓦与Xencor的对比
事实记录
在Teva案中,事实依据十分充分。 礼来公司自身的知识产权声明中承认,抗CGRP拮抗剂抗体是“众所周知的”,现有技术中此类抗体“比比皆是”,其制备方法“已有详尽描述”,且人源化是“一项成熟且常规的程序”。专家证词和案卷证据均佐证了这些观点,联邦巡回上诉法院裁定,合理的陪审团可以采信这些证据。
在Xencor案中,不存在可比的记录。董事会认为Xencor的专家证词不可信,现有技术案例不足以证明抗C5抗体是公知的,且说明书仅限于一个抗C5抗体案例——5G1.1。
说明书的范围与权利要求范围的关系
在Teva案中,权利要求涉及利用人源化抗CGRP拮抗剂抗体“降低头痛发生率或治疗头痛”,而针对说明书的披露内容,法院依据案卷证据进行了评估,认定该抗体属及人源化方法均为公知技术。在Xencor案中,关键表述是范围更为宽泛的“治疗患者”,法院认为该表述未与任何特定疾病、患者群体、剂量或治疗结果挂钩。 说明书中既未提供任何治疗数据,也未提供利用修饰后的抗C5抗体治疗任何疾病的具体实施例,更未对“治疗”一词进行定义。权利要求范围与说明书内容之间的脱节,对Xencor的诉讼主张并无助益。
POSA知识的作用
这两项裁决均承认,本领域普通技术人员(POSA)的知识可对说明书的披露内容进行补充。Teva案表明,当本领域普通技术人员(POSA)的知识通过承认、专家证词和书面证据在案卷中得到确立时,它可以弥合说明书明确披露的内容与权利要求所涵盖的内容之间的差距。Xencor案则表明,不能仅凭单纯的主张就援引本领域普通技术人员(POSA)的知识。申请人必须证明,其主张为公知的内容实际上得到了案卷的支持。
“可实施性”和“书面描述”在方法权利要求中的应用
在Teva案中,书面描述和可实施性问题被一并处理,联邦巡回上诉法院指出,这两者“往往相辅相成”。关键在于,权利要求所涉及的用途仅限于治疗头痛这一特定目的,而非对整个抗体属在所有用途上的所有权。在Xencor案中,联邦巡回上诉法院仅就书面描述问题作出了直接裁决。治疗限制的范围之广,加之缺乏治疗数据或实例,导致书面描述要件不成立,法院因此无需就可实施性问题作出裁决。
反事实分析:从“梯瓦诉礼来”案的权利要求解释视角审视Xencor案
如果采用特瓦(Teva)式的做法,在权利要求解释中侧重于子事实认定,Xencor的处境也不太可能有实质性改善。联邦巡回上诉法院在Xencor案中已经将权利要求解释的法律问题与书面描述的事实认定区分开来:它对法律认定进行了重新审查,对专利审判与上诉委员会(Board)的事实认定进行了实质证据审查,并尊重了该委员会对专家可信度的认定。 这种立场使Xencor面临两个不利的事实认定问题,而一种更注重事实的权利要求解释方法也无法解决这些问题。专利审判与上诉委员会(Board)未采信Xencor专家关于抗C5抗体是否为公知技术的意见,并认定现有技术案例不足以证明该属(genus)属于公知技术。
该内在证据确实在某一方面对Xencor有所帮助:它支持将权利要求解释为治疗方法。说明书将抗体给药与治疗频率、清除率、半衰期、患者特征以及治疗用途联系在一起。但一旦“治疗患者”被认定为限制性特征,同一项内在证据便对Xencor不利,因为它证实了所主张的方法需要书面描述的支持,才能作为一种治疗方法,而不仅仅是一个Fc工程平台。
然而,该说明书内容过于简略,无法经受住这一审查标准。它既未指明哪些患有何种疾病或病症的患者可使用具有所主张Fc替换的抗C5抗体进行治疗,也未包含使用此类抗体治疗任何疾病的具体实施例,更未提供使用所主张的改良型抗C5抗体治疗任何患者的相关数据。 即使第9项权利要求依据§ 112(f)将抗体要素限定为5G1.1及其等同物,也未能填补治疗披露方面的这一独立缺口。
如果Xencor的权利要求表述得更强一些,或许会更接近Teva案中的权利要求:指定一种特定疾病、一种特定抗体或受支持的抗体类别,并在说明书中解释为何所主张的抗体类别对该疾病有效。 然而,根据法院实际审理的案卷记录,Xencor的专利中包含宽泛的治疗表述,仅有一个抗C5的实施例,没有治疗实施例,也没有被采信的证据表明抗C5这一类是公知的。无论采用何种注重事实的解释方式,问题都不仅仅在于如何解读引言部分,而在于说明书无法支撑引言部分所确立的保护范围。
核心法律问题:利用已知化合物的方法专利
因此,核心问题在于:当一种用途方法权利要求涵盖已知化合物或组合物的使用,且发明是该新用途而非分子本身时,即使说明书并未详尽描述或将权利要求所涵盖的组合物属中的每个成员付诸实践,说明书是否仍满足“可实施性”和“书面描述”的要求?
Teva支持以下观点:在满足特定条件的情况下,用途方法权利要求可在上述情形下经受住书面描述和实施可能性的质疑。该组成物属必须在该技术领域内公知,且其本身不得构成发明。 说明书和案卷必须表明,本领域普通技术人员会知道如何制备或获得该类别的组分。说明书必须表明,所主张的整个类别适用于所主张的具体方法,例如Teva案中的认定,即所有人源化抗CGRP拮抗剂抗体均可治疗头痛。最后,POSA知识必须在证据记录中得到证实,而不能仅凭主张。
这并非一条放之四海皆准的规则。Teva案的法院明确指出,如果该专利权利要求涵盖了抗体这一大类本身,分析结果将会不同。
Xencor案从至少四个重要方面对这一原则进行了限制。首先,POSA知识不能仅凭主张即可援引,而必须通过可信证据在案卷中予以确立。其次,诸如“治疗患者”这类未限定具体疾病的宽泛治疗表述,可能会形成一个过于宽泛的治疗范畴,以至于没有任何合理的说明性披露能够对其提供支持。 第三,第112(f)条的限定虽可将结构要素缩小至已知或已披露的对应结构及其等同物,但无法为独立的、宽泛的治疗限定提供书面描述。第四,Jepson式权利要求并不能免除对引言部分的书面描述要求,事实上,引言部分反而具有积极的限定作用。
这两种结果之间的区别归根结底在于特异性、证据支持以及审查标准。Teva案中的权利要求针对的是特定的治疗目的,即降低头痛的发生率或治疗头痛,且上诉程序要求联邦巡回上诉法院采信陪审团就POSA知识和治疗适用性所作的事实认定。Xencor案中的权利要求针对的是对患者的非特定治疗,且上诉程序要求尊重监管机构作出的不利事实认定,即未证明抗C5类物质是公知的,且说明书无法支持完整的治疗范围。