Conclusión principal
Las invenciones concebidas o puestas en práctica durante la realización de trabajos financiados por el Gobierno federal de los Estados Unidos están sujetas a diversas obligaciones en virtud de la Ley Bayh-Dole. El cumplimiento de estas obligaciones es importante para mantener la titularidad de dichas invenciones y cumplir con los términos de los contratos gubernamentales.
Introducción
La Ley Bayh-Dole (35 U.S.C. §§ 200–212) y su reglamento de aplicación (37 C.F.R. Parte 401) permiten a los contratistas —incluidos los beneficiarios de subvenciones— conservar la titularidad de las invenciones desarrolladas con financiación federal, pero solo si cumplen una serie de obligaciones en materia de divulgación, elección, presentación y notificación.
A continuación se resumen las obligaciones principales. Comprender el alcance de los derechos del Gobierno y cumplir de forma proactiva con las obligaciones de información puede resultar especialmente importante a medida que disminuye el acceso a la financiación, aumenta el escrutinio político sobre los beneficiarios de las subvenciones y cambian otras prioridades gubernamentales.
¿Mi invento está financiado por el Gobierno?
Una invención está sujeta a la Ley Bayh-Dole si ha sido «concebida o puesta en práctica por primera vez en el desempeño de un trabajo en el marco de un acuerdo de financiación» con un organismo federal.[1] Cabe destacar la conjunción «o» de dicha definición, ya que permite que el texto abarque aquellas invenciones que, aunque se hayan concebido antes de la concesión de la subvención, se hayan puesto en práctica por primera vez en el marco del acuerdo de financiación.[2]
Dichas invenciones están sujetas a los diversos requisitos que se exponen a continuación. Sin embargo, no todas las invenciones de una empresa que recibe financiación pública se ajustan a esa definición. Las empresas que tienen acceso a otras fuentes de financiación pueden (y deben) invertir estratégicamente en I+D de manera que les permita crear propiedad intelectual clave independiente de los derechos del Estado, antes de recurrir a la financiación pública para otros fines.
¿Cuándo debo informar a la agencia de financiación?
Los contratistas del Gobierno están obligados a comunicar cada invención en cuestión a su organismo financiador en un plazo de dos meses a partir de la fecha en que el inventor haya comunicado la invención por escrito al personal del contratista responsable de los asuntos relacionados con las patentes.[3] Dado ese plazo, a menudo será necesario realizar la notificación antes de que la empresa decida si presenta una solicitud de patente sobre la invención en cuestión.
¿Cómo debo informar a la entidad financiadora?
La notificación de invenciones se realiza normalmente a través de iEdison, un sistema de notificación en línea interinstitucional gestionado por el NIST, mediante el envío de una descripción escrita de la invención, el número de concesión correspondiente, los nombres de los inventores e información sobre cualquier publicación, actividad de comercialización o uso público de la invención.[4]
Las organizaciones que no conozcan iEdison pueden registrarse y crear una cuenta a través del sitio webde NIST iEdison.
¿Qué plazos de patente se aplican en función de la comunicación a la agencia de financiación?
En primer lugar, el contratista debe optar (normalmente, a través de iEdison) por conservar la titularidad de la invención en un plazo de dos años desde su divulgación a la agencia.[5] No obstante, si una publicación, un uso público, una venta u otro hecho ha dado lugar al inicio del plazo legal de un año para presentar una solicitud de patente en Estados Unidos, la agencia podrá acortar el plazo de elección hasta un máximo de 60 días antes de que finalice dicho plazo legal.[6]
En segundo lugar, el contratista debe presentar una solicitud de patente inicial en el plazo de un año desde que opte por conservar la titularidad, o antes de que finalice cualquier plazo de prescripción legal, lo que ocurra primero.[7] Si se presenta una solicitud provisional como solicitudinicial, deberá presentarse una solicitud no provisionalen un plazo de 10 meses a partir de la fecha de presentación de la solicitud provisional, en lugar de los 12 meses habituales para una reivindicación de prioridad de patente válida.[8]
La agencia puede conceder prórrogas para la divulgación, la elección y la presentación, a su discreción, y estas pueden solicitarse a través de iEdison.
¿Existen requisitos sobre lo que debe incluirse en la solicitud de patente?
Sí. De conformidad con el artículo 35 U.S.C. § 202(c)(6) y tal y como se establece en el MPEP § 310, la descripción de cualquier solicitud de patente estadounidense —y de cualquier patente concedida a partir de ella— que abarque una invención objeto de la solicitud debe incluir la siguiente declaración:
«Esta invención se ha realizado con el apoyo del Gobierno en el marco del [identificar el contrato] adjudicado por [identificar el organismo federal]. El Gobierno tiene determinados derechos sobre la invención».[9]
¿Qué derechos adquiere el Gobierno sobre las invenciones en cuestión?
Si el contratista conserva la titularidad de una invención objeto del contrato, el Gobierno federal recibe una licencia no exclusiva, intransferible, irrevocable y libre de cargos para explotar o hacer explotar dicha invención en todo el mundo en nombre o por cuenta de los Estados Unidos.[10]
Esta licencia se concede automáticamente en virtud de los términos de la cláusula estándar Bayh-Dole incluida en los acuerdos de financiación del Gobierno, y el contratista está obligado a firmar y entregar a la agencia una licencia de confirmación para cada familia de patentes (que puede generarse y cargarse a través de iEdison).
En el caso de muchas tecnologías, el Gobierno no tiene motivos para ejercer sus derechos de licencia, ya que cuenta con pocos incentivos para competir en los mercados comerciales. En otros casos —por ejemplo, cuando el Gobierno es el principal cliente de un producto patentado—, los derechos de licencia del Gobierno pueden influir de manera significativa en el valor de la patente de una invención concreta, ya que la patente no puede utilizarse para impedir que el Gobierno contrate a un tercero para que fabrique el producto patentado.
¿Existen obligaciones de informar periódicamente al Gobierno sobre la situación de la patente y el uso de la invención?
Sí, existen varias obligaciones que deben cumplirse incluso después de la divulgación inicial, la elección y la presentación de la solicitud de patente:
- Por lo general, se exige al contratista que notifique al organismo financiador cualquier decisión de renunciar a una patente o a una solicitud de patente, con una antelación mínima de 60 días antes de que expire el plazo de respuesta correspondiente, a fin de que el Gobierno pueda solicitar la titularidad y tramitar la solicitud de patente o su mantenimiento por sí mismo, si así lo decide.[11]
- Las entidades financiadoras también pueden solicitar informes anuales sobre la utilización de la invención en cuestión, recopilando datos sobre el estado y las actividades de comercialización.[12]
- Las invenciones en cuestión también están sujetas a un requisito de fabricación nacional. Los productos que incorporen la invención en cuestión o que se fabriquen mediante el uso de la misma deben fabricarse en su mayor parte en los Estados Unidos, salvo contadas excepciones.[13]
Los contratos de una empresa con el Gobierno federal de los Estados Unidos deben leerse detenidamente para conocer estos y otros requisitos.
¿Puedo utilizar los fondos de la subvención para pagar la solicitud de una patente?
Algunos tipos de subvenciones permiten que los gastos de patente se sufraguen con los fondos de la subvención, pero las condiciones varían según la fuente de financiación.
La innovación financiada por el Gobierno ofrece valiosas oportunidades, pero también conlleva obligaciones de cumplimiento que no deben pasarse por alto. Cuando surgen deficiencias en la presentación de informes a iEdison, una solución rápida puede ser fundamental para proteger los derechos de patente. Hablaremos más sobre esto en la próxima ocasión.
[1] 35 USC 201(e)
[2] Véase https://www.nist.gov/tpo/policy-coordination/bayh-dole-act/2018-faqs
[3] 37 CFR 401.14
[4] Véase https://www.nist.gov/iedison/iedison-organization-user-guide/invention-reports/
[5] 37 CFR 401.14
[6] Ídem.
[7] Ídem.
[8] Ídem.
[9] Ídem.
[10] 35 U.S.C. 202(c).
[11] 37 CFR 401.14(f).
[12] 37 CFR 401.14(h).
[13] 37 CFR 401.14(i).
