Diligencia debida en materia de propiedad intelectual en los sectores financiados con fondos públicos
Conclusión principal
En el caso de una empresa objetivo que haya utilizado financiación pública para desarrollar su tecnología, la diligencia debida en materia de propiedad intelectual (PI) debe ir más allá de la mera confirmación de la titularidad, con el fin de evaluar el impacto práctico de los derechos de licencia del gobierno sobre el valor empresarial de la cartera de patentes de la empresa objetivo.
Introducción
La diligencia debida en materia de propiedad intelectual suele centrarse en confirmar la titularidad adecuada, es decir, en garantizar que la cadena de titularidad esté libre de vicios, que las cesiones estén en regla y que no existan gravámenes. Sin embargo, cuando una empresa objetivo ha recibido financiación pública para desarrollar su propiedad intelectual, surgen otras cuestiones; en concreto, si dicha financiación pública tiene algún efecto significativo sobre el valor de los derechos de propiedad intelectual de la empresa.
¿Qué riesgo concreto en materia de propiedad intelectual conlleva la financiación pública de las actividades de desarrollo de una empresa objetivo?
Es probable que una empresa objetivo que haya utilizado fondos públicos para desarrollar sus productos clave y patentados no pueda presentar ninguna demanda por infracción de patente si el Gobierno decide adquirir esos mismos productos a un tercero.
En virtud de la Ley Bayh-Dole, cuando un contratista conserva la titularidad de una invención objeto de la ley, el Gobierno federal recibe «una licencia no exclusiva, intransferible, irrevocable y pagada en su totalidad para explotar o hacer que se explote, en nombre o por cuenta de los Estados Unidos, cualquier invención objeto de la ley en todo el mundo.[1]» La frase clave —«haya explotado… para o en nombre de los Estados Unidos»— significa que la licencia se extiende a cualquier tercero que actúe bajo las instrucciones del Gobierno.
Un ejemplo concreto ilustra este riesgo. En el caso «University of South Florida Board of Trustees v. United States», 92 F.4th 1072 (Fed. Cir. 2024), la demandante (USF) era titular de una patente sobre ratones transgénicos utilizados en la investigación de la enfermedad de Alzheimer, y un laboratorio de terceros había estado produciendo y distribuyendo dichos ratones patentados con la autorización del Gobierno. El Tribunal Federal de Apelación confirmó una sentencia de no infracción, al considerar que la invención de la USF era una «invención subyacente» debido a la financiación gubernamental de la investigación de la USF. Ídem. El Gobierno tenía derecho a una licencia libre de regalías, incluido el derecho a que el laboratorio externo fabricara los ratones patentados. Ídem.
¿Qué factores influyen en el alcance de ese riesgo?
Hay varios factores que influyen en la importancia de los derechos de licencia del Gobierno:
(1) ¿Qué medidas de protección de la propiedad intelectual, distintas de las patentes, existen?
En función del sector y del tipo de subvención, existen otros tipos de medidas de protección destinadas a incentivar a los beneficiarios de las subvenciones y a los contratistas para que desarrollen propiedad intelectual.
Por ejemplo, en el caso de las subvenciones de los programas de Investigación y Transferencia de Información para Pequeñas Empresas (SBIR) y de Investigación y Transferencia de Tecnología para Pequeñas Empresas (STTR), se establecen protecciones específicas de los derechos sobre los datos. El Gobierno tiene obligaciones de confidencialidad con respecto a los datos de SBIR/STTR debidamente identificados durante un máximo de 20 años[2]. Los derechos sobre los datos de SBIR/STTR pueden extenderse al código fuente, la arquitectura de software, los planos, las fórmulas y otra información registrada de carácter técnico generada en el marco de un acuerdo de financiación de SBIR/STTR, de modo que se pueda impedir que el Gobierno comparta dicha información con terceros licitadores. Ídem. Estas protecciones dependen de que los productos finales estén debidamente identificados con la leyenda de derechos sobre los datos de SBIR/STTR, por lo que en el análisis de diligencia debida se debe examinar si la empresa objetivo ha sido coherente en sus prácticas de identificación. Id.
(2) Comprender el alcance de la propiedad intelectual desarrollada de forma independiente, en comparación con la financiada con fondos públicos.
La propiedad intelectual desarrollada independientemente de la financiación pública no está sujeta a los derechos del Estado que se analizan en este artículo. Las empresas que puedan exponer con claridad un enfoque sistemático mediante el cual se haya desarrollado y protegido la propiedad intelectual subyacente de forma independiente de la financiación pública aumentarán la confianza de los posibles compradores o inversores en sus carteras de propiedad intelectual.
Por el contrario, las empresas que no mantienen límites claros entre los proyectos financiados con fondos públicos y los financiados con fondos privados corren el riesgo de ampliar, sin quererlo, el alcance de los derechos de licencia del Gobierno. La diligencia debida debe evaluar los procesos internos de la empresa para hacer un seguimiento de qué invenciones se relacionan con qué fuentes de financiación, lo que podría incluir un análisis minucioso de la cartera de patentes de la empresa objetivo en relación con su historial de financiación pública y su oferta de productos, con el fin de evaluar el alcance de los derechos del Gobierno.
(3) ¿Quiénes son los clientes de la empresa?
Los derechos de licencia del Gobierno suelen ser irrelevantes en el caso de las tecnologías cuyo mercado es principalmente no gubernamental. Por lo general, el Gobierno federal no intentaría utilizar sus derechos de licencia para competir con las ventas de una empresa a consumidores y empresas.
Por el contrario, los derechos de licencia del Gobierno pueden revestir una gran importancia cuando el Gobierno federal es el principal —o, posiblemente, el único— usuario final viable, como suele ocurrir en el sector de la defensa.
(4) ¿Los acuerdos de suministro a largo plazo, las relaciones con los clientes o la especialización en un nicho de mercado mitigan el riesgo?
Incluso en los casos en que los derechos de licencia del Gobierno sean, en teoría, importantes, los contratos de suministro a largo plazo, las ventajas de los contratistas ya establecidos, las capacidades de fabricación especializadas y las relaciones consolidadas con los clientes pueden reducir la probabilidad de que el Gobierno recurra a un tercero.
Otros aspectos que deben revisarse en la diligencia debida en materia de propiedad intelectual para una empresa objetivo que reciba financiación pública
Otras preguntas que deben plantearse en el proceso de diligencia debida en materia de propiedad intelectual cuando la empresa objetivo reciba financiación pública son, entre otras:
(5) ¿Incluyen las patentes de la empresa las declaraciones de financiación pública exigidas?
El artículo 35 U.S.C. § 202(c)(6) exige que toda patente que cubra una invención en cuestión incluya una declaración de que el Gobierno tiene derechos sobre la invención. La diligencia debida debe confirmar que todas las patentes aplicables incluyan esta declaración; en caso de que falte, deberán presentarse certificados de corrección.
(6) ¿Cuáles son las prácticas de la empresa a la hora de comunicar las invenciones al Gobierno?
Las obligaciones de notificación previstas en la Ley Bayh-Dole son un requisito previo para conservar la titularidad de la propiedad intelectual. En el proceso de diligencia debida se debe examinar si la empresa objetivo ha notificado de forma sistemática las invenciones en cuestión a través de iEdison, ha optado por la titularidad y ha presentado las solicitudes de patente dentro de los plazos aplicables. La falta de notificación puede indicar problemas subyacentes en materia de titularidad: el Gobierno podría tener derecho a reclamar la titularidad de las invenciones en cuestión que no se hayan notificado. Ídem.
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[1] 35 U.S.C. 202(c)(4)
[2] Véase https://www.sbir.gov/tutorials/data-rights/tutorial-2
