Dauerhafte Unterlassungsverfügungen für nicht praktizierende Unternehmen in Patentfällen

Viele Patentanwälte gehen davon aus, dass nicht praktizierende Unternehmen in Patentfällen keine dauerhaften Unterlassungsverfügungen erwirken können. Dies wird auf die Annahme zurückgeführt, dass NPEs den vom Obersten Gerichtshof ineBay festgelegten Vier-Faktoren-Test nicht bestehen. Angesichts dieser Annahme ist es für manche überraschend, dass eine kürzlich ergangene Entscheidung des Northern District of California eine jahrzehntealte Rechtsprechung wiederbelebt hat, wonach nicht praktizierende Unternehmen Unterlassungsansprüche geltend machen können.  Praktiker, die mit Fällen befasst sind, in denen NPEs involviert sind, tun gut daran, diese Argumentation zu studieren, um auf Auseinandersetzungen im Zusammenhang mit dauerhaften Unterlassungsverfügungen vorbereitet zu sein.

Der vom Obersten Gerichtshof ineBayfestgelegte Vier-Faktoren-Test zur Entscheidung, ob einem obsiegenden Kläger eine dauerhafte Unterlassungsverfügung gewährt wird, verlangt vom Kläger den Nachweis, dass (1) er einen irreparablen Schaden erlitten hat; (2) die gesetzlich verfügbaren Rechtsbehelfe nicht ausreichen, um diesen Schaden zu kompensieren; (3) dass unter Abwägung der Härten zwischen Kläger und Beklagtem eine Abhilfe nach Billigkeitsrecht gerechtfertigt ist; und (4) dass eine dauerhafte Unterlassungsverfügung dem öffentlichen Interesse nicht zuwiderlaufen würde.  eBay Inc. gegen MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388, 391, 126 S. Ct. 1837, 1839 (2006).  Nach dereBay-Entscheidungim Jahr 2006 wurde NPE nur noch äußerst selten eine dauerhafte Unterlassungsverfügung zugesprochen, doch eine kürzlich ergangene Entscheidung eines Bezirksgerichts hat diese Frage erneut aufgeworfen.

Am 3. Juli 2018 lehnte Richter Chen vom Northern District of California den Antrag eines Beklagten auf Abweisung oder Streichung des Antrags eines Klägers auf Unterlassungsanspruch ab, wobei der Beklagte die Abweisung mit dem Status des Klägers als NPE begründet hatte.  Software Research, Inc. gegen Dynatrace LLC, Nr. 18-cv-00232-EMC, 2018 U.S. Dist. LEXIS 111468, S. *49-50 (N.D. Cal. 3. Juli 2018).  In der Entscheidung wurde zunächst in Frage gestellt, ob es Beweise dafür gab, dass der Kläger tatsächlich eine NPE war, dann jedoch darauf hingewiesen, dass selbst wenn der Kläger eine NPE wäre, das Gericht in rechtlicher Hinsicht nicht zu dem Schluss kommen könnte, dass der Kläger dieeBay-Kriteriennicht erfüllen würde.  Id. Das Gericht machte dann die bemerkenswerte Aussage, dass „nicht praktizierende Unternehmennach eBayerfolgreich Unterlassungsansprüche durchgesetzt haben, wenn sie einen potenziellen Schaden für ihr Lizenzprogramm nachweisen konnten.“Id. bei *50.

Zur Untermauerung dieser Aussage verwies das Gericht auf die zehn Jahre alten Entscheidungen vonCommonwealth Sci. & Indus. Research Organisation gegen Buffalo Tech. Inc., 492 F. Supp. 2d 600 (E.D. Tex. 2007) undActicon Techs. gegen Heisei Elecs. Co., 2007 U.S. Dist. LEXIS 100081 (S.D.N.Y. 1. August 2007).  Id. bei *50 n.4. Die Bezugnahme aufActicon Techs.war überraschend, da, wie das Gericht feststellte, obwohl in diesem Fall nach einem Versäumnisurteil eine einstweilige Verfügung erlassen wurde, der Bericht und die Empfehlung des Magistratsrichters nur wenige Fakten enthielten, die darauf hindeuteten, dass der Kläger in diesem Fall ein NPE war.  Id. Richter Chen hat offenbar von sich aus die Website von Acticon Technologies überprüft und dann festgestellt: „Aufgrund einer Überprüfung der Website des Klägers Acticon Technologies scheint es, dass Acticon ausschließlich mit der Lizenzierung seines geistigen Eigentums befasst ist und seine Patente nicht nutzt.“ Id.

Die vom Gericht angeführte Entscheidung in der RechtssacheCommonwealth Scientificwar 2007 Gegenstand zahlreicher Artikel, in denen über die Auswirkungen auf dauerhafte Unterlassungsverfügungen für NPEs spekuliert wurde, ist jedoch in den vergangenen Jahren weitgehend in Vergessenheit geraten. In diesem Fall wurde einer Forschungseinrichtung, die an Lizenzprogrammen beteiligt war, eine dauerhafte Unterlassungsverfügung gewährt, nachdem festgestellt wurde, dass die vier Faktorendes eBay-Testserfüllt waren.  Commonwealth Sci., 492 F. Supp. 2d, S. 604-07.  In Bezug auf den ersten Faktor, der einen irreparablen Schaden nachweisen muss, wurde erklärt, dass der Schaden des Klägers nicht nur finanzieller Natur sei, da sein Ruf ein wichtiges Element bei der Rekrutierung der weltweit besten Wissenschaftler sei und die Anfechtung seiner Patente vor Gericht nicht nur seinen Ruf als führende wissenschaftliche Forschungseinrichtung beeinträchtige, sondern ihn auch dazu zwinge, Millionen von Dollar aus der Forschung in Prozesskosten umzuleiten.  Id. at 604. Der Schaden durch entgangene Möglichkeiten, andere Forschungsprojekte aufgrund von Prozesskosten zu starten, wurde als irreparabel angesehen, da er mit zukünftigem Geld nicht wieder gutgemacht werden konnte, da jede entgangene Möglichkeit bereits jemand anderem gehören würde.Id.

In Bezug auf den zweiten Faktor, der unzureichende Rechtsbehelfe aufzeigt, wurde festgestellt, dass der Schaden des Klägers nicht weniger schwerwiegend war als andere anerkannte Formen von Schäden, die ein Wettbewerber an seinem Markennamen oder seiner Marktposition erleiden könnte, da sein Ruf als Forschungseinrichtung ebenso beeinträchtigt wurde wie die Markenbekanntheit oder der Goodwill eines anderen Unternehmens.  Id. at 605. Hinsichtlich des dritten Faktors wurde festgestellt, dass die Abwägung der Härten zugunsten des Antrags des Klägers auf eine dauerhafte Unterlassungsverfügung ausfiel, da der Schaden, den eine fortgesetzte Rechtsverletzung für die Forschungs- und Entwicklungsprojekte des Klägers wahrscheinlich verursachen würde, den Schaden überwiegt, den eine Unterlassungsverfügung für den Beklagten durch den Ausschluss vom Wettbewerb auf dem Markt verursachen würde. Id. at 606-07.  Was schließlich den vierten Faktor betrifft, so wurde erklärt, dass das öffentliche Interesse durch die Förderung von Investitionen von Forschungsorganisationen in Zukunftstechnologien, die dem Fortschritt der Wissenschaft und der nützlichen Künste dienen, gefördert werde. Id. auf Seite 607.

Die Wiederaufnahme der lange Zeit ruhenden Entscheidung in der RechtssacheCommonwealth Scientificdurch das Gericht in der Rechtssache Software Researchhaucht dem Thema der dauerhaften Unterlassungsverfügungen für nicht praktizierende Unternehmen neues Leben ein. Es bleibt abzuwarten, ob dies ein Einzelfall ist oder ob diese jüngste Entscheidung ein erneutes Interesse von NPEs an dauerhaften Unterlassungsverfügungen wecken könnte.  Patentanwälte, die NPEs vertreten, sehen möglicherweise das Potenzial für strengere Urteile, während diejenigen, die sich gegen NPEs aussprechen, darauf vorbereitet sein sollten, auf Versuche, dauerhafte Unterlassungsverfügungen zu erwirken, zu reagieren.