Comment un engagement en matière de licence peut-il influer sur la possibilité d'obtenir des injonctions auprès de l'ITC ?

Régie par l'article 337 du 19 U.S.C., la Commission américaine du commerce international ("ITC") est habilitée à enquêter sur les actes déloyaux commis dans le cadre de l'importation d'articles aux États-Unis. L'ITC peut être un forum puissant pour les détenteurs de brevets américains, car elle peut émettre des ordonnances d'exclusion interdisant l'entrée d'articles contrefaits aux États-Unis. Bien que l'ITC soit une agence fédérale indépendante, il est naturel de se demander si les politiques de l'administration Trump - y compris, en particulier, sa "Politique commerciale de l'Amérique d'abord" publiée le 20 janvier - pourraient affecter les litiges devant la Commission.

Alors qu'il est peu probable que le traitement quotidien des enquêtes devant l'ITC soit affecté par les politiques commerciales spécifiques d'une administration donnée, l'article 337 prévoit une période d'examen présidentiel, au cours de laquelle le président peut examiner et éventuellement opposer son veto à un ordre d'exclusion émis par la Commission dans le cadre d'une enquête. Ce pouvoir a rarement été exercé, mais l'histoire de l'examen présidentiel dans les enquêtes concernant les brevets essentiels standard ("SEP") fournit un exemple où les politiques d'une administration peuvent avoir un impact direct sur la pratique de l'ITC.

Tout a commencé en 2013, lorsque l'administration Obama a annulé une ordonnance de l'ITC qui aurait exclu divers produits iPhone et iPad d'Apple du marché américain. Dans cette enquête, Samsung alléguait qu'Apple avait enfreint des brevets qui avaient été déclarés essentiels à certaines normes de télécommunications et, en annulant l'interdiction d'importation, le représentant américain au commerce agissant au nom de l'administration Obama a cité un "Policy Statement on Remedies for Standards-Essential Patents Subject to Voluntary F/RAND Commitments" publié conjointement par le ministère de la justice et le U.S. Patent and Trademark Office le 8 janvier 2013. https://www.justice.gov/d9/pages/attachments/2018/12/10/290994.pdf

La déclaration de politique générale de l'ère Obama mettait en garde contre le fait que l'octroi d'ordonnances d'exclusion pour violation de brevets essentiels à une norme - qui s'accompagnent généralement d'engagements de licence à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires ("FRAND" ou "F/RAND") - peut avoir pour conséquence que le titulaire du brevet se livre à une "rétention de brevet" en exigeant une redevance plus élevée pour l'utilisation de son brevet que celle qui aurait été possible avant l'établissement de la norme, et qu'un tel comportement peut nuire aux consommateurs. En conséquence, la déclaration de politique générale de 2013 concluait que "[b]ien qu'une ordonnance d'exclusion pour contrefaçon de brevets grevés de F/RAND essentiels à une norme puisse être appropriée dans certaines circonstances, nous pensons que, selon les faits de chaque cas, l'intérêt public peut empêcher l'émission d'une ordonnance d'exclusion dans les cas où le contrefacteur agit dans le cadre de l'engagement F/RAND du titulaire du brevet et est en mesure, et n'a pas refusé, d'accorder une licence à des conditions F/RAND".

Au cours du premier mandat du président Trump, l'administration a publié sa propre "Déclaration de politique générale sur les recours pour les brevets essentiels aux normes soumis à des engagements F/RAND volontaires" le 19 décembre 2019. https://www. justice.gov/atr/page/file/1228016/dl Cette déclaration de politique générale de 2019 a identifié "des préoccupations selon lesquelles la déclaration de politique générale de 2013 a été mal interprétée pour suggérer qu'un ensemble unique de règles juridiques devrait être appliqué dans les litiges concernant les brevets soumis à un engagement F/RAND", de sorte que "les injonctions et autres recours d'exclusion ne devraient pas être disponibles dans les actions en contrefaçon de brevets essentiels aux normes." La déclaration de politique générale de 2019 prévient qu'"une telle approche serait préjudiciable au système de brevets soigneusement équilibré". En conséquence, l'USPTO et le DOJ ont retiré la déclaration de politique générale de 2013 en faveur d'une politique dans laquelle "l'existence d'engagements F/RAND ou similaires [...] peut être pertinente et peut éclairer la détermination des mesures correctives appropriées", mais "le cadre général pour décider de ces questions reste le même que dans les autres affaires de brevets".

Ce va-et-vient s'est poursuivi sous l'administration Biden, mais dans une moindre mesure. Après avoir sollicité des soumissions écrites et entendu divers points de vue sur les deux aspects de la question, le 8 juin 2022, l'administration Biden a publié un "Withdrawal of 2019 Policy Statement on Remedies for Standards-Essential Patents Subject to Voluntary F/RAND Commitments", qui indiquait dans une note de bas de page qu'il ne rétablissait pas non plus le Policy Statement de 2013 de l'ère Obama.https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/SEP2019-Withdrawal.pdf. En conséquence, le retrait de 2022 concluait que la conduite des détenteurs de SEP et des responsables de la mise en œuvre des normes devrait être examinée "au cas par cas pour déterminer si l'une ou l'autre partie s'engage dans des pratiques qui entraînent l'utilisation anticoncurrentielle d'un pouvoir de marché ou d'autres processus abusifs qui nuisent à la concurrence".

Il reste à voir si l'USPTO, le DOJ et le NIST rétabliront la déclaration de politique générale de 2019 au cours du second mandat du président Trump. La déclaration de politique générale mise en œuvre pendant le premier mandat du président Trump a été retirée par le président Biden, mais d'une manière qui n'a pas rétabli la politique antérieure de l'ère Obama, et le retrait de 2022 n'articule pas, à première vue, un point de vue sur les recours disponibles pour la contrefaçon de brevets essentiels standard qui soit incompatible avec la déclaration de politique générale de 2019. Néanmoins, on peut raisonnablement s'attendre à ce que la deuxième administration Trump soit encline à favoriser une politique dans laquelle les recours disponibles en cas de contrefaçon de brevets essentiels standard ne seraient pas matériellement différents des recours disponibles en cas de contrefaçon d'autres brevets.

Toutefois, au début du mois, la Commission du commerce international a publié une notification suggérant que les idées de la Commission sur cette question ne sont peut-être pas si prévisibles. Le 4 mars 2025, l'ITC a publié un avis dans le Federal Register concernant l'enquête n° 337-TA-1380, qui porte sur une allégation de Nokia selon laquelle Amazon enfreint certains brevets déclarés essentiels aux normes de compression vidéo, qui s'accompagnent d'un engagement de licence à des conditions RAND. L'avis indique que la Commission a décidé d'examiner la décision initiale du juge administratif dans son intégralité et qu'elle sollicite des observations écrites de la part des parties sur diverses questions, y compris les questions suivantes spécifiques aux SEP :

1. Lorsque le plaignant allègue qu'un brevet revendiqué est un brevet essentiel standard, soumis à des conditions de licence raisonnables et non discriminatoires (RAND), le plaignant est-il empêché de demander une ordonnance d'exclusion et/ou une ordonnance de cessation et d'abstention fondée sur la violation de ce brevet ? La Commission devrait-elle considérer les obligations de licence RAND comme une défense légale ou équitable (c'est-à-dire dans le cadre de la détermination de la violation) en vertu de la section 337(c), 19 U.S.C. 1337(c)) ou dans le cadre de son examen des facteurs d'intérêt public en vertu de la section 337(d)(1) et (f)(1) ? Veuillez examiner les théories du droit, de l'équité et de l'intérêt public, et identifier les facteurs d'intérêt public de la section 337(d)(1) et (f)(1) qui excluent la délivrance d'une telle ordonnance (le cas échéant).
2. Dans l'hypothèse où une violation serait constatée, les informations relatives aux obligations RAND des parties et aux tentatives d'octroi de licences éclairent-elles un facteur d'intérêt public particulier que la Commission devrait prendre en considération en vertu de l'article 337(d)(1) et (f)(1) ? Dans l'affirmative, veuillez indiquer le facteur qu'elles éclairent et expliquer pourquoi, en incluant les éléments de preuve pertinents figurant dans le dossier. Dans le cadre de son analyse de l'intérêt public, la Commission doit-elle déterminer si une offre de licence antérieure faite par le titulaire du brevet couvrant les produits incriminés est raisonnable et non discriminatoire ? Dans l'affirmative, quels éléments de preuve la Commission devrait-elle prendre en considération pour déterminer si les offres sont raisonnables et non discriminatoires sur la base du dossier de la présente enquête ?

En outre, l'avis du 4 mars sollicitait des observations écrites non seulement de la part des parties, mais aussi de la part de toute agence gouvernementale ou autre partie intéressée sur les questions de la réparation et de l'intérêt public, ce qui inclurait apparemment la réponse aux deux questions ci-dessus et, en général, l'argument d'Amazon dans l'affaire selon lequel une ordonnance d'exclusion irait à l'encontre de l'intérêt public parce qu'elle exclurait les articles qui pratiquent des SEP. Ces soumissions étaient attendues pour le 13 mars, mais des soumissions tardives approuvées continuent d'être déposées, et la date cible pour l'achèvement de l'enquête est actuellement le 14 mai 2025.

Les questions sont intéressantes, en particulier au vu de la directive de l'administration Obama en 2013 selon laquelle "dans toutes les affaires futures impliquant des SEP qui font l'objet d'engagements FRAND volontaires, la Commission devrait être certaine (1) d'examiner de manière approfondie et attentive, de sa propre initiative, les questions d'intérêt public présentées à la fois au début de sa procédure et lorsqu'elle détermine si une mesure corrective particulière est dans l'intérêt public et (2) de chercher de manière proactive à ce que les parties développent un dossier factuel complet lié à ces questions dans la procédure devant le juge du droit administratif et pendant la phase de réparation formelle de l'enquête devant la Commission, y compris des informations sur la nature essentielle des normes du brevet en question si elle est contestée par le titulaire du brevet et la présence ou l'absence d'une rétention de brevet ou d'une rétention inversée."

Suite à cette directive, la Commission a examiné la question dans le passé, et bien qu'elle ait généralement suivi la directive de l'administration Obama de 2013 pour examiner les questions, elle a pratiquement toujours conclu que les SEP ne devraient pas recevoir de type de "traitement spécial" à l'ITC. Toutefois, sur la base de la récente communication de la Commission, il semble que la Commission réfléchisse de manière plus critique à la question des défenses et des recours d'exclusion en cas de contrefaçon de SEP, l'historique de ces diverses déclarations de politique générale montrant qu'il n'existe pas de point de vue politique unique, tant de la part d'administrations ayant des perspectives différentes que de la part de parties ayant des intérêts divergents. À deux mois de la fin de l'enquête Nokia/Amazon et alors que les commentaires viennent d'être soumis, nous pourrions bientôt savoir comment l'ITC entend traiter la directive de l'ère Obama dans le contexte de la politique commerciale actuelle.