代表的な経験

• キッズII対XRT XRTがKids IIのロイヤルティ率に関する確認訴訟に対し1億ドルの反訴を提起した後、Kids IIはマットに既存の弁護団の交代を依頼した。2か月間に8件の専門家証言を含む20件以上の証言録取を実施した結果、Kids IIはXRTの重大な契約違反主張に対し即決判決を獲得し、巨額の損害賠償請求を排除した。 適正なロイヤルティ率を確定するための審理後、陪審は係争製品の90％（当該製品に関連する売上高の98％以上をカバー）についてロイヤルティ率が適正であると認定した。キッズIIは現在、勝訴当事者に弁護士費用を付与する契約条項に基づき、当該費用の回収を計画している。

• ナショナル・オイルウェル・バーコ・エルピー対オムロン・オイルフィールド・アンド・マリン・インクオムロンを代理し、2012年にナショナル・オイルウェル・バーコ（以下「NOV」）からテキサス州西部地区連邦地方裁判所に石油掘削装置関連の特許侵害訴訟を提起された事案を担当。2015年2月17日、裁判所はオムロンに対し即決判決を認め、NOVが訴訟適格性を立証できなかったことを理由に既判力のある却下判決を下した。 2015年8月28日、フォリー法律事務所チームはオムロンに対し、100万ドルを超える弁護士費用及び訴訟費用の支払いを命じる判決を獲得した。2015年3月3日、NOVは本件を控訴。2016年9月にムーア、チェン、ヒューズ各判事による口頭弁論を経て、2017年1月25日、控訴裁判所は「NOVに訴訟適格性がない」「既判力のある却下」「弁護士費用の支払命令」という地方裁判所の判断を支持する判決を下した。

  この勝利が注目に値するのは、同一特許が以前、NOV社による第三者に対する訴訟で争われ、陪審による責任認定、過去損害賠償として2,000万ドル超の賠償金支払い命令、そしてその後1億1,200万ドルの和解金支払いという結果を招いていたためである。今回の訴訟では、オムロン社が責任認定で勝訴しただけでなく、依頼人は弁護士費用と訴訟費用の大部分の返還も確保した。

• MPT マグネター・テクノロジーズ社ほか 対 シックス・フラッグス・テーマパーク社ほかマグネター・テクノロジーズ社が遊園地のアトラクションに関連する特許を理由に提起した本多被告訴訟において、シックスフラッグス・テーマパーク社を代理した。 本訴訟は2007年3月に提起され、多数のローラーコースターが磁気ブレーキに関する2件の特許を侵害していると主張された。数年を経て、依頼者は当初の代理人への信頼を失い、フォリーに事件の引き継ぎを依頼した。フォリーの弁護士はテキサス州の倉庫を訪問し、破棄予定だった102条(b)の先行技術システムの動画を発見した。 フォーリーの要請により、裁判所は当該映像を視聴。倉庫内で廃棄された文書について証拠隠滅の認定を下し、原告側に対し弁護士1名の証言録取への出席を命じた。別の証言録取では、フォーリー弁護士が特許発明者の1人を尋問し、当該特許のアイデアが匿名発明者（当社クライアントが権利を購入した人物）に由来することを証言させた。2014年7月29日、デラウェア州のスターク判事（シンジ治安判事の推薦により）は長文の判決文において、 デラウェア州のスターク判事（シンジ判事補の勧告に基づき）は、第一特許について四つの異なる根拠（不確定性、102(b)条に基づく販売による権利喪失、自明性、発明者の不適切な記載）による無効の即決判決を下し、第二特許については非侵害の即決判決を下した。さらに手続き上の理由で、原告が提示する可能性のあるいずれの特許に関する侵害の証拠も排除した。 その後、判事は当社クライアントに有利な最終判決を下した。クライアントは現在、弁護士費用の回収を求める申立てを検討中である。

• バイブラント・メディア。 ゼネラル・エレクトリック（GE）は、ウェブページへのリンク自動挿入技術（広告目的を含む）に関する2件の特許を根拠に、デラウェア州でVibrant Mediaを提訴した。地方裁判所での訴訟中、共同被告の一社が数百万ドルで和解した。しかしVibrantは和解を拒否し、各特許について当事者間再審査（IPR）を請求した。2014年7月28日、特許庁は2件のIPR審理に関する2件目の決定を下した。 審理委員会は、フォリー社が両特許の全60項目のクレームが無効であることを立証したと認定した。GE社は特許庁決定に対する控訴が係属する間、本訴訟を停止することに合意している。

• フロリダ大学研究財団株式会社ほか対モトローラ・モビリティ合同会社 2013年5月、フロリダ大学研究財団とラピッド・モバイル・テクノロジーズは、携帯電話用テストベッドに関する特許の侵害を理由にモトローラ・モビリティを提訴した。 モトローラは、クレーム解釈が差し迫り、原告が妥当な金額での和解に応じないことを認識したため、フォリー法律事務所に依頼した。案件を引き継いだフォリーのチームは、マットが率いて証拠開示を完了し、クレーム解釈に関する意見書を提出した。マイアミでの審理後、裁判所はクレーム解釈に関する判決を下し、争点となった各用語について「被告が提案した解釈を採用する」と述べた。 裁判所はまた、前任弁護士が不確定性抗弁を維持するよう命じた事前審理命令に従わなかった点を指摘しつつも、それでも要約判決段階でこれを主張することを許可し、その主張を「非常に説得力がある」と判断した。その後、2014年6月20日に和解が成立したが、原告の一人はこれを敗北と認めた条件であった。

• シンビアス・ファーマ対ソラックス事件 シンビアス社（特定のがん治療用医薬品原料の供給における世界市場リーダー）を代理。フォリー法律事務所は、特許侵害が成立せずかつ無効である旨の宣言を求める訴訟をカリフォルニア州南部地区連邦地方裁判所（サンディエゴ）に提起。これに対しソラックス社は特許侵害の反訴を提起。 フォリーはその後、シンビアスが少なくとも当該特許の共同所有者であるため、ソラックスがシンビアスまたはその顧客に対して侵害を主張できないことを根拠に、早期の略式判決を請求した。米国連邦地方裁判所は2013年8月30日、シンビアスが少なくとも当該特許の共同所有者であるとの判断を示し、ソラックスの特許侵害反訴を棄却する形でフォリーの請求を認めた。

• オアシス・リサーチ社対アドライブ社ほか テキサス州東部地区連邦地方裁判所において、特許権行使を目的として設立された非実施主体（NPE）であるオアシス・リサーチ社による請求に対し、カーボナイト社を代理した。本件におけるその他の責任問題の解決に先立ち、発明者問題に関する別個の陪審裁判を確保した。2013年3月、主張された4件の特許全てが無効であるとの陪審評決をカーボナイト社に獲得した。

• Bose v. SDI Technologies 他 Foleyは、Bose Corporationがマサチューセッツ州連邦地方裁判所に提起した特許侵害訴訟において、SDIの代理人を務めた。 Bose社は、SDIの数十製品が、スピーカーおよびオーディオストレージコンポーネントを含む音楽システムに関するBose社の特許を侵害していると主張した。Foleyは、有利なクレーム解釈を獲得し、SDIが主張されたクレームを間接的に侵害するために必要な意図を欠いていることを法的に立証することで、すべての被疑製品について、主張された全クレームの非侵害に関する即決判決を獲得した。

• コグネックス対エムブイテック事件 コグネックス社が提起したマシンビジョンソフトウェアに関する3件の特許を争点とするITC調査において、22名の被申立人のうち18名を代理。コグネックス社は当初、マサチューセッツ州連邦地方裁判所でMVTec社に対し、全てマシンビジョン（特にデジタル画像内での物体検出方法）に関連する9件の特許で訴訟を提起。MVTec社が全特許を再審査に付した後、コグネックス社は9件中3件の特許についてITC訴訟を提起。 コグネックス社は証拠開示手続き中に当該特許のうち1件の主張を取り下げざるを得ず、残る2件はITCのチャネスキー裁判官のもとで審理に付された。8日間にわたる審理証言と審理後の詳細な書面提出を経て、チャネスキー裁判官は「いかなるクレームも侵害されていない」こと、および「主張された全クレームが無効である」との判断を下した。 2013年12月、連邦巡回控訴裁判所は、存続していた1件の特許（もう1件は控訴係属中にFoleyが特許庁で無効化）についてITCの非侵害判断を支持し、無効判断については非侵害により争点とならなくなったため言及しなかった。337-TA-680

• ケネクサ・ブラスリング対タレオ・コーポレーション及びヴァーヴ・テクノロジー事件 人事アウトソーシングソフトウェアの主要プロバイダーであるケネクサを代理し、競合他社2社に対する特許侵害訴訟を遂行。主張された56の特許クレームのうち54件について、被告製品全てが侵害していると認める即決判決をケネクサに獲得。本訴訟は2011年6月にデラウェア地区連邦地方裁判所で審理入り。フォリーは審理2日目にケネクサにとって有利な和解を成立させ、判決を含む和解条件を確保した。

• バンコープ・サービスズ・エルエルシー対カナダ・サンライフ保険会社事件 カナダ・サンライフ保険会社を代表し、特許訴訟案件を担当。連邦巡回控訴裁判所は最近、バンコープが所有する2件の特許が特許適格主題を主張していないため無効であるとの、当社クライアントであるサンライフに有利な即決判決の認容を支持した。 バンクコープは、米国特許第5,926,792号及び第7,249,037号の主張されたクレームが35 U.S.C. § 101に基づき無効であるとの即決判決を下したミズーリ州東部地区連邦地方裁判所の最終決定に対して控訴していた。 無効とされた特許は、本裁判所に3件の控訴が提起された対象であり、いずれの事件においても被告側が敗訴していた。

• アベラネット対ベルデン社事件 信号処理機器の主要メーカーであるベルデン社を代理。フランシスコ・アベラネットは数年前に電気ケーブル関連の2件の特許ライセンスをベルデンに打診していたが、2008年11月24日にイリノイ州北部地区連邦地方裁判所に訴訟を提起し、ベルデンが両特許を侵害していると主張した。フォーリー法律事務所は直ちに強硬姿勢を取り、ベルデンが答弁書を提出する前に、フランシスコに1件の特許を即時取り下げさせた。 その後、フォリーは証拠開示手続きを回避しつつ、フランシスコから侵害主張内容を引き出した。その主張に基づき、ベルデンは先行技術を開示。仮に裁判所と陪審が当該主張を認めた場合、当該特許は無効となることを示した。これによりフランシスコは侵害主張を全面的に撤回せざるを得ず、訴訟は既判力のある却下判決で終結した。

• ベルデン対スーペリア・エセックス事件。 高速データ通信ケーブル技術に関するベルデン社の複数の特許について、侵害に関する即決判決を獲得し、有効性に関する陪審裁判の評決を得た。裁判後、ベルデン社に対する同意判決とライセンスを含む条件で和解が成立した。

• カラーキネティクス対スーパービジョン。 スーパービジョンはフロリダ州で確認判決請求訴訟を提起し、カラーキネティクスはマサチューセッツ州で直接特許侵害訴訟で応訴した。全事件がマサチューセッツ州に移送された後、マットはカラーキネティクスに対し、全責任問題に関する即決判決を獲得した。これには、係争中の全5特許の全クレームが有効かつ執行可能であること、5つの被疑製品ラインのそれぞれが各主張クレームを侵害していること、およびスーパービジョンの不法妨害および製品誹謗の主張を退けることが含まれる。 その後、マットは150万ドルの弁護士費用の支払いを認められた。

• ジップウォール。 競合他社であるKwikPole社に対する判決及び差止命令の取得後、マットはC&S Manufacturing社に対して特許訴訟を提起した。数ヶ月にわたる訴訟を経て、マットは特許侵害に関する最終判決、差止命令、全在庫及び販促資料の廃棄命令、ならびに弁護士費用の支払いを獲得した。

• ハズブロ対ラッドゲームズ事件 ラッドゲームズ社が既存のモノポリー®ゲームボードで使用する「スーパーアドオンズ™」ボードゲームの発売を計画した際、ハズブロ社は著作権及び商標権侵害を主張して訴訟を提起し、一方的な仮差止命令を獲得した。 詳細な書面提出と証拠開示手続きを経て、裁判官は差止命令を解除し、ハズブロの仮差止命令申立てを却下した。その根拠として「ハズブロの主張が認められる可能性は低い」と指摘しつつも、「さらなる事実関係の進展が異なる結果をもたらす可能性は低い」と付記した。本件は直ちに和解に至った。

• アカマイ対スピードエラ事件。 インターネットルーティング技術に関する複数の特許侵害の相互請求が絡むこの複雑な訴訟において、マサチューセッツ州連邦地方裁判所のゾベル判事は、証拠開示手続の特別調査官としてマットを任命した。

• ベルデン対CDT事件 マットは本特許訴訟の防御において主任弁護士を務めた。証拠開示手続き終了後、裁判所はCDTが提案したクレーム解釈を採用し、ベルデンは当該判決下では勝訴の見込みがないことを認め控訴した。マットが控訴審で弁論を行った後、連邦巡回控訴裁判所は原判決を支持した。その後両社は合併し、旧対立企業の法務部長は合併後の企業を代表して特許訴訟を担当する弁護士としてマットを選任した。

• AWチェスタートン対デュラメタリック事件 裁判直前に、デュラメタリック社は主任弁護人を交代させるためマットを選任した。数週間にわたる集中的な準備と発明者への土壇場での証言録取を経て、マットは陪審員に対し、新たな主張を展開するとともに、これまで提示されてきた理論を説得力を持って体系化した開廷陳述を行った。 裁判開始から1週間後、当事者間で和解が成立した。その金額は、裁判官と調停人として参加した上級判事の双方からデュラメタリック社に提示されていた従来の推奨額を大幅に下回るものであった。さらにマットの提案により、和解金は会計処理上有利な形で組み立てられ、和解条件をさらに有利なものとした。

• アイゼンバーグ対アリメッド事件。 保険会社の弁護士がこの特許訴訟の防御に成功した後、保険会社の弁護士、保険会社、およびアリメッドは、控訴審における判決の防御をマットが主導すべきことで合意した。裁判所はマットの主張を認め、判決を支持した。

• オタワ心臓研究所対アビオメッド事件 オタワ心臓研究所（OHI）は、アビオメッド社の完全人工心臓を駆動する装置に対し、特許権及び営業秘密侵害の主張を行った。この訴訟の結果、臨床試験に必要な資金調達が遅延した。マットがOHIの専門家証人を尋問した後、OHIはアビオメッド社からの譲歩なしに、特許侵害の主張を一方的に撤回した。 営業秘密侵害の主張は裁判に持ち込まれた。マットによる反対尋問で、OHIの専門家は「営業秘密が盗まれたとは断言できない」と証言し、OHIの最高技術責任者に「主張された営業秘密のほぼ全てが実際には秘密ではなかった」と自白させた。陪審員は3時間の審議の末、主張された26件の営業秘密全てについてアビオメドの勝訴を認定。アビオメドは翌営業日から資金調達活動を再開し、成功を収めた。

• コグネックス対マトロックス Matroxが特許侵害で訴えられた際、同社はMatt and Mooreを代理人として選任し、主張の防御を担当させた。同社が防御態勢を積極的に構築し、証拠開示を積極的に追求した結果、Matt and MooreはMatroxによるいかなる譲歩や支払いもなく、Cognexに主張の撤回を成功させた。