오늘, WesternGeco LLC 대 ION Geophysical Corp.사건(585 U.S. __ (2018년 6월 22일))에서, 대법원은 35 U.S.C. § 271(f)(2)에 따라 국내 침해 행위로 인한 해외 손실 이익을 회수하는 것이 미국 법률의 역외 적용에 대한 추정 원칙을 위반하지 않는다고 판결했습니다. 이러한 결론에 이르는 과정에서 법원은 특허 손해배상 규정(35 U.S.C. § 284)의 "중점"이 "침해"에 있으며, 문제의 침해 행위가 국내에서 발생한 것임을 확인했습니다.
웨스턴지코는 석유 및 가스 산업을 위한 해양 지진 탐사 수행 시스템을 제조했으며, 이는 미국 특허로 보호받았습니다. 웨스턴지코는 이후 이 특허 시스템을 활용해 전 세계적으로 지진 탐사를 수행했습니다. ION 지오피지컬은 미국 내 경쟁 시스템용 부품을 제조했으나, 자체적으로 지진 탐사를 수행하지는 않았습니다. 대신 ION은 부품을 다른 회사들에 수출했으며, 해당 회사들은 이를 종합 시스템으로 조립했습니다. 그런 다음 이들 회사들은 전 세계 지진 탐사 시장에서 웨스턴게코와 경쟁했습니다.
이에 따라 웨스턴게코는 ION을 상대로 35 U.S.C. § 271(f)(2)에 따른 침해 소송을 제기하였으며, 해당 조항은 관련 부분에서 "미국에서 특허 발명의 구성 요소를 공급하는 자로서, 그 구성 요소가 [미국 내에서라면] 침해가 될 방식으로 미국 외부에서 결합될 것이라는 사실을 알고 있는 자는 침해자로서 책임을 진다"고 규정하고 있습니다. "특허 발명의 구성 요소"를 "미국 외부에서 결합될 경우 [미국 내에서는] 침해가 될 것임을 알면서" 공급하는 자는 침해자로서 책임을 진다. 배심원은 ION이 침해했다고 판단하고, ION 시스템을 사용한 경쟁사들에게 웨스턴게코가 잃은 10건의 특정 측량에 대해 9,340만 달러의 손실 이익을 배상하도록 판결했다.
법원은 RJR, Nabisco, Inc. v. European Community, 579 U.S. __ (2016)에서 제시된 영토외 적용 문제 결정에 관한 2단계 틀을 적용하였다. 법원은 이 분석의 첫 번째 단계, 즉 역외적 효력에 대한 추정(presumption against extraterritoriality)이 반박되었는지 여부를 묻는 단계를 생략하기로 선택했는데, 이는 부분적으로 해당 질문에 답하는 데 따르는 복잡성과 향후 사건에 미칠 수 있는 함의 때문이었다. 법원은 웨스턴게코(WesternGeco)가 역외적 효력에 대한 추정이 구제적 손해배상법(remedial damages statutes)에는 절대 적용되어서는 안 된다고 주장한 점을 언급했다. 참조 : 웨스턴게코 사건(slip op. at 5). 대신 법원은 RJR 판결의 두 번째 단계, 즉 해당 사건이 법률의 국내적 적용을 포함하는지 여부에 집중하여 본 사건이 그러하다고 결론지었다:
[W]e conclude that the conduct relevant to the statutory focus in this case is domestic. We begin with §284. It provides a general damages remedy for various types of patent infringement identified in the Patent Act. The portion of §284 at issue here states that ‘the court shall award the claimant damages adequate to compensate for the infringement.’ 우리는 '침해 행위'가 이 법의 핵심 대상임을 결론지었다. […] 특정 사건에서 §284의 초점을 판단하려면 발생한 침해 유형을 살펴야 한다. 따라서 우리는 웨스턴게코의 침해 주장 및 그에 따른 이익손실 손해배상 근거가 된 §271(f)(2)로 눈을 돌린다.
제271조(f)(2)항은 국내 행위에 초점을 맞춘다. […] 제271조(f)(2)항이 규제하는 행위, 즉 그 초점은 "미국 내에서 또는 미국으로부터 공급하는" 국내 행위이다. […] 요약하면, 제271조(f)(2) 위반 사건에서 제284조의 초점은 미국으로부터 부품을 수출하는 행위에 있다. 즉, 이 맥락에서 국내 침해는 '법률이 보호 대상으로 삼는 행위'이다.
웨스턴게코, 판결문 7-8면 (인용 생략).
ION은 해당 법률의 '중점'이 손해배상에 있다고 주장하며 본 사건의 손해배상이 영토 외적이라고 논했지만, 법원은 이를 받아들이지 않았다. 대신 법원은 "[§284가 손해배상을 허용하는 것은 사실이지만, 법률이 허용하는 것이 반드시 그 법률의 중점이 되는 것은 아니다]"라고 지적했다. 진정한 초점은 '법률이 배려하는 대상'에 있으며, 이는 규율하거나 보호하는 '행위', '당사자' 또는 이익에 따라 달라질 수 있다. [] 본건에서 손해배상 자체는 법률이 침해 구제라는 목적을 달성하기 위한 수단에 불과하다." WesternGeco, slip op. at 8. 법원은 또한 해외에서의 측량 행위가 문제의 침해에 대해 "단순히 부수적"이었으며, 영토 외 적용 분석 목적상 "주요성"을 가지지 않았다고 논의했다. Id.
