많은 특허 실무자들은 비실시기업(NPE)이 특허 소송에서 영구적 금지명령을 획득할 수 없다고 가정한다. 이는 NPE가 대법원이eBay 사건에서 제시한 4가지 요건 테스트를 통과하지 못한다는 믿음에서 비롯된다. 이러한 믿음을 고려할 때, 최근 캘리포니아 북부 지방법원의 판결이 비실시기업도 금지명령 구제를 받을 수 있음을 시사하는 10년 전 판례를 부활시켰다는 사실은 일부에게 놀라운 일이다. NPE 관련 사건을 다루는 실무자들은 영구적 금지명령을 둘러싼 논쟁에 대비하기 위해 이 논리적 흐름을 연구하는 것이 바람직할 것이다.
대법원이eBay사건에서 승소한 원고에게 영구적 금지명령을 부여할지 여부를 판단하기 위해 제시한 4가지 요건은 원고가 다음을 입증할 것을 요구한다: (1) 회복 불가능한 손해를 입었음을; (2) 법적 구제 수단으로는 해당 손해를 보상하기에 불충분함을; (3) 원고와 피고 간의 어려움 균형을 고려할 때 형평법상 구제조치가 정당하다는 점; 그리고 (4) 영구적 금지명령이 공익에 반하지 않는다는 점. eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388, 391, 126 S. Ct. 1837, 1839 (2006). 2006년eBay판결 이후, 비실시특허권자(NPE)가 영구적 금지명령을 받는 경우는 극히 드물었으나, 최근 지방법원의 판결로 이 문제가 다시 부각되었다.
2018년 7월 3일, 캘리포니아 북부 지방법원의 첸 판사는 피고가 원고의 지위가 비실무 특허권자(NPE)임을 근거로 기각을 주장한 가운데, 원고의 금지명령 구제 청구를 기각하거나 삭제하라는 피고의 신청을 기각하였다. Software Research, Inc. v. Dynatrace LLC, No. 18-cv-00232-EMC, 2018 U.S. Dist. LEXIS 111468, at *49-50 (N.D. Cal. July 3, 2018). 이 판결은 먼저 원고가 실제로 NPE(비실시기업)인지에 대한 증거가 있는지 의문을 제기했으나, 설령 원고가 NPE라 하더라도 기각 신청에 대해 법원 차원에서 원고가eBay기준을 충족하지 못할 것이라고 판단할 수 없다고 밝혔다. 동 판결. 법원은 이어 "비실시기업(NPE)이 자사의 라이선싱 프로그램에 대한 잠재적 피해를 입증한 경우,eBay 판결이후에도 금지명령 구제를 성공적으로 획득해왔다"는 주목할 만한 진술을 했다.동 판결, *50.
해당 주장을 뒷받침하기 위해 법원은 10년 전의 판결인Commonwealth Sci. & Indus. Research Organisation v. Buffalo Tech. Inc., 492 F. Supp. 2d 600 (E.D. Tex. 2007) 및Acticon Techs. v. Heisei Elecs. Co., 2007 U.S. Dist. LEXIS 100081 (S.D.N.Y. Aug. 1, 2007) 사건을 제시하였다. 동 판결문 *50 n.4.Acticon Techs.사건 인용은 놀라웠는데, 법원이 지적했듯이 해당 사건에서 불출석 판결 후 가처분이 내려졌음에도, 치안판사 보고서 및 권고안에는 원고가 NPE임을 시사하는 사실이 거의 없었기 때문이다. 동 판결문. 첸 판사는 Acticon Technologies의 웹사이트를 직접 검토한 것으로 보이며, 그 후 "[원고 Acticon Technologies의 웹사이트 검토 결과, Acticon은 오로지 지적재산권 라이선싱에만 관여하고 특허를 실행하지 않는 것으로 보인다"고 진술하였다. 동 판결문.
법원이 인용한커먼웰스 사이언티픽판결은 2007년 당시 비실시기업(NPE)에 대한 영구적 금지명령의 함의를 추측하는 수많은 기사의 주제가 되었으나, 그 이후 세월이 흐르며 거의 잊혀졌다. 해당 사건에서 라이선싱 프로그램에 관여한 연구 기관은 4가지 요소를 고려하는eBay테스트가 충족된 것으로 판단된 후 영구적 금지명령을 획득했다. Commonwealth Sci., 492 F. Supp. 2d at 604-07. 첫 번째 요소인 회복 불가능한 피해 입증과 관련하여, 원고의 피해는 단순히 금전적 손실에 그치지 않는다고 설명되었습니다. 원고의 명성은 세계적 수준의 과학자들을 유치하는 데 중요한 요소였으며, 법원을 통해 특허가 도전받는 것은 선도적 과학 연구 기관으로서의 명성을 훼손할 뿐만 아니라 수백만 달러를 연구에서 소송 비용으로 전환하도록 강요했기 때문입니다. Id. at 604. 소송 비용으로 인해 다른 연구 프로젝트를 시작할 기회를 상실한 피해는 회복 불가능한 것으로 판단되었는데, 이는 상실된 기회는 이미 타인에게 귀속되었으므로 미래의 금전으로 되찾을 수 없기 때문이다.Id.
법적 구제 수단의 부적절성을 입증하는 두 번째 요소에 관해, 원고의 피해는 경쟁사가 시장에서 브랜드 명성이나 판매 지위에 입을 수 있는 다른 인정된 형태의 피해보다 결코 덜 중요하지 않다고 판단되었다. 이는 원고의 연구 기관으로서의 평판이 다른 기업의 브랜드 인지도나 영업권과 마찬가지로 훼손될 수 있다고 인정되었기 때문이다. Id. at 605. 세 번째 요소인 피해 균형에 관해, 지속적인 침해가 원고의 연구개발 프로젝트에 초래할 가능성이 있는 피해가 금지명령으로 인해 피고가 시장에서 경쟁에서 배제됨으로써 입을 피해보다 더 크다고 판단되어 원고의 영구적 금지명령 신청이 유리하다고 인정되었다. Id. at 606-07. 마지막으로, 네 번째 요소인 공공 이익에 관해, 연구 기관의 미래 기술 투자를 장려함으로써 과학 및 유용한 기술의 진보를 촉진하는 데 기여한다고 설명되었다.Id. at 607.
소프트웨어 리서치사건에서 법원이 오랜 기간 잠자고 있던커먼웰스 사이언티픽판결을 재조명함으로써, 비실시기업(NPE)에 대한 영구적 금지명령 문제가 다시 주목받고 있다. 이번 판결이 일회성 사건인지, 아니면 최근 판결이 NPE들의 영구적 금지명령에 대한 관심을 재점화할 수 있을지는 지켜봐야 할 부분이다. NPE를 대리하는 특허 실무자들은 판결 강화 가능성을 주목할 수 있는 반면, NPE에 대항하는 측은 영구적 금지명령 시도에 대응할 준비를 해야 할 것이다.
