라이선스 약정이 ITC에서 금지명령의 가용성에 어떤 영향을 미치나요?

미국 국제무역위원회(이하 "ITC")는 19 U.S.C. § 337에 따라 미국으로 수입되는 물품의 불공정 행위를 조사할 권한이 있습니다. ITC는 특허를 침해하는 물품의 미국 내 반입을 금지하는 금지 명령을 내릴 수 있으므로 미국 특허 소유자에게는 강력한 포럼이 될 수 있습니다. ITC는 독립적인 연방 기관이지만, 트럼프 행정부의 정책, 특히 1월 20일에 발표된 '미국 우선 무역 정책'이 위원회에서의 소송에 영향을 미칠 수 있는지 궁금해하는 것은 당연합니다.

ITC의 일상적인 조사 처리는 특정 행정부의 특정 무역 정책의 영향을 받을 가능성은 낮지만, § 337은 대통령이 조사에서 위원회가 내린 제외 명령을 검토하고 잠재적으로 거부할 수 있는 대통령 검토 기간을 규정하고 있습니다. 이 권한이 행사된 적은 거의 없지만, 표준필수특허("SEP")와 관련된 조사에서 대통령 검토의 역사는 행정부의 정책이 ITC 실무에 직접적인 영향을 미칠 수 있는 예를 제공합니다.

이 소송은 2013년 오바마 행정부가 다양한 애플 아이폰 및 아이패드 제품을 미국 시장에서 제외하는 ITC 명령을 뒤집으면서 시작되었습니다. 이 조사에서 삼성은 애플이 특정 통신 표준에 필수적인 것으로 선언된 특허를 침해했다고 주장했고, 오바마 행정부를 대신하여 미국 무역대표부는 수입 금지 조치를 뒤집으면서 2013년 1월 8일 법무부와 미국 특허청에서 공동으로 발표한 "자발적 F/RAND 약속에 따른 표준 필수 특허 구제책에 대한 정책 성명"을 인용했습니다( https://www.justice.gov/d9/pages/attachments/2018/12/10/290994.pdf).

오바마 시대의 정책 성명서에서는 표준 필수 특허 침해에 대한 배제 명령(일반적으로 공정하고 합리적이며 비차별적인 조건으로 라이선스를 제공하겠다는 약정이 수반됨)을 내릴 경우 특허 소유자가 표준이 설정되기 전보다 높은 로열티를 요구하여 특허 사용에 대한 '특허 홀드 업'을 할 수 있으며 이러한 행위가 소비자에게 피해를 줄 수 있다고 경고한 바 있습니다. 이에 따라 2013년 정책 성명서에서는 "[표준에 필수적인] F/RAND 특허 침해에 대한 배제 명령은 일부 상황에서 적절할 수 있지만, 개별 사건의 사실관계에 따라 침해자가 특허권자의 F/RAND 확약 범위 내에서 행동하고 있고 F/RAND 조건으로 라이선스할 수 있고 거부하지 않은 경우에는 공공의 이익이 배제 명령의 발령을 배제할 수 있다고 생각합니다."라고 결론을 내렸습니다.

트럼프 대통령의 첫 임기 중, 행정부는 2019년 12월 19일에 "자발적 F/RAND 확약에 따른 표준-필수 특허 구제책에 관한 정책 성명"을 발표했습니다. https://www. justice.gov/atr/page/file/1228016/dl 이 2019년 정책 성명에서는 "2013년 정책 성명이 F/RAND 확약에 따른 특허 관련 분쟁에서 고유한 일련의 법적 규칙이 적용되어야 한다는 것으로 잘못 해석되었다는 우려"를 밝히면서 "표준-필수 특허 침해에 대한 소송에서 금지 명령 및 기타 배제적 구제책을 사용할 수 없어야 한다"는 점을 지적했습니다. 2019년 정책 성명서에서는 "이러한 접근 방식은 신중하게 균형 잡힌 특허 시스템에 해가 될 수 있다"고 경고했습니다. 이에 따라 USPTO와 법무부는 2013년 정책 성명서를 철회하고 "F/RAND 또는 이와 유사한 약속의 존재가 관련성이 있고 적절한 구제책의 결정에 영향을 미칠 수 있다"면서도 "이러한 문제를 결정하는 일반적인 틀은 다른 특허 사건과 동일하게 유지"하는 정책을 지지했습니다.

이러한 우여곡절은 바이든 행정부에서도 계속되었지만 그 정도는 덜했습니다. 서면 제출을 요청하고 양측의 다양한 의견을 청취한 후 2022년 6월 8일, 바이든 행정부는 "자발적 F/RAND 약속에 따른 표준-필수 특허 구제책에 대한 2019년 정책 성명 철회"를 발표했으며, 각주에서 오바마 시대의 2013년 정책 성명도 복원하지 않는다고 명시했습니다(https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/SEP2019-Withdrawal.pdf). 따라서 2022년 철회는 SEP 보유자와 표준 구현자의 행위는 "어느 한쪽 당사자가 시장 지배력의 반경쟁적 사용 또는 경쟁을 해치는 기타 남용적 프로세스를 초래하는 관행에 관여하고 있는지를 결정하기 위해 사례별로 검토해야 한다"고 결론을 내렸습니다.

트럼프 대통령의 두 번째 임기에서 USPTO, 법무부 및 NIST가 2019년 정책 성명을 복원할지 여부는 아직 미지수입니다. 트럼프 대통령의 첫 임기 동안 시행된 정책 성명은 바이든 대통령에 의해 철회되었지만, 이전 오바마 시대의 정책을 복원하지 않는 방식으로 철회되었으며, 2022년 정책 성명에는 2019년 정책 성명과는 달리 표준 필수 특허 침해에 대한 구제책에 대한 어떠한 견해도 명시되어 있지 않습니다. 그럼에도 불구하고 2기 트럼프 행정부가 표준필수특허 침해에 대한 구제책이 다른 특허 침해에 대한 구제책과 크게 다르지 않은 정책을 선호할 것이라고 합리적으로 예상할 수 있습니다.

그러나 이달 초 국제무역위원회는 이 문제에 대한 위원회의 생각을 예측할 수 없음을 시사하는 통지를 발표했습니다. 2025년 3월 4일, ITC는 연방 관보에 조사 번호 337-TA-1380과 관련된 통지를 발표했는데, 여기에는 아마존이 RAND 조건에 따라 라이선스를 제공하기로 약속한 비디오 압축 표준에 필수적인 특정 특허를 침해했다는 노키아의 주장이 포함되어 있습니다. 이 통지서는 위원회가 행정법 판사의 초기 결정을 전체적으로 검토하기로 결정했음을 나타내며, 다음과 같은 SEP 관련 질문을 포함하여 다양한 쟁점에 대한 당사자의 서면 제출을 요청합니다:

1. 신고인이 주장한 특허가 합리적이고 비차별적인(RAND) 라이선스 조건에 따라 표준 필수 특허라고 주장하는 경우, 신고인은 해당 특허의 침해를 근거로 배제 명령 및/또는 중단 명령을 요청할 수 없나요? 위원회는 337조(c), 19 U.S.C. 1337(c)에 따른 법적 또는 공평한 방어(즉, 위반 결정의 일부)로서 또는 337조(d)(1) 및 (f)(1)에 따른 공익 요소 고려의 일부로서 RAND 라이선스 의무를 고려해야 합니까?) 법, 형평성 및 공익에 관한 이론을 논의하고 337(d)(1) 및 (f)(1)의 공익 요소 중 그러한 명령의 발동을 금지하는 요소가 있다면 어떤 것이 있는지 밝혀주십시오.
2. 위반이 발견되는 경우, 당사자의 RAND 의무 및 라이선스 시도에 관한 정보가 위원회가 337(d)(1) 및 (f)(1)항에 따라 고려해야 하는 특정 공익적 요소를 알려줍니까? 그렇다면 어떤 요인을 알려주는지 확인하고 관련 기록 증거를 포함하여 그 이유를 설명해 주세요. 공익 분석의 일환으로, 위원회는 고발된 제품에 대한 특허권자의 이전 라이선스 제안이 합리적이고 비차별적인지 여부를 결정해야 하나요? 그렇다면 위원회는 이 조사 기록을 바탕으로 제안이 합리적이고 비차별적인지 여부를 결정할 때 어떤 증거를 고려해야 하나요?

또한 3월 4일 통지에서는 당사자뿐만 아니라 구제 및 공익 문제에 대한 정부 기관 또는 기타 이해 관계자의 서면 제출을 요청했는데, 여기에는 위의 두 가지 질문과 일반적으로 제외 명령이 SEP를 실행하는 기사를 제외하기 때문에 공익에 반한다는 아마존의 주장에 대한 답변이 포함될 것으로 보입니다. 이러한 제출 기한은 3월 13일이었으나 늦게 승인된 제출이 계속 제출되고 있으며, 현재 조사 완료 목표일은 2025년 5월 14일입니다.

이 질문은 특히 2013년 오바마 행정부가 "향후 자발적 FRAND 약정이 적용되는 SEP와 관련된 모든 사건에서"라는 지침을 고려할 때 흥미로운 질문입니다, 위원회는 (1) 절차의 시작과 특정 구제책이 공공의 이익에 부합하는지 여부를 결정할 때 제기되는 공공의 이익 문제를 자체적으로 철저하고 신중하게 검토하고, (2) 당사자들이 행정법 판사 앞에서의 절차 및 위원회 조사의 공식 구제 단계 동안 이러한 문제와 관련된 포괄적인 사실 기록을 개발하도록 적극적으로 노력해야 하며, 특허 보유자가 이의를 제기하는 경우 해당 특허의 표준-필수적 성격 및 특허 보류 또는 역 보류의 유무에 대한 정보를 포함하도록 해야 합니다."

위원회는 과거에도 이 문제를 검토해 왔으며, 2013년 오바마 행정부의 지침에 따라 이 문제를 검토하는 것이 일반적이었지만, 사실상 항상 SEP가 ITC에서 어떤 유형의 '특별 대우'를 받아서는 안 된다고 판단했습니다. 그러나 위원회의 최근 통지에 따르면, 위원회는 다양한 정책 성명서의 역사를 통해 서로 다른 관점을 가진 행정부와 이해관계가 상이한 당사자 모두에서 단일한 정책 견해가 없음을 보여줌으로써 SEP 침해에 대한 방어 및 배제적 구제 문제에 대해 보다 비판적으로 생각하고 있는 것으로 보입니다. 노키아/아마존 조사 완료 목표일이 불과 두 달 앞으로 다가왔고 최근 의견서가 제출된 만큼, ITC가 오바마 시대의 지침을 현 무역 정책의 맥락에서 어떻게 처리할지 곧 알 수 있을 것입니다.