Op 1 april 2014 behandelde het Hooggerechtshof de zaak Alice Corp. Pty. Ltd. tegen CLS Bank Int’l, die betrekking heeft op de octrooieerbaarheid van computergeïmplementeerde uitvindingen. Dit is de vierde recente zaak van het Hooggerechtshof waarin de octrooieerbaarheid op grond van 35 U.S.C. § 101 aan de orde komt, na Bilski, Mayo en Myriad, maarin geen van deze zaken werd § 101 expliciet behandeld in verband met computergeïmplementeerde octrooien. In Alice gaat het om octrooiaanspraken die betrekking hebben op systemen, methoden en computerleesbare media voor het elimineren van afwikkelingsrisico's voor elektronisch uitgevoerde transacties. Zeven van de negen rechters stelden vragen tijdens de pleidooien, waarbij verschillende zich concentreerden op de vraag of het Hof een "duidelijke grens" moest formuleren voor octrooieerbaarheid, en zo ja, hoe een dergelijke regel dan moest worden geformuleerd.
De raadsman van Alice Corp., de octrooihouder, voerde aan dat de specifieke vorderingen in kwestie meer vereisen dan een eenvoudig concept of een abstract idee, en dat ze concrete stappen vereisen waarbij gebruik wordt gemaakt van een speciaal geprogrammeerde computer. De raadsman van CLS Bank antwoordde dat de claims een eenvoudig tweestappenproces betreffen dat niet echt een technologische innovatie inhoudt en daarom op grond van Bilski en Mayo niet octrooieerbaar zou moeten worden verklaard. Het Hof hoorde ook het betoog van advocaat-generaal Donald Verilli namens de regering, die pleitte voor een toets voor de octrooieerbaarheid van computergeïmplementeerde claims, waarbij de claim gericht zou moeten zijn op een verbetering van de computertechnologie of een innovatie die gebruikmaakt van computertechnologie om andere technologische functies te verbeteren. In zijn weerwoord voerde de raadsman van Alice aan dat CLS Bank geen test voor octrooieerbaarheid had geformuleerd en dat de test van de regering alle octrooien met betrekking tot een "bedrijfsmethode" zou uitsluiten, een duidelijke grens die het Hooggerechtshof in Bilski heeft verworpen.
Een aantal vragen van de rechters richtte zich op de octrooieerbaarheid van de vorderingen van Alice. Zo vroeg rechter Ginsburg om te beginnen aan de raadsman van Alice hoe het concept van tussentijdse afwikkeling minder abstract is dan het idee van risicodekking, dat in Bilski als niet octrooieerbaar werd beschouwd. Rechter Breyer vroeg Alice herhaaldelijk om uitleg over hoe de claims in kwestie minder abstract waren dan een adviseur van Toetanchamon die een telraam gebruikte om hem te vertellen wanneer hij moest stoppen met het weggeven van zijn goud. Rechter Sotomayor verklaarde dat de claims eenvoudigweg betrekking leken te hebben op de "functie van het afstemmen van rekeningen". Rechter Kagan vroeg zich af of de octrooien enige details bevatten over hoe de functie van het uitvoeren van afwikkelingen op een computer moest worden uitgevoerd, in plaats van alleen maar te vermelden dat de functie op een computer wordt uitgevoerd, en zij vroeg zich ook af of een oprichter van het internet het concept van het kopen van producten via het internet, in plaats van per post, had kunnen octrooieren. Ten slotte merkte rechter Kennedy op dat het innovatieve aspect van de octrooien van Alice een "idee" leek te zijn en dat het eenvoudig zou zijn om een computer te programmeren om de taak uit te voeren. Rechter Kennedy vroeg zich ook af of de methode zonder computer kon worden geoctrooieerd, waarop de raadsman van Alice antwoordde dat dit niet mogelijk was.
Aan de andere kant vroeg rechter Scalia zich af of het toevoegen van een computer alleen voldoende was om een octrooiaanvraag octrooieerbaar te maken, waarbij hij opmerkte dat een katoenegreneringsmachine een proces uitvoerde dat voorheen met de hand werd gedaan. Rechter Scalia verklaarde ook dat, hoewel het Hof heeft verklaard dat een abstract idee niet octrooieerbaar wordt door alleen maar toe te voegen dat het op een computer wordt uitgevoerd, hij zich afvroeg of een abstract idee dat op een computer wordt uitgevoerd, octrooieerbaar zou kunnen zijn als in de octrooiaanvraag specifiek wordt uitgelegd hoe het op een computer wordt uitgevoerd. Op een gegeven moment vroeg rechter Roberts aan de raadsman van CLS Bank of het proces in de octrooien iets gecompliceerder was dan de raadsman had gesuggereerd, hoewel het onduidelijk was (en door de raadsman werd betwist) of het deel van de octrooien waarnaar rechter Roberts verwees, wel betrekking had op een vordering tegen CLS Bank, in tegenstelling tot een andere uitvinding die in de octrooien werd beschreven. Rechter Roberts vroeg ook of een proces dat anders met potlood en papier zou kunnen worden uitgevoerd, nog steeds octrooieerbaar zou zijn als het met behulp van een computer aanzienlijk zou worden versneld. De raadsman van CLS Bank antwoordde dat de claims betrekking hadden op een enkele transactie tussen twee partijen.
De rechters Alito en Thomas stelden geen vragen.
Het is natuurlijk onmogelijk om te speculeren hoe het Hof zal oordelen op basis van de vragen die tijdens de mondelinge behandeling zijn gesteld. Welke richting de rechters ook opgaan, verscheidene van hen leken zich af te vragen of het Hof een "duidelijke grens" moet vaststellen voor octrooieerbaarheid, en zo ja, hoe een dergelijke regel moet worden geformuleerd. Nadat hij bijvoorbeeld had verklaard dat Bilski en Mayo slechts een 'buitenkant' boden, vroeg rechter Breyer de advocaat van Alice naar de test die in het amicus-brief van Bloomberg werd voorgesteld, vroeg hij de raadsman van CLS Bank om een test te formuleren en vroeg hij ook de Solicitor General naar de toepassing van de door de regering voorgestelde test. Rechter Ginsburg vroeg ook de raadsman van Alice om de regel te formuleren. Rechter Kagan vroeg de raadsman van CLS Bank hoe kan worden bepaald in hoeverre een octrooi voldoende moet beschrijven hoe een computer een idee implementeert om het octrooieerbaar te maken. Ondertussen verwees opperrechter Roberts specifiek naar een niet-uitputtende lijst van zes factoren die in het rapport van de regering werden genoemd, en suggereerde hij dat deze niet bijzonder nuttig was.
De advocaten gaven uiteenlopende antwoorden op de vragen over een test. De overheid stelde de bovengenoemde technologische verbeteringstest voor. De raadsman van Alice stelde alleen voor om een "liberale interpretatie" van artikel 101 toe te passen. De raadsman van CLS Bank stelde dat de regel uit Mayo voldoende is, die volgens hem vereist dat een octrooiconclusie "iets aanzienlijk meer dan het abstracte idee zelf" bevat.
Rechter Scalia vroeg zich ook af of het gepast was om nieuwheid of niet-voor de hand liggendheid mee te nemen in een analyse van de octrooieerbaarheid. Rechter Ginsburg stelde echter dat er overlap was, althans volgens Mayo.
Ten slotte leken verschillende leden van het Hof zich bewust te zijn van de mogelijke gevolgen van hun uitspraak. Zo uitte rechter Breyer zijn bezorgdheid dat een liberale toetsing ertoe zou leiden dat bedrijven met de beste octrooigemachtigden de concurrentiestrijd zouden winnen, terwijl een strikte toetsing echte uitvindingen zou kunnen uitsluiten. Rechter Kagan vroeg zich af of het Hof zich zorgen moest maken dat oudere octrooien die in meer algemene bewoordingen waren opgesteld, nu als niet-octrooieerbaar zouden kunnen worden beschouwd, ook al waren ze vroeger op een manier opgesteld die ze octrooieerbaar zou hebben gemaakt.
Kortom, er ontstond een levendige discussie tussen de rechters en advocaten toen zij worstelden met de vraag of de octrooien van Alice octrooieerbaar zijn of slechts een abstract idee, en ook of er een "duidelijke grens" moet worden gecreëerd en zo ja, hoe die grens er dan uit moet zien. Een uitspraak wordt verwacht tegen of tijdens deze zomer.
Legal News Alert maakt deel uit van ons voortdurende streven om actuele informatie te verstrekken over urgente kwesties of branchegerelateerde onderwerpen die van belang zijn voor onze cliënten en collega's. Als u vragen heeft over deze Alert of het onderwerp verder wilt bespreken, neem dan contact op met uw Foley-advocaat of met:
George C. Beck
Partner
Washington D.C.
202.945.6014
[email protected]
Kevin M. Littman
Partner
Boston, Massachusetts
617.342.4020
[email protected]
