De uitspraak eerder deze maand in de zaak Halo tegen Pulse zal eigenaren van Amerikaanse octrooien een grotere kans geven om een hogere schadevergoeding toegekend te krijgen. Dit zal de waarde van octrooien verhogen – en de prikkel om een rechtszaak aan te spannen wegens inbreuk vergroten.
In een zeldzame beslissing die de waarde van Amerikaanse octrooien verhoogt, heeft het Hooggerechtshof het voor rechtbanken gemakkelijker gemaakt om de schadevergoeding te verhogen die wordt toegekend aan een octrooihouder die een rechtszaak wegens octrooi-inbreuk heeft gewonnen.
De zaak Halo Electronics tegen Pulse Electronics heft de principes op die voorheen werden toegepast bij het vaststellen van de hoogte van de schadevergoeding in inbreukzaken.
Normaal gesproken krijgt een octrooihouder die een inbreukzaak wint, een schadevergoeding toegekend ter compensatie van het feit dat de inbreukmaker de geoctrooieerde uitvinding heeft gebruikt. De inbreukmaker kan bijvoorbeeld worden veroordeeld tot het betalen van een redelijke royalty of gederfde winst als schadevergoeding aan de octrooihouder.
Als de inbreukmaker zich bijzonder slecht heeft gedragen, bijvoorbeeld door opzettelijk inbreuk te maken op het octrooi of door zich schandalig te gedragen – in de wet omschreven als "moedwillig, kwaadwillig, te kwader trouw, opzettelijk, bewust onrechtmatig, flagrant of (inderdaad) kenmerkend voor een piraat" – kan een rechtbank een verhoogde schadevergoeding toekennen van maximaal drie keer het berekende werkelijke verlies.
Drievoudige schadevergoeding kan patenthouders oogstrelende bedragen opleveren, aangezien de berekende schadevergoeding in sommige gevallen oplopen tot honderden miljoenen Amerikaanse dollars. Het is dan ook geen verrassing dat patenthouders bij rechtszaken wegens inbreuk routinematig een hogere schadevergoeding eisen. Door het voor patenthouders gemakkelijker te maken om drievoudige schadevergoeding te verkrijgen, verhoogt Halo de waarde van Amerikaanse patenten aanzienlijk.
Tweedelige test
In de uitspraak Halo v. Pulse heeft het Hooggerechtshof een tweedelige toets verworpen die de lagere rechtbank van het Federale Circuit had aangenomen voor verhoogde schadevergoedingen.
Volgens de tweedelige test die het Federale Hof van Beroep in zijn Seagate-uitspraak van 2007 heeft vastgesteld, moest een octrooihouder eerst aantonen dat er objectief gezien een grote kans bestond dat de inbreukmaker inbreuk maakte, en vervolgens dat de inbreukmaker op de hoogte was of had moeten zijn van het risico op inbreuk.
Het Hooggerechtshof verwierp de Seagate-test. Het Hof verwierp onder meer het eerste onderdeel van de Seagate-test, namelijk "objectieve roekeloosheid", omdat een inbreukmaker te gemakkelijk verdedigingen op basis van niet-inbreuk en ongeldigheid kon bedenken, waarmee zou worden aangetoond dat het objectieve risico van inbreuk niet groot was.
Omdat het objectieve risico werd beoordeeld zonder rekening te houden met de werkelijke gemoedstoestand van de inbreukmaker, zou men "objectieve roekeloosheid" kunnen ontkennen door te wijzen op substantiële redenen waarom het octrooi ongeldig zou kunnen zijn of niet zou kunnen worden geschonden, zelfs als de inbreukmaker op het moment van de inbreuk niet op basis van een van die verweren heeft gehandeld.
In opmerkingen die enigszins vleiend waren voor octrooigeschillenadvocaten, zei het Hooggerechtshof dat dit ertoe zou kunnen leiden dat "sommige van de ergste octrooi-inbreukmakers worden gevrijwaard van elke aansprakelijkheid voor verhoogde schadevergoeding", omdat "iemand die een octrooi plundert [zou kunnen] ontsnappen aan elke vergelding ... uitsluitend op basis van de vindingrijkheid van zijn advocaat."
In plaats daarvan oordeelde het Hooggerechtshof dat de rechtbanken meer flexibiliteit zouden moeten hebben om op basis van hun eigen oordeel per geval te beslissen of er een hogere schadevergoeding moet worden toegekend. Dergelijke 'discretionaire' beslissingen zijn moeilijk te herroepen in hoger beroep, omdat de toetsingsnorm in hoger beroep vrij hoog is.
Historische context
Het Hooggerechtshof voegde interessante historische context toe aan zijn beslissing. Volgens de Patent Act van 1793, die kort na de oprichting van de Verenigde Staten van Amerika werd aangenomen, was een drievoudige schadevergoeding de vereiste straf voor octrooi-inbreuk. Dit veranderde meer dan 40 jaar later onder de Patent Act van 1836, die een verhoogde schadevergoeding tot een discretionaire toekenning maakte. Bij het doorvoeren van deze wijziging trok het Congres destijds een analogie met niet-octrooirechten, waarvoor geen verplichte drievoudige schadevergoeding gold.
Bij de uitspraak in de Halo-zaak redeneerde het Hooggerechtshof dat de eenvoudige bewoordingen van de wet in zijn huidige vorm – waarin staat dat de rechtbank de schadevergoeding kan verhogen tot driemaal het vastgestelde of beoordeelde bedrag – en de toepasselijke uitspraken van het Hooggerechtshof, de "buitensporig rigide" Seagate-test van het Federale Circuit niet ondersteunden.
Het Hooggerechtshof heeft ook overwogen of zijn beslissing de positie van patenttrollen op oneerlijke wijze zou versterken. Het Hof definieert patenttrollen als "entiteiten die octrooien bezitten met als voornaamste doel deze af te dwingen tegen vermeende inbreukmakers, waarbij zij vaak buitensporige licentievergoedingen eisen onder dreiging van een rechtszaak".
Het Hooggerechtshof verwierp deze bezorgdheid echter en verklaarde dat de discretionaire bevoegdheid van de rechtbank om verhoogde schadevergoeding toe te kennen beperkt is tot "ernstige gevallen van wangedrag die verder gaan dan typische inbreuken" en niet van toepassing mag zijn op "alledaagse gevallen".
Hoewel men vaak van mening verschilt over wat een entiteit tot een trol maakt, is het onwaarschijnlijk dat er in een typisch trolzaak, waarin een bedrijf wordt beschuldigd van inbreuk op een octrooi waarvan het niet eens wist dat het bestond, een verhoogde schadevergoeding wordt toegekend.
Als gevolg van de Halo-uitspraak kunnen houders van Amerikaanse octrooien rekenen op een grotere kans op hogere schadevergoedingen. Dit zou de waarde van octrooien verhogen en de prikkel om een rechtszaak wegens inbreuk aan te spannen vergroten.
Dit artikel verscheen oorspronkelijk op: http://www.sciencebusiness.net
