Hooggerechtshof bevestigt grondwettigheid van intellectuele-eigendomsrechten in olieproducerende staten

Vandaag heeft het Hooggerechtshof in de zaak Oil States v. Greene's Energy de grondwettigheid van IPR-procedures bevestigd. Het oordeelde dat deze procedures een toegestane tweede beoordeling van octrooien zijn door de administratieve instantie die ze afgeeft, en geen schending vormen van het recht van een eigenaar om zijn eigendomsrechten te laten beoordelen door een rechtbank op grond van artikel III, en dat ze ook in overeenstemming zijn met het zevende amendement. De beslissing werd genomen door een meerderheid van de rechters Thomas, Ginsburg, Breyer, Alito, Sotomayor en Kagan. De rechters Breyer, Ginsburg en Sotomayor hebben ook een eensluidend advies uitgebracht, terwijl de rechters Roberts en Gorsuch een afwijkende mening hadden.

De uitspraak wordt samengevat in de volgende samenvatting, overgenomen uit het vonnis:

1. Inter partes review is niet in strijd met artikel III. Blz. 5–17.

(a) Volgens de jurisprudentie van dit Hof heeft het Congres aanzienlijke vrijheid om de berechting van publieke rechten toe te wijzen aan andere instanties dan de rechtbanken van artikel III. Executive Benefits Ins. Agency v. Arkison, 573 U. S. ___, ___. Inter partes review valt volledig onder de doctrine van publieke rechten. De beslissing om een octrooi te verlenen is een aangelegenheid die publieke rechten betreft. Inter partes review is slechts een heroverweging van die toekenning, en het Congres heeft de bevoegdheid van het PTO om die heroverweging uit te voeren op rechtmatige wijze voorbehouden. Pp. 5–10.

(i) Het verlenen van een octrooi valt onder de doctrine van publiekrechtelijke rechten. Verenigde Staten tegen Duell, 172 U. S. 576, 582–583. Het verlenen van een octrooi betreft een aangelegenheid die "ontstaat tussen de overheid en anderen". Ex parte Bakelite Corp., 279 U. S. 438, 451. Octrooien zijn met name "publieke concessies". Seymour v. Osborne, 11 Wall. 516, 533. Bovendien is het verlenen van octrooien een van de "constitutionele functies" die kunnen worden uitgevoerd door "de uitvoerende of wetgevende macht" zonder "'rechterlijke beslissing'". Crowell v. Benson, 285 U. S. 22, 50–51. Pp. 7–8.

(ii) Inter partes review betreft dezelfde basiszaak als de toekenning van een octrooi. Het is "een tweede blik op een eerdere ... toekenning", Cuozzo Speed Technologies, LLC v. Lee, 579 U. S. ___, ___, en het betreft dezelfde belangen als de oorspronkelijke toekenning, zie Duell, supra, op 586. Dat inter partes review plaatsvindt nadat het octrooi is verleend, maakt in dit geval geen verschil
. Octrooien blijven "onderworpen aan de bevoegdheid [van de Raad]" om buiten een artikel III-rechtbank te worden ingetrokken, Crowell, supra, op 50, en dit Hof heeft erkend dat franchises op deze manier kunnen worden gekwalificeerd, zie bijvoorbeeld Louisville Bridge Co. v. United States, 242 U. S. 409, 421. Pp. 8–10.

(b) Drie uitspraken waarin octrooirechten worden erkend als het "privé-eigendom van de octrooihouder", United States v. American Bell Telephone Co., 128 U. S. 315, 370, zijn niet in tegenspraak met deze conclusie. Zie ook McCormick Harvesting Machine Co. v. Aultman, 169 U. S. 606, 609; Brown v. Duchesne, 19 How. 183, 197. Evenmin sluiten zij het soort administratieve toetsing na verlening uit dat het Congres hier heeft goedgekeurd. Deze zaken zijn beslist op grond van de Patent Act van 1870 en kunnen het best worden gelezen als een beschrijving van de wettelijke regeling die op dat moment bestond. Blz. 10-11.

(c) Hoewel de geldigheid van octrooien in de 18e eeuw vaak werd bepaald door Engelse rechtbanken, betekent dat niet dat inter partes review in strijd is met het "algemene" beginsel dat "het Congres geen zaken mag onttrekken aan de rechterlijke bevoegdheid die vanwege hun aard het voorwerp zijn van een rechtszaak naar gewoonterecht" (Stern v. Marshall, 564 U. S. 462, 484). Een andere manier om in die tijd een octrooi te annuleren – een verzoek aan de Privy Council om een octrooi nietig te verklaren – lijkt sterk op inter partes review. De partijen hebben niets aangehaald dat erop wijst dat de opstellers van de grondwet zich niet bewust waren van deze gangbare praktijk toen zij de octrooiclausule opstelden, of dat zij deze praktijk buiten het toepassingsgebied van de clausule hebben gehouden. In verband hiermee betekent het feit dat Amerikaanse rechtbanken van oudsher in dit land over de geldigheid van octrooien hebben geoordeeld, niet dat zij dat voor altijd moeten blijven doen. Zie post, op 8-10. Historische praktijk is hier niet doorslaggevend, omdat zaken die onder de doctrine van openbare rechten vallen, kunnen worden toegewezen aan de wetgevende, uitvoerende of rechterlijke macht. Ex parte Bakelite Corp., supra, op 451. Dat het Congres in het verleden voor de rechtbanken heeft gekozen, sluit niet uit dat het vandaag voor het PTO kiest. Pp. 12-15.

(d) Ten slotte leiden de overeenkomsten tussen de verschillende procedures die worden gebruikt bij inter partes review en procedures die doorgaans worden gebruikt in rechtbanken niet tot de conclusie dat inter partes review in strijd is met artikel III. Dit Hof heeft nooit een "looks like"-test toegepast om te bepalen of een uitspraak ten onrechte buiten een artikel III-rechtbank heeft plaatsgevonden. Zie bijvoorbeeld Williams v. United States, 289 U. S. 553, 563. Pp. 15–16.

(e) Deze uitspraak is beperkt. Het Hof behandelt alleen de grondwettigheid van inter partes review en de specifieke grondwettelijke bezwaren die Oil States in deze zaak naar voren heeft gebracht. De uitspraak mag niet verkeerd worden geïnterpreteerd als zou worden gesuggereerd dat octrooien geen eigendom zijn in de zin van de Due Process Clause of de Takings Clause. Blz. 16-17.

2. Inter partes review is niet in strijd met het Zevende Amendement.

Wanneer het Congres een zaak op correcte wijze toewijst aan een rechtbank die niet onder artikel III valt, "vormt het Zevende Amendement geen onafhankelijke belemmering voor de berechting van die zaak door een niet-jury-feitenrechter". Granfinanciera, S. A. v. Nordberg, 492 U. S. 33, 52–53. De afwijzing van het beroep van Oil States op grond van artikel III lost dus ook het beroep op grond van het Zevende Amendement op. P. 17.