USPTO geeft bijgewerkte richtlijnen voor het gebruik van door de aanvrager toegegeven stand van de techniek

Kathi Vidal, directeur van het Amerikaanse octrooi- en merkenbureau (USPTO), heeft onlangs een beslissing van de Patent Trial and Appeal Board (PTAB) gewijzigd met betrekking tot het gebruik van door de aanvrager erkende stand van de techniek (AAPA) in inter partes review (IPR)-verzoeken. AAPA is techniek die door een aanvrager in de octrooiaanvraag wordt aangehaald of beschreven, bijvoorbeeld door een technologie als "conventioneel" of "algemeen bekend" te omschrijven. Het gebruik van AAPA door een octrooiaanvrager in IPR-verzoeken is de afgelopen jaren geëvolueerd in het licht van beslissingen van het Federal Circuit en de eigen richtlijnen van het USPTO over dit onderwerp. De herzieningsbeslissing van directeur Vidal biedt nuttige verduidelijking over wanneer AAPA in een IPR-verzoek kan worden opgenomen en hoe het door de PTAB kan worden beoordeeld.

Evolutie van het gebruik van AAPA in IPR-verzoeken

Volgens 35 U.S.C. § 311 kan de "basis" van een IPR-betwisting alleen bestaan uit "stand van de techniek bestaande uit octrooien of gedrukte publicaties". Het bleef echter onduidelijk of AAPA überhaupt in een IPR-verzoek kon worden opgenomen en in hoeverre de commissie AAPA in overweging kon nemen en erop kon vertrouwen.

In 2020 publiceerde het USPTO, toen onder leiding van voormalig directeur Iancu, richtlijnen waarin werd gesteld dat AAPA geen stand van de techniek is volgens § 311 en dus niet als basis kan dienen voor een beroep op ongeldigheid.¹AAPA door de PTAB wel als bewijs kunnen worden beschouwd van de algemene kennis van een gemiddeld bekwaam vakman op het moment van de uitvinding^.2Hoewel AAPA dus op zichzelf niet als basis voor een IPR-verzoek kon worden gebruikt, was het wel toegestaan om AAPA in combinatie met andere octrooien of gedrukte publicaties in een verzoek op te nemen.³

De richtlijnen van het USPTO werden grotendeels overgenomen door het Federale Hof van Beroep in de uitspraak Qualcomm v. Apple.⁴De PTAB oordeelde dat AAPA in aanmerking kwam als een "octrooi of gedrukte publicatie" in de zin van § 311, aangezien AAPA voorkomt in een octrooispecificatie (namelijk het betwiste octrooi). In hoger beroep was het Federale Hof van Beroep het daar niet mee eens en oordeelde dat AAPA geen octrooi of gedrukte publicatie is en dus niet de basis kan vormen voor een betwisting van de geldigheid in een IPR-verzoek. Het Federale Hof oordeelde echter ook dat "aangezien de erkenningen van de octrooihouder over de reikwijdte en inhoud van de stand van de techniek een feitelijke basis vormen voor wat een deskundige op het moment van de uitvinding zou hebben geweten ... hieruit volgt dat AAPA op vergelijkbare wijze kan worden gebruikt in een inter partes review.^"5

In juni 2022 heeft USPTO-directeur Vidal bijgewerkte richtlijnen uitgevaardigd waarin wordt bepaald dat wanneer een IPR-verzoekschrift zich baseert op AAPA "in combinatie met een beroep op een of meer eerdere octrooien of gedrukte publicaties, deze toelatingen niet 'de basis' van de grond vormen en door de Raad in zijn analyse van de octrooieerbaarheid in aanmerking moeten worden genomen."⁶

Eerste en tweede definitieve schriftelijke beslissingen in Solaredge en daaropvolgende herziening

In de onderliggende zaak die aanleiding gaf tot de herziening door directeur Vidal, werden verschillende octrooien op zonne-energietechnologieën aangevochten in een IPR-verzoekschrift door Solaredge Technologies Ltd. (verzoeker). De verzoeker baseerde zich gedeeltelijk op de AAPA die in de specificatie van de octrooihouder werd beschreven. In 2021 heeft de PTAB, in overeenstemming met de USPTO-richtlijnen van 2020, haar eerste definitieve schriftelijke beslissing genomen, waarin zij oordeelde dat de AAPA ten onrechte de "basis" of "fundament" van het verzoek vormde. De PTAB oordeelde met name ook dat de indiener niet had aangetoond dat de AAPA in kwestie daadwerkelijk algemeen bekend was in de techniek, waardoor deze verder werd uitgesloten van behandeling door de PTAB.

De indiener van het verzoek verzocht om een nieuwe hoorzitting en in 2022 vaardigde de PTAB een tweede definitieve schriftelijke beslissing uit. Op basis van de tussentijdse beslissing in Qualcomm en de bijgewerkte USPTO-richtlijnen van 2022, heeft de PTAB haar eerdere beslissing herroepen en geoordeeld dat de AAPA wel degelijk deel kon uitmaken van het argument voor ongeldigheid, zolang deze niet "de basis" van het argument vormde.⁷De PTAB oordeelde dat de AAPA, wanneer deze in de ongeldigheidsanalyse werd meegenomen, hiaten in de andere aangehaalde stand van de techniek opvulde en de PTAB ertoe bracht alle betwiste claims ongeldig te verklaren.⁸De octrooihouder probeerde aan te voeren dat, aangezien de PTAB eerder had geoordeeld dat de verzoeker niet had aangetoond dat de AAPA daadwerkelijk "algemeen bekend" was in de techniek, de AAPA niet in aanmerking kon worden genomen. De PTAB oordeelde echter dat, aangezien de octrooihouder dit argument zelf niet had aangevoerd en in plaats daarvan een beroep had gedaan op de eerdere beslissing van de PTAB, het argument in feite was komen te vervallen.⁹

De octrooihouder verzocht om een precedent scheppende beoordeling door een panel van de tweede definitieve schriftelijke beslissing, maar directeur Vidal voerde in plaats daarvan een sua sponte- beoordeling uit. In de beslissing bevestigde zij dat de toepassing van de huidige 2022-richtsnoeren door de PTAB in overeenstemming was met de beslissing van het Federale Hof van Beroep in de zaak Qualcomm.

Het besluit van directeur Vidal keert echter ook het standpunt van de PTAB om met betrekking tot de vraag of de octrooihouder zijn recht heeft verspeeld om te betwisten dat de AAPA algemeen bekend is. Omdat de kwestie door de PTAB sua sponte in de eerste schriftelijke beslissing was behandeld, hoefde de octrooihouder het argument niet aan te voeren in reactie op het verzoek om herziening van de verzoeker. De octrooihouder had de gelegenheid moeten krijgen om het argument tijdens de herziening aan te voeren.

Afhaalmaaltijden

Volgens de huidige richtlijnen van het USPTO lijkt het erop dat potentiële uitdagers van octrooien zich kunnen baseren op AAPA om IPR-verzoeken aan te vullen. Potentiële uitdagers moeten echter terughoudend zijn in de mate waarin zij zich baseren op AAPA bij het aanvechten van een octrooi, en ervoor zorgen dat zij gedrukte octrooien of publicaties uit de stand van de techniek identificeren en gebruiken als belangrijkste basis voor elke aanvechting in een verzoek. Octrooihouders die worden geconfronteerd met een IPR-verzoek dat zich baseert op AAPA, moeten mogelijke argumenten overwegen om AAPA te diskwalificeren op grond van het feit dat het niet echt algemeen bekend was, in tegenstelling tot wat in het octrooi zelf wordt beweerd, en moeten zich bovendien afvragen of AAPA daadwerkelijk als belangrijkste basis voor een bepaalde betwisting wordt gebruikt.