Para encerrar 2019 e dar as boas-vindas a 2020 para os profissionais que lidam com questões relacionadas à Comissão de Julgamento e Recurso de Patentes (PTAB), os sócios da Foley Jeanne Gills, Steve Maebius e George Quillin discutiram os principais desenvolvimentos de 2019 num webinar realizado em 23 de janeiro de 2020.
A discussão incluiu:
Tendências e estatísticas de 2019
O número de petições de IPR apresentadas diminuiu em 2019. As petições de PGR diminuíram ainda mais, embora a partir do recorde histórico de 2018. As petições de CBM diminuíram quase completamente — o número mais baixo desde a aprovação da Lei America Invents — em antecipação ao fim da validade do caminho CBM em 2020. Nos últimos três anos, as PGRs quase duplicaram em proporção a todos os tipos de petições, mas isso pode ser devido a uma diminuição nas IPRs e a uma diminuição mais significativa nas CBMs. As taxas de instituição também diminuíram constantemente, talvez refletindo a exigência de instituição tudo ou nada da decisão SAS.
Supremo Tribunal Federal dos EUA sobre PTAB
Este ano, o Supremo Tribunal abordou o PTAB apenas num caso: Return Mail v. U.S. Postal Service, 139 S. Ct. 1853 (10 de junho de 2019). No caso Return Mail, o Serviço Postal solicitou uma revisão CBMda patente da Return Mail. O Tribunal decidiu, no entanto, que uma agência federal não é uma «pessoa»capaz de solicitar uma revisão administrativa pós-emissão da validade de uma patente ao abrigo da Lei America Invents Act. Ao fazê-lo, o Tribunal enfatizou que se aplica a presunção contra o tratamento do governo como uma «pessoa» na linguagem estatutária. Embora os efeitos diretos do caso possam não ser sentidos de forma muito ampla, uma vez que o governo federal apresenta muito poucas petições, ele destaca ainda mais uma tendência recente da Suprema Corte de alinhar a lei de patentes com outras doutrinas substantivas — o que alguns chamam de abordar não divisões de circuitos, mas«divisões de campo».
Questões constitucionais.
Várias decisões do Circuito Federal relacionadas com a PTAB implicaram questões constitucionais, incluindo a Cláusula de Nomeações, a Cláusula de Expropriação, a imunidade soberana e a legitimidade do Artigo III.- Arthrex v. Smith & Nephew, 941 F.3d 1320 (31 de outubro de 2019), deu início a uma série de discussões ainda não totalmente resolvidas quando o Circuito Federal decidiu que os juízes do PTAB foram nomeados em violação à Cláusula de Nomeações da Constituição, separou a aplicação das disposições de proteção ao emprego por justa causa a esses juízes e remeteu o caso para uma nova audiência perante um novo painel.
- O Circuito Federal concluiu que a aplicação retroativa dos direitos de propriedade intelectual às patentes anteriores à AIA não constituía uma expropriação em Celgene Corp. v. Peter, 931 F.3d 1342 (30 de julho de 2019).
- Além disso, o Circuito Federal decidiu no caso Universidade de Minnesota contra LSI Corp., 926 F.3d 1327 (14 de junho de 2019), que a imunidade soberana estadual não se aplica aos direitos de propriedade intelectual, harmonizando a lei nesta área com a imunidade soberana tribal nos termos da decisão de 2018 no caso Saint Regis Mohawk Tribe v. Mylan, 896 F.3d 1322 (2018).
- E, finalmente, o Circuito Federal continuou a explorar os requisitos para demonstrar a legitimidade dos concorrentes em recursos de IPRs nos termos do Artigo III — por exemplo, em General Electric v. United Technologies, 928 F.3d 1349 (10 de julho de 2019).
Mudança de estratégiaspós-SAS.
As consequências do caso SAS Institute contra Iancu, 138 S. Ct. 1348 (2018), continuam a ser sentidosnas decisões do Circuito Federal que implicam potenciais considerações estratégicas no PTAB. Por exemplo, no caso BioDelivery Sciences v. Aquestive Therapeutics, 935 F.3d 1362 (29 de agosto de 2019), o Circuito Federal decidiu que, como o PTAB tem poder discricionário inapelável para instaurar petições, ele não precisa instaurá-las mesmo após o reenviopós-SAS, mesmo que tenha anteriormente considerado razoável a probabilidade de que o requerente vença. Assim, mesmo para uma petição com alguns fundamentos fortes, se outros forem fracos, o PTAB pode negar a petição na íntegra, no interesse da eficiência administrativa. No que diz respeito à recusa discricionária, o PTAB também designou recentemente vários casos relacionados como precedentes, incluindo NHK Spring Co. v. Intri-Plex, IPR2018-00752 (PTAB 12 de setembro de 2018) (em que o estágio avançado do processo no tribunal distrital tornou o IPR ineficaz) e Valve Corp. v. Electronic Scripting Products, IPR2019-00062 (PTAB, 2 de abril de 2019) (em que várias petições de requerentes em situação semelhante pesaram contra a revisão).
Além disso, o advento do programa piloto de Moção para Alteração (MTA) do PTABsuscita considerações estratégicas adicionais.
Questões legais
Várias decisões do Circuito Federal afetaram aspetos estatutários do PTAB, incluindo considerações sobre a parte interessada real, fundamentos em decisões finais por escrito e o prazo de prescrição.
- Em AC Technologies v. Amazon.com, 912 F.3d 1358 (9 de janeiro de 2019), o Circuito Federal decidiu que o PTAB deve abordar cada fundamento da petição na sua decisão final por escrito. Nesse caso, o processo ocorreu no contexto de uma reconsideração pós-SAS, e certos fundamentos foram considerados na remessa, mas não na instituição. Mas a Comissão, observou o Circuito Federal, cumpriu o devido processo legal ao permitir a descoberta e informações adicionais sobre esses fundamentos.
- No caso Power Integrations v. Semiconductor Components,926 F.3d 1306 (13 de junho de 2019), o Circuito Federal decidiu que as relações entre as partes realmente interessadas (RPI) que surgiram após o registo, mas antes da instituição, devem ser consideradas para efeitos do prazo legal previsto no artigo 35 U.S.C. § 315(b).
- Além disso, em Game and Tech. Co. v. Wargaming Group, 942 F.3d 1343 (19 de novembro de 2019), o prazo prescricional não se aplicou, uma vez que o requerente não foi devidamente notificado devido a uma falha na notificação.
- De facto, como discutimos anteriormente, o prazo de prescrição tem sido um tema frequente ao longo do último ano no Circuito Federal e no PTAB, tendo o PTAB designado várias decisões relacionadas com o prazo de prescrição como precedentes. Além disso, o Supremo Tribunal está prestes a abordar o prazo de prescrição no caso Thryv v. Click-to-Call, discutido abaixo.
Painel de Opinião Precedentes da PTAB
O USPTO revisou recentemente os seus Procedimentos Operacionais Padrão, incluindo a criação do Painel de Opinião Precedencial (POP). O POP opera a critério do Diretor para decidir questões de «importância excepcional» para o PTAB, sendo os seus membros o Diretor, o Comissário e o juiz-chefe do PTAB. O POP tem poderes para (1) conduzir a revisão do Painel de Opinião Precedentista das decisões recentemente emitidas pela Comissão, (2) designar as decisões emitidas como «precedentistas» ou «informativas» e (3) retirar a designação dessas decisões para «rotineiras». A revisão do POP só está disponível por «recomendação», seguindo os procedimentos dos SOPs revistos do PTAB. O Circuito Federal está atualmente a considerar se o POP merece deferência Chevron no caso Facebook v. Windy City Innovations, n.º 2018-1400.
Em 2019, o PTAB designou 19 decisões como precedentes e 13 como informativas. Além disso, três decisões de revisão POP foram tomadas em 2019:
- Em Proppant Express contra Oren Techs, IPR2018-00914 (13 de março de 2019), o PTAB abordou a questão de saber se um requerente pode ser incluído num processo em que já é parte, incluindo a inclusão de novas questões após o prazo limite. O POP concluiu que tal inclusão não era proibida e estava ao critério do Conselho.
- Em GoPro, Inc. contra 360Heros, emc., IPR2018-01754 (23 de agosto de 2019), o PTAB abordou se a citação de uma petição alegando violação, quando a parte citante não tem legitimidade para processar ou a petição é de outra forma deficiente, desencadeia o prazo de 1 ano para o requerente apresentar uma petição nos termos do 35 U.S.C. § 315(b). O POP reverteu a política anterior do PTAB e, alinhando-se com a decisão do Circuito Federal no caso Click-to-Call, determinou que o prazo é iniciado nesta situação.
- No caso Hulu v. Sound View Innovations,IPR2018-01039 (20 de dezembro de 2019), o PTAB abordou o que é necessário para um requerente estabelecer que uma referência alegada se qualifica como uma «publicação impressa» na fase de instituição. Ao fazê-lo, o POP esclareceu o padrão de revisão relevante, o papel das provas pós-instituição, a ausência de presunção de que uma referência seja uma «publicação impressa» e o papel dos indícios.
Atualizações sobre a prática de julgamentos da AIA
Em julho de 2019, o USPTO publicou uma segunda atualização do Guia de Prática Judicial da AIA(a primeira atualização foi em agosto de 2018) e um guia consolidadoem novembro de 2019. As orientações incluídas na atualização de 2019 incluíram o seguinte:
- Fatores que podem ser considerados pelo Conselho ao determinar quando será concedida uma descoberta adicional ,
- A norma revista de interpretação de reivindicações a ser utilizada nos processos de IPR, PGR e CBM,
- A apresentação de provas testemunhais com uma resposta preliminar do titular da patente,
- Informações a serem fornecidas pelas partes caso haja várias petições apresentadas ao mesmo tempo ou aproximadamente ao mesmo tempo contestando a mesma patente,
- Moção para alterar a prática ,
- Fatores que podem ser considerados pelo Conselho ao determinar se deve deferir um pedido de junção,
- Procedimentos a seguir quando um caso é remetido, e
- Procedimentos para as partes solicitarem alterações à ordem de proteção padrão.
Elegibilidade do assunto
Em 2019, surgiram inúmeras questões sobre se o Supremo Tribunal Federal abordaria mais profundamente as questões de elegibilidade do objeto nos termos da § 101. Mas a recente recusado Supremo Tribunal Federal de três petições pendentesimplica que o Tribunal pode deixar essas questões de lado por enquanto. Em contrapartida, o PTAB tem usado os seus procedimentos de estabelecimento de precedentes para abordar a elegibilidade do objeto no USPTO. Em 2019, designou seis pareceresem recursos ex parte para tecnologias eletrónicas que aplicam a orientação § 101 revista em 2019 pelo USPTO. Ainda não se sabe se o PTAB aplicará de forma semelhante a orientação aos produtos das ciências da vida em 2020.
Casos a acompanhar em 2020
Existem atualmente poucos pedidos de certificação pendentes sobre questões relacionadas com o PTAB. O Supremo Tribunal abordará a possibilidade de recurso de decisões relativas a prazos em Thryv, Inc. v. Click-to-Call Technologies, LP, que foi julgado em 9 de dezembro de 2019; especificamente, o Tribunal decidirá se as determinações de prescrição que afetam a instituição são inapeláveis apenas porque 35 U.S.C. § 314(d) estabelece que a decisão de instituir um IPR é inapelável. Um caso do PTAB também foi concedido para revisão pelo Painel de Opinião Precedencial: Hunting Titan v. DynaEnergetics, IPR2018-00600, que questiona a capacidade do Conselho de levantar motivos de não patenteabilidade por conta própria.
