アメリカ発明法（AIA）の先願主義規定が発効した今、関係者は2013年3月16日以前に出願された特許出願について、先発明者としての地位を維持する方法を理解すべきである。
基本
出願は、その出願において提示されたすべての請求項の有効な出願日が2013年3月15日以前であり、かつ当該出願が同要件を満たす出願のみを優先権の根拠とする場合に限り、米国特許法35条102項及び103項の先発明主義の規定に基づき審査される。
詳細
米国特許法（AIA）は、新たな35 USC § 100(i)において「実効出願日」を定義する：
(i)(1) 特許又は特許出願における請求項に係る発明の「実出願日」とは、次のいずれかをいう。
(A) (B)が適用されない場合、当該発明の請求項を含む特許又は特許出願の実際の出願日。 または
(B) 当該発明について、第119条、第365条(a)項または第365条(b)項に基づく優先権の権利、もしくは第120条、第121条または第365条(c)項に基づく早期出願日の利益を当該特許または出願が有する最も早期の出願の出願日。
(2) 再発行出願又は再発行特許における請求項発明の実効出願日は、当該発明の請求項が再発行を請求した特許に含まれていたものとみなすことにより決定される。
新たに制定された米国法典第35編第100条(j)項も関連する：
(j) 「特許請求の範囲に記載された発明」とは、特許又は特許出願における特許請求の範囲によって定義される主題をいう。
危険地帯
米国出願人は、以下の状況において、AIAの先発明者主義規定に基づき、2013年3月15日またはそれ以前の優先日を有する米国出願（「AIA前出願」）を提出する可能性が最も高い：
- AIA前の仮出願に基づく非仮出願の提出
- AIA以前の出願に基づく一部継続出願の提出。
外国出願人は、以下の状況において、AIA（米国特許法改正法）に基づき、2013年3月15日またはそれ以前の優先日を有する米国出願（「AIA改正前の出願」）を提出する可能性が最も高い：
- AIA以前の優先権出願に基づくPCTまたは米国出願の提出
- 米国におけるパリ条約出願を、AIA以前の外国出願に基づいて提出する。
（これらは出願人が出願内容に新たな主題を追加することが多い状況である。新たな主題が追加されない場合、下記に概説する「時限爆弾」的状況を除き、リスクは低い。）
時限爆弾
AIA施行後の出願の大半は、AIA施行前の優先権出願（継続出願や新規事項を追加しないPCT出願・パリ条約出願など）と開示内容が同一であるため、優先権出願によって完全に裏付けられていることから、従来通りの先発明主義の適用対象となる。ただし、以下の2つの状況においては、そのような出願がAIAの先出願者主義の規定に該当する可能性がある。
- AIA後の出願における請求項が、AIA前の出願によって文字通り支持されている場合、当該請求項が有効な出願日を取得できるのは、AIA前の出願の出願時点では発明が実施可能でなかったが、技術進歩によりAIA後の出願の出願時点では実施可能となったためである。
- AIA後の出願において提示された請求項は、AIA前の出願に対して「新規事項」を構成するため、AIA後の出願日しか有効な出願日として認められない。
これらの状況は事前に特定・回避することが困難な場合があります。実施可能性や新規事項の問題は、審査官による審査中、第三者による当事者間レビューまたは特許付与後レビュー手続中、あるいは訴訟における相手方によって指摘されるまで明らかにならない可能性があります。 AIA後の有効出願日を有する請求項は、当該出願およびその優先権を主張する全ての出願をAIA下に移行させるため、請求項のみがAIA後の有効出願日を取得する権利を有すると遅れて判断された場合、特許ポートフォリオ全体に影響を及ぼす可能性がある。
継続出願への慎重なアプローチ
AIA下で継続出願（またはAIA以前の優先権出願と同一の開示内容を持つその他の出願）を意図せず提出するリスクを低減する一つの方法は、継続出願をAIA以前の出願の元の請求項と共に提出し、AIA後の出願の希望する請求項を、AIA後の出願が提出された後に後から提示することである。
この戦略は、前述の有効化の問題を回避できない可能性があるものの、AIA第3条(n)(1)項の効力発生日規定および新たな35 USC § 100(i)の解釈次第では、その他の新規事項の問題を回避できる可能性がある。
第100条(i)(A)項が、出願後に提示された請求項の「実効出願日」は、当該請求項が提示された出願の出願日であると規定すると解釈される場合、たとえ当該出願が請求項を支持しない場合であっても、 また、§3(n)(1)が、審査官によって新規事項を対象とするとして記載されなかった場合であっても、出願が「そのような請求項を現在含んでいるか、または過去に含んでいた」と規定していると解釈されるならば、出願後の請求項の提出は時限爆弾問題を回避できないことになる。
一方、§100(i)(A)を「出願書類が当該クレームを支持する場合に限り、審査過程で初めて提示されたクレームが当該出願の有効出願日を享受する」と解釈する場合、あるいは§3(n)(1)を「審査官によって記載されなかったため、当該クレームは出願書類に『含まれておらず』かつ『いかなる時点でも』含まれていなかった」と解釈する場合、この戦略は有用となり得る。 このような解釈の下では、出願時の出願書類によって裏付けられていない請求項は「実効出願日」を持たないか、少なくともAIAの先発明者優先規定の適用対象とはならない。 出願人は追加された支持されないクレームを取得したり異議申し立てに耐えたりすることはできないが、少なくとも他のクレームや後続の出願が先願主義法の対象となるリスクを回避できる。
米国特許商標庁による、先発明主義法に該当する移行出願の特定要件
米国特許商標庁（USPTO）の規則では、出願人は「移行」出願（2013年3月16日以降に実際の出願日を有するが、より早い優先日を有する出願）を特定することが求められており、 しかし、より早い優先日を有する出願であり、かつ、当該出願が「2013年3月16日以降に有効な出願日を有する発明の請求項を、現在または過去に含んでいる」旨の声明を提出することにより、先発明主義法の下で審査されることを求めるものである。 この声明は、USPTOウェブサイトで入手可能な新しい出願データシート（ADS）に記載される通り、同シート上で提供可能である。当該声明が提出されない場合、当該出願は先発明主義法に基づき審査される。