미국 발명법(AIA)의 선출원주의 규정이 시행됨에 따라, 이해관계자들은 2013년 3월 16일 이전에 출원된 특허 출원에 대해 선발명자 지위를 유지하는 방법을 이해해야 한다.
기본 사항
출원된 모든 청구항이 2013년 3월 15일 또는 그 이전의 유효 출원일을 가지며, 해당 출원이 동일한 요건을 충족하는 출원에 대해서만 우선권을 주장하는 경우에 한해, 해당 출원은 미국 특허법 제35조 제102항 및 제103항의 선발명주의 규정에 따라 심사될 것이다.
세부 사항
미국 특허법(AIA)은 신규 35 USC § 100(i)에서 "실질적 출원일"을 다음과 같이 정의합니다:
(i)(1) 특허 또는 특허출원서에서 청구된 발명에 대한 '실질적 출원일'이란 다음을 의미한다—
(A) (B)호가 적용되지 않는 경우, 해당 발명에 대한 청구항을 포함하는 특허 또는 특허출원서의 실제 출원일; 또는
(B) 해당 발명에 대해 제119조, 제365조(a)항 또는 제365조(b)항에 따른 우선권 또는 제120조, 제121조 또는 제365조(c)항에 따른 선출원일 혜택을 받을 수 있는 가장 이른 출원일.
(2) 재발행 신청 또는 재발행 특허에서 청구된 발명의 유효 출원일은, 해당 발명에 대한 청구가 재발행이 요청된 특허에 포함된 것으로 간주하여 결정한다.
새로운 35 USC § 100(j)도 관련이 있습니다:
(j) '청구된 발명'이란 특허 또는 특허 출원에서의 청구항에 의해 정의된 대상물을 의미한다.
위험 구역
미국 출원인이 AIA(미국발명법)의 선출원자주의 규정에 따라 2013년 3월 15일 또는 그 이전의 우선일자를 가진 미국 출원(“AIA 이전 출원”)을 제출할 가능성이 가장 높은 상황은 다음과 같습니다:
- AIA 이전 잠정 출원에 기초한 비잠정 출원 제출
- 미국 특허법 개정(AIA) 이전 출원을 기초로 한 부분계속출원(CIP) 제출
외국인 출원인이 AIA(미국발명법)에 따라 2013년 3월 15일 또는 그 이전의 우선일자를 가진 미국 출원(“AIA 이전 출원”)을 제출할 가능성이 가장 높은 경우는 다음과 같습니다:
- AIA 이전 우선권 출원을 기초로 한 PCT 또는 미국 출원 제출
- 미국 AIA 이전 외국 출원을 기초로 한 미국 파리 협약 출원
(이러한 상황에서는 출원인들이 종종 출원에 새로운 주제를 추가합니다. 새로운 주제가 추가되지 않는 경우, 아래에 설명된 '시한폭탄' 상황을 제외하면 위험은 낮습니다.)
시한폭탄
대부분의 AIA 이후 출원 중 AIA 이전 우선권 출원과 동일하게 공개된 내용(예: 신규 사항이 추가되지 않은 연속출원, PCT 및 파리협약 출원)은 AIA 이후 청구항이 우선권 출원에 의해 완전히 뒷받침되므로 선발명주의 법규가 계속 적용됩니다. 그러나 이러한 출원이 AIA의 선출원주의 규정에 따라 처리될 수 있는 두 가지 상황이 있습니다.
- AIA 이후 출원에서의 청구항이 AIA 이전 출원에 의해 문자 그대로 지원되는 경우, 해당 청구 발명은 AIA 이전 출원 출원일 당시에는 실시 가능하지 않았으나, 기술 진보로 인해 AIA 이후 출원 출원일 당시에는 실시 가능해졌기 때문에 AIA 이후 출원일로부터의 출원일자만 부여받을 수 있다.
- AIA 이후 출원서에 기재된 청구항은 AIA 이전 출원서에 비해 "새로운 사항"을 구성하므로, 오직 AIA 이후의 유효 출원일만을 부여받을 수 있다.
이러한 상황들은 사전에 식별하고 피하기 어려울 수 있습니다. 실시가능성 및 신규사항 문제는 심사관이 심사 과정에서 제기하거나, 제3자가 당사자간심리 또는 특허권부여후심리 절차에서 제기하거나, 상대방이 소송 과정에서 제기할 때까지 드러나지 않을 수 있습니다. AIA 이후 유효 출원일을 가진 청구항은 AIA 하에서 해당 출원 및 우선권을 주장하는 모든 출원 전체를 AIA로 이관시키므로, 청구항 하나만 AIA 이후 유효 출원일을 부여받을 자격이 있다는 판단이 늦게 내려지면 전체 특허 포트폴리오에 영향을 미칠 수 있습니다.
계속출원에 대한 신중한 접근
AIA(미국 특허법 개정안) 하에서 의도치 않게 연속출원(또는 AIA 이전 우선권 출원과 동일하게 공개된 다른 출원)을 제기할 위험을 줄일 수 있는 한 가지 방법은, 연속출원을 AIA 이전 출원의 원본 청구항과 함께 제출하고, AIA 이후 출원이 제출된 후에 원하는 AIA 이후 출원의 청구항을 제시하는 것이다.
이러한 전략은 앞서 논의된 '이행 가능성' 문제를 피하지 못할 수 있으나, AIA 제3조(n)(1)항의 효력 발생일 규정과 새로운 35 USC 제100조(i)항의 해석 방식에 따라 다른 신규사항 문제를 회피할 수 있을 것이다.
제100조(i)(A)항이 출원 후 제출된 청구항의 "실질적 출원일"이 해당 청구항이 제출된 출원의 출원일이라고 규정하는 것으로 해석될 경우, 비록 해당 출원이 청구항을 지지하지 않더라도, 그리고 § 3(n)(1)이 심사관이 신규 사항을 대상으로 하여 기재하지 않았더라도 출원서에 그러한 청구항이 "포함되어 있거나 포함된 적이 있다"고 규정하는 것으로 해석된다면, 출원 후 청구항을 제출하는 것은 시한폭탄 문제를 피할 수 없을 것이다.
반면, §100(i)(A)가 출원서에 해당 청구항이 기재되어 있을 경우에만 심사 과정에서 제시된 청구항이 출원일의 효력을 부여받는다고 해석되거나, §3(n)(1)이 심사관이 기재하지 않았다는 이유로 출원서에 그러한 청구항이 "포함되어 있지 않으며" "어느 시점에도" 포함된 적이 없다고 해석된다면, 이 전략은 유용할 수 있다. 이러한 해석 하에서는 출원 시 제출된 어떤 출원서에도 지지되지 않는 청구항은 "실질적 출원일"을 가질 수 없거나, 최소한 AIA의 선출원자 우선권 규정에 해당 출원을 적용받지 못하게 될 것이다. 출원인은 추가된 미지원 청구항을 획득하거나 이의 제기에 대해 이를 유지할 수는 없겠지만, 적어도 다른 청구항 및 후속 출원들이 선출원자 우선법 적용 위험에 처하는 일은 막을 수 있을 것이다.
미국 특허청(USPTO)의 선출원주의 법규 적용 대상 전환 출원 식별 요건
미국 특허청(USPTO) 규정에 따르면 출원인은 "전환" 출원(2013년 3월 16일 또는 그 이후의 실제 출원일을 가지되 그러나 우선권 날짜는 그 이전인 경우, 해당 출원이 "2013년 3월 16일 또는 그 이후의 유효 출원일을 가진 청구 발명에 대한 청구를 포함하거나 포함했던 적이 있다"는 취지의 진술서를 제출함으로써 선출원주의 법규에 해당함을 밝혀야 합니다. 해당 진술서는 USPTO 웹사이트에서 제공되는 새로운 ADS(출원 데이터 시트)에 명시된 대로 ADS를 통해 제출할 수 있습니다. 이러한 진술서가 제출되지 않을 경우, 해당 출원은 선출발주의 법규에 따라 심사됩니다.