Decisões ex parte da PTAB restringem rejeições por dupla patenteação do tipo óbvio
A doutrina da dupla patenteabilidade do tipo óbvio (OTDP) é um dos aspetos mais complicados da lei de patentes dos EUA. Decisões recentes do Circuito Federal abordaram questões específicas da OTDP, mas a tensão entre objetivos concorrentes dessa doutrina criada pelos juízes deixa muitas questões em aberto. A atual liderança do USPTO não propôs novas regras que alterariam a forma como o Corpo de Examinadores aplica a doutrina, mas as decisões ex parte da Comissão de Julgamento e Recurso de Patentes (PTAB) do USPTO parecem refletir uma vontade de manter os examinadores fiéis ao estado atual da lei.
As rejeições da OTDP exigem uma análise fundamentada
No caso Ex parte Mobile Tech, Inc., Recurso 2022-001034 (Controle de reexame 90/014.363) (decidido em 11 de fevereiro de 2022), o PTAB reverteu quatro rejeições OTDP em que o examinador não havia fornecido “uma explicação ... para substanciar a conclusão do examinador” de que as reivindicações em recurso eram óbvias à luz das reivindicações citadas. A ação do escritório forneceu um quadro de reivindicações alinhando as limitações das reivindicações, mas não abordou as diferenças textuais entre as reivindicações pendentes e as reivindicações citadas.
Ao reverter as rejeições, o PTAB explicou:
Quando, como neste caso, a rejeição do examinador não consegue (1) articular qualquer análise além de simplesmente citar a linguagem das reivindicações invocadas; (2) reconhecer as diferenças nessa linguagem; e (3) explicar por que essas diferenças seriam óbvias para técnicos normalmente qualificados, o examinador não estabeleceu dupla patenteação não estatutária neste registo. A rejeição é, portanto, errada apenas por esse motivo.
Patentes registadas posteriormente e com validade posterior não são referências OTDP adequadas
No caso Ex parte Baurin, Recurso 2024-002920, (Pedido n.º 17/135.529) (decisão proferida em 11 de novembro de 2024) (revisão negada em 18 de dezembro de 2025), o PTAB reverteu cinco rejeições OTDP que citavam patentes registradas posteriormente e com prazo de validade posterior como referências OTDP e reverteu uma rejeição OTDP provisória sobre um pedido pendente registrado posteriormente com uma data de registro de patente posterior, concluindo que as patentes/pedidos com prazo de validade posterior não eram referências OTDP adequadas.
O PTAB citou a decisão do Circuito Federal no caso Allergan USA, Inc. v. MSN Labs. Private LTD., 111 F.4th 1358 (Fed. Cir. 2024), para o princípio de que o objetivo da doutrina OTDP «é impedir que os titulares de patentes obtenham uma segunda patente sobre uma invenção patenteável indistinta para efetivamente estender a vida útil da primeira patente a esse assunto». O PTAB também considerou as decisões do Circuito Federal nos casos Gilead Sciences, Inc. v. Natco Pharma Ltd., 753 F.3d 1208 (Fed. Cir. 2014), e Abbvie v. Mathilda & Terrence Kennedy Institute, 764 F. 3d 1366 (Fed. Cir. 2014), e observou que, em ambos os casos, as reivindicações citadas tinham uma data de depósito e uma data de expiração anteriores às reivindicações em questão. Em contrapartida, as rejeições em recurso basearam-se em patentes concedidas a partir de pedidos apresentados posteriormente, com datas de expiração posteriores. Como não se enquadravam no paradigma da Allergan, as rejeições foram revogadas.
Numa reviravolta rara, o examinador apresentou um pedido de nova audiência, argumentando:
(1) a decisão da Comissão interpreta erroneamente a decisão do caso Allergan;
(2) a decisão da Comissão não é consistente com as orientações da USPTO estabelecidas nos §§ 804 e 804.02 do MPEP; e
(3) a conclusão da Comissão de que o risco de propriedade separada é «irrelevante»... não é apoiada pela jurisprudência nem pelas orientações do USPTO.
Um painel reconstituído do PTAB negou o pedido de nova audiência numa decisão de 2 a 1, com o novo membro do painel discordando. Quanto ao ponto (1), a maioria manteve a sua aplicação do Allergan e rejeitou as tentativas do examinador de limitá-la aos seus factos. Quanto ao ponto (2), a maioria discordou em alguns aspetos e enfatizou que o MPEP «não pode criar novas leis ou ignorar a lei». Quanto ao ponto (3), a maioria considerou que o risco de propriedade separada não justifica uma rejeição OTDP com base numa patente de referência inadequada.
As decisões precedentes forneceriam orientações claras
Embora essas decisões não sejam precedentes, entendo que a Ordem dos Advogados da PTAB solicitou ao diretor Squires que designasse ambas como precedentes. Isso proporcionaria orientações claras aos requerentes e examinadores e promoveria a consistência na análise dos pedidos sob essa doutrina complexa. Enquanto isso, os requerentes que enfrentam rejeições indevidas do OTDP podem apontar essas decisões como informativas e considerar a possibilidade de recorrer das rejeições mantidas à PTAB.
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